企业研发活动的专利风险及防范措施

随着知识经济的不断发展和逐步深化，企业对创新的需求也愈来愈迫切。企业研发活动是企业创新的基础手段，是企业通过创新获得高附加值产品、高利润的基石。了解《专利法》及相关法律规定，对提高研发活动效率和价值具有重要的意义。缺乏相关知识产权的风险意识，闭门造车，研发活动可能偏离方向而效率低下，或走进侵犯他人知识产权的泥潭，还可能出现专利权权属纠纷和商业秘密泄密风险。因此，企业在研发过程中，应当采取必要的措施，防范专利风险的发生。下面针对企业研发活动面临的专利风险谈谈个人的一些看法。

一、企业研发活动可能面临的专利风险及发生风险的法律依据

1、研发成果因无新颖性导致专利权不稳定

（1）研发的成果公开后才申请专利，导致获取的专利权不稳定和无法达到保护作用。该风险的法律依据是《专利法》第22条、23条关于新颖性的规定、《专利法》第62条现有技术或设计抗辩的规定、《专利法》第45条和《专利法实施细则》第65条专利权无效的规定。《专利法》第22条、23条关于新颖性的规定可以简单理解为:对于发明、实用新型或外观设计，在申请日前，如果有相同的技术或设计已经在国内外为公众所知，即已经公开，则无新颖性。因此，研发的产品上市、发表论文、产品推广、学术交流等都可能导致专利法意义上的公开。产品或技术在公开之后再申请专利，不符合专利法关于新颖性的规定（《专利法》第24条有例外情形）。可能的风险是，当发生专利侵权纠纷，专利权利人提起专利侵权诉讼，如果他人获得专利申请日前已经公开的证据，侵权方可以以此证据提出无效宣告请求，专利权存在被宣告无效的风险。而且根据现有技术抗辩制度，侵权方可以提出现有技术和现有设计抗辩，专利权人的诉求将不被支持。如果该专利有一定的市场价值，还存在任何人提出宣告无效请求的可能，无法达到维权的目的，研发活动成果的价值大打折扣。

（2）研发成果相对现有技术没有新颖性和创造性导致获得的专利权不稳定。

在研发前或研发过程中没有进行必要的检索和调研，研发活动的成果获得专利权后存在可能被宣告无效的风险。该风险的法律依据是《专利法》第22条、23条关于新颖性、创造性的规定、《专利法》第45条和《专利法实施细则》第65条。已经获得授权的专利权被宣告无效的理由很多，与研发活动有关的主要是在研发时没有进行必要的检索，最后研发出的技术方案或设计相对之前（申请日前）他人的技术方案或设计没有新颖性和创造性，这种专利在后续的侵权诉讼中，只要他人提出无效宣告请求，该专利权就可能会被宣告无效；如果该研发成果具有较大的市场价值，任何人都可能对专利提出无效请求。专利权一旦被无效，研发成果就拱手让与他人，使研发活动的价值归于无效，对企业来说是极大的浪费。

2、研发活动的侵权风险

研发活动本身没有侵权风险，但是研发成果转化成产品后，产品可能会侵犯他人的专利权。该风险的法律依据是《专利法》第11条、第59条、《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(2015年修正)第17条第1款、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第7条、第8条关于专利权保护范围的规定。目前很多研发人员对专利侵权的理解有误区，认为只要自己有专利权了，专利产品就不会侵犯他人的专利权。对于实用新型和发明专利，根据全面覆盖的判定原则，只要产品技术方案包含了与他人专利的权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，就会被认定为侵犯他人专利权。也就是说，企业自身有无专利与是否侵犯他人专利权没有必然关系。因此，在研发活动中，进行必要的检索和分析，绕开他人专利权保护范围，避免研发成果转化的产品侵犯他人专利权是非常重要的。

3、发生研发成果权属纠纷和发明人资格纠纷的风险

在研发活动中，实施研发活动的主体不一定是最终获取专利权的主体，因此，在获取专利时，如果没有明确申请权或专利权的权属问题，日后可能产生专利申请权或专利权权属纠纷；研发过程中，发明人和研发辅助人员的界限有时很模糊，因此，如果不处理好发明人的关系，不明确发明人，日后可能产生发明人资格的纠纷。这些风险的法律依据是《专利法》第6条、第7条、第8条、第9条、《合同法》第339条、340条和341条。

4、研发活动涉及的技术或相关信息泄密的风险

在研发活动中，包括立项、研究开发阶段的检索思路、检索结果、信息分析结论、竞争对手分析结论、研发方向、研发技术方案等是伴随研发活动产生的信息，这些信息直接影响企业的研发成果，甚至影响企业的经营战略，均具有商业价值。这些有价值的信息很有可能被员工带走或被他人抢先申请专利、或被竞争对手窃取、利用，或者泄密后被公开，进而产生专利风险，还可能产生经营风险。该风险的法律依据是《反不正当竞争法》第10条、《专利法》第9条、22条、23条。虽然《专利法》第24条对未经申请人同意而泄露的信息作了丧失新颖性的例外规定，但这对申请人的保护非常有限。

既然在研发活动中会有如此高的专利风险，那么如何防范风险呢？《企业知识产权管理规范》GB/T 29490--2013中有了明确的要求，通过系统的管理标准规范企业研发活动，可以有效地避免风险，具体的要求主要体现在以下标准条款中：

7.1获取

应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：

a) 根据知识产权目标，制定知识产权获取的工作计划，明确获取的方式和途径；

b) 在获取知识产权前进行必要的检索和分析；

c) 保持知识产权获取记录；

d) 保障职务发明人员的署名权。

8.1　立项

立项阶段的知识产权管理包括：

a) 分析该项目所涉及的知识产权信息，包括各关键技术的专利数量、地域分布和专利权人信息等；

b) 通过知识产权分析及市场调研相结合，明确该产品潜在的合作伙伴和竞争对手；

c) 进行知识产权风险评估，并将评估结果、防范预案作为项目立项与整体预算的依据。

8.2　研究开发

研究开发阶段的知识产权管理包括：

a) 对该领域的知识产权信息、相关文献及其他公开信息进行检索，对项目的技术发展状况、知识产权状况和竞争对手状况等进行分析；

b) 在检索分析的基础上，制定知识产权规划；

c) 跟踪与监控研究开发活动中的知识产权，适时调整研究开发策略和内容，避免或降低知识产权侵权风险；

d) 督促研究人员及时报告研究开发成果；

e) 及时对研究开发成果进行评估和确认，明确保护方式和权益归属，适时形成知识产权；

f) 保留研究开发活动中形成的记录，并实施有效的管理。

7.5　合同管理

加强合同中知识产权管理：

a) 应对合同中有关知识产权条款进行审查，并形成记录；

b) 对检索与分析、预警、申请、诉讼、侵权调查与鉴定、管理咨询等知识产权对外委外业务应签订书面合同，并约定知识产权权属、保密等内容；

c) 在进行委托开发或合作开发时，应签订书面合同，约定知识产权权属、许可及利益分配、后续改进的权属和使用等；

d) 承担涉及国家重大专项等政府支持项目时，应了解项目相关的知识产权管理规定，并按照要求进行管理。

7.6　保密

应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：

a) 明确涉密人员，设定保密等级和接触权限；

b) 明确可能造成知识产权流失的设备，规定使用目的、人员和方式；

c) 明确涉密信息，规定保密等级、期限和传递、保存及销毁的要求；

d) 明确涉密区域，规定客户及参访人员活动范围等。

对于7.1标准条款，研发活动中或研发活动后一般会形成一定的研发成果（研发失败或因其他原因终止研发除外），将这些成果及时形成知识产权是非常必要的。在获取知识产权前应当进行必要的检索，当检索结果显示该技术方案或设计没有新颖性和创造性，则应进一步进行开发；当检索结果显示该技术方案落入他人专利权保护范围，则进行避开他人专利的开发工作，通过这样的活动，可以获得既有新颖性和创造性的专利，又使得产品不会侵犯他人的专利权。对发明人资格进行界定，保障职务发明人员的署名权，可减少发明人资格的纠纷。

对于8.1标准条款，要求在立项前进行必要的检索和分析，通过对关键技术的专利数量、地域分布和专利权人信息的检索和分析，判断该项目的开发难度和开发价值，确定研发方向，同时确定竞争对手，为研发过程中监控竞争对手产品或技术趋势提供针对性的检索线索，并进行必要的风险评估，比如研发过程中可能出现的变化、研发方向改变可能产生的影响等，并将这些内容作为整体预算的依据，有利于研发活动的顺利进行，同时可提高研发活动针对性，降低摸索成本，提高研发效率。

对于8.2标准条款，要求在研究开发阶段对研发领域的知识产权信息、相关文献及其他公开信息进行检索，这种检索的目的是确定在研项目是否具有新颖性和创造性或者是否落入他人专利的保护范围，可及时调整研发策略，避免无效研发；对项目的技术发展状况、知识产权状况和竞争对手状况等进行分析，可针对性地研发，提高研发成果的价值；在研发过程中还要进行跟踪检索，这种检索可发现研发过程中相关技术或竞争对手的最新技术趋势或成果是否与在研项目相冲突，必要时及时调整研发策略，避免或降低知识产权侵权风险；督促研究人员及时报告研究开发成果，及时对研究开发成果进行评估和确认，可及时确定是否将研发成果形成一定形式的知识产权（如申请专利），以避免研发成果公开（如发表论文、产品推广、学术交流、产品上市等形式的公开）后才申请专利；保留研究开发活动中形成的记录，并实施有效的管理，这些记录除了为后续研发提供数据支撑外，还可以在日后发生知识产权权属纠纷时作为证据提供，或者结合已经公开的证据材料作为无效他人专利的证据。

对于7.5标准条款，与研发活动有关的合同主要有合作开发、委托开发、检索与分析、申请专利、职务发明等合同，标准要求在这些合同中订立知识产权权属条款，可有效避免或减少专利申请权和专利权权属纠纷。

对于7.6标准条款，在研发过程中，根据标准的要求将与研发活动相关的人员列为涉密人员，将与研发活动相关的信息列为涉密信息，设定保密等级和接触权限、规定保密等级，将研发活动所涉区域列为涉密区域、规定客户及参访人员活动范围，这些措施，从预防的角度讲，技术秘密或与研发有关的信息泄密的可能性会大大降低，降低专利风险的发生；从维权的角度讲，如果日后发生商业秘密侵权纠纷，所采取的这些措施可作为证据提供，提高诉讼胜率，提高惩治侵犯商业秘密行为的威慑力。

由上看出，《企业知识产权管理规范》全面、系统地规范了企业研发活动中与知识产权有关的行为，因此，实施《企业知识产权管理规范》或借鉴该规范的风险控制要求，采取符合标准要求的相应的措施，是企业防范研发活动的专利风险较好的选择，不失为一种捷径。