日前，美国知名运动品牌“New Balance”在国内市场遭遇商标侵权诉讼。4月21日，广州市中级人民法院对这起备受关注的商标权纠纷案作出一审判决。法院认为，New Balance在中国的关联公司——新B贸易（中国）有限公司（以下简称新B公司）因使用他人已注册商标“新B”，构成对他人商标专用权的侵犯，须赔偿对方9800万元。 一、案情摘要 原告周某是“B”、“新B”的商标专用权人。其中，“B”商标于1996年8月21日获准注册。原告在2004年6月4日申请注册“新B”商标， New Balance公司于2007年12月向商标局提出异议，认为原告涉嫌抄袭、模仿其“NEW BALANCE”商标并与其构成相似，要商标局驳回原告的商标申请。但2011年7月28日，商标局裁定异议不成立，周某最终获得了“新B”商标，商标专用期间为2008年1月7日至2018年1月6日。 1983年4月15日，New Balance同时获准在“鞋”类注册N商标、NB商标和New Balance商标, 2013年12月21日，New Balance公司获准注册 “新B”商标（注册号11263416），使用的类别为“广告、替他人推销”。 原告在取得“新B”商标后，随即于2011年7月向New Balance公司的国内子公司“新B贸易(中国)有限公司”提出了商标侵权之诉。原告认为，被告在市场推广活动中使用了“新B”字样，造成消费者对于原告和被告产品的混淆和误认，严重损害了原告的商标权益。 被告新B公司答辩称，2003年起，“新B”就作为New Balance商品的中文名称，被告没有将“新B”作为企业字号在商品上突出使用，属于善意使用，并非仿冒“B”商标。并主张其早在2003年就广泛使用“新B”销售商品，时间远远早于原告使用“新B”商标销售商品的时间（2007），且其使用方式没有使消费者或相关公众产生任何混淆，没有构成侵权。 一审法院认为，被告的运动鞋产品与原告“B”、“新B”注册商标核准范围内的“鞋(脚上的穿着物)”属于类似产品。被告明知未能规范地使用其企业名称，未善意地主动避免使用与他人的注册商标相同或相近似的标识，以避免相关公众的混淆、误认和市场无序，其对“新B”字样的使用行为，属于商标性使用，构成对原告“B”及“新B”注册商标的侵权。对于赔偿数额，一审法院认为依照《商标法》（2001年修订）第五十六条规定，认定在2011年7月-2013年11月，被告的净利润达1.958亿元，法院酌情按照被告获利的50%即9800万元，作为向原告的赔偿， 二、案例评析 （一）前提问题：本案应适用新商标法还是旧商标法？ 2013年修订的新商标法自2014年5月1起实施，《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释 》第九条规定，除本解释另行规定外，商标法修改决定施行后人民法院受理的商标民事案件，涉及该决定施行前发生的行为的，适用修改前商标法的规定；涉及该决定施行前发生，持续到该决定施行后的行为的，适用修改后商标法的规定。 本案的侵权期间是2011年7月至2013年11月，早于新商标法的施行日期2014年5月1日，所以本案应该适用修改前的法律，即2001年商标法及其配套法律法规。后文中会讲到，这对本案赔偿数额的确定意义重大。 （二）原告享有新B商标的合法性？ 这是一审法院总结的第一个争议焦点，但法院仅仅用了不足200字来讨论这个问题。 问题是：原告周某2004年才提出申请注册“新B”商标，但新B商标是否与New Balance商标构成近似？2001年《商标法》第28条规定，申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。也就是说，如果认定“新B”和“New Balance”构成近似（二者显然并不相同），商标局就应该驳回原告的注册申请。 新B商标是否与New Balance商标构成近似？根据2002年《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以下简称02年商标纠纷解释）第9条第2款的规定，商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。　　 从以上标准上看，认定新B和New Balance近似是有争议的。二者因为是不同的语言，所以外形上差别很大。有争议的是含义是不是相同。广州中院认为，新B既非New Balance的中文意译（新平衡），也非New Balance的音译名。但是，在翻译过程中，翻译方法的选择除了音译和意译，还可以二者交叉，考虑到翻译结果在中文语境中的传播效果，新B完全是New Balance的合理甚至是理想翻译结果。 那么，如果可以肯定新B是New Balance的合理翻译之一，是否可以认定为二者具有相似性？根据02年商标纠纷解释第10条的规定，认定商标相同或者近似按照以下原则进行：（一）以相关公众的一般注意力为准；（二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行； （三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。在2004年原告提出申请之前，Newbalance已经是世界知名的运动鞋品牌，在中国的知名度也相当高。根据被告提交的2003-2004年期间的38份报纸报道，，在2004年原告申请注册之前，被告就已经使用新B作为Newbalance的中文翻译（虽然不是唯一的翻译），考虑到被告品牌的知名度和中文译名在中国市场的宣传，在2004年时，公众完全容易将新B和Newbalance联系起来。因此，准许原告注册新B商标会导致公众对商品的来源产生误认和混淆。 并且，根据2001年《商标法》第31条的规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。如果在2004年以前新B作为Newbalance的中文翻译，已经有一定影响（当然会附带Newbalance本身的影响），就可以认为原告04年申请注册“新B”商标是恶意抢注，但这一点说服力相对有限。 此外，还有很重要的一点需要考虑。根据2001年《商标法》第13条第1款规定：就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。第2款规定，就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。 这两个条款是对驰名商标的保护，但仅从字面理解上看，漏掉了在相同类似商品申请注册商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标的情形。一般这种情况直接适用第28条：申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。但是，由于第28条仅仅用了相同或者近似，与第13条的复制、摹仿或者翻译在字面上还是有差。笔者认为，二者本质是相同的。第13条和第28条是配套使用的关系，认定相同或相似可以相互参照。也就是说，如果在相同类似商品申请注册的商标，是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，商标局也应该依照第28条的规定驳回申请，不予公告。 综合上面的理由，可以认定“新B”是与注册商标“Newbalance”近似，商标局应该驳回申请。由于商标局2011年已经裁定被告提出的异议不成立，因此依照现行《商标法》（2013年修正）第45条的规定：已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。即便本案原告不属于恶意注册，被告最晚也可在在2016年7月26日请求商标评审委员会宣告原告新B商标无效。 （三）被告对“新B”的使用行为是否侵犯了原告“B”、“新B”的商标专用权？ 最需要讨论的就是被告的使用行为是否侵权。一审法院认为：被告新B公司在其“天猫”旗舰店及“京东商城”旗舰店上销售商品时在商品图片下方的文字介绍中使用“新B”字样、 被告新B公司的分公司销售鞋类产品时，在销售小票中使用“新B”字样属于商标性使用、被告新B公司在其官方网站、新浪微博、宣传手册及视频广告中宣传商品时使用了“新B”字样均属于商标性使用。（判决第42-46页），进而认为被告侵犯了原告“B”和“新B”的商标专用权。 从法院认定的事实来看，笔者同意法院的判断，即被告新B公司已经超出了企业名称的合理适用范围，构成商标性使用。但是否可以就此简单的认定其构成侵权？恐怕不行。 1.被告是否构成对“新B”商标专用权的侵犯？ 根据2001年《商标法》第59条第3款的规定：商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。原告主张其在被告申请“新B”商标之前就对新B进行广泛适用，并在市场上长期宣传和推广已经为相关消费者所熟知，具有很高的的知名度和影响力，因而符合59条规定的在先使用权情形，但一审法院对此项抗辩未作任何回应，实在不妥。 就本案而言，被告对“新B”是否构成在先使用，需要审视以下三个事实： （1）被告新B公司于2006年12月经核准取得了“新B”的字号，早于原告“新B”商标专用权的起始时间2008年1月7日。（2）相关证据显示被告在2003年开始就使用了“新B”作为Newbalance的中文标示，并且由于Newbalance本身的名气使得其对“新B”的影响也比较大。（3）被告对新B的使用虽然超出了企业字号范围内，但是Newbalance本身是知名商品的注册商标，新B不是作为独立的商标，而是作为注册商标Newbalance的译名配套使用，这和将某个他人的注册商标直接用作商标性使用是不同的。 笔者认为，由于被告对新B的使用不是独立的商标使用，而是作为Newbalance的中文译名（后来又同时作为企业字号），使用日期又在原告申请注册“新B”商标之前，而且由于Newbalance本身的名气使得其对新B的使用产生了较大的社会影响，故应当认定构成《商标法》第59条的在先使用。原告无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。本案中，被告的商标性使用行为是否进行了明显的区别标识倒是个仁者见仁、智者见智的事情。依笔者之见，在宣传中，Newbalance与新B同时出现的场合应当视为已经做了区别标识，新B独立使用的，如果是商标性使用，可以视为没有适当区别标识，但是这种行为和普通的商标侵权也是不一样的，性质更轻，判赔金额应当更低。 2.被告对新B的使用有反向混淆注册商标“B”的嫌疑。 一审法院将B和新B放在一起讨论也是不合适的。对新B而言，被告主张在先使用权，在逻辑上能够自洽。但是这种主张无论如何无法适用于1996年注册的“B”商标。法院将二者混同起来讨论，是将复杂问题简单化了。如前所述，根据02年商标纠纷解释第10条的规定，认定商标相同或者近似按照以下原则进行：（一）以相关公众的一般注意力为准；（二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行； （三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。 综合本案的情形，被告对新B的使用有反向混淆注册商标“B”的嫌疑。诚如被告抗辩的那样，加个“新”字不意味着就一定是修饰词。但是否构成混淆，是相关公众的一般注意力为准的。尽管新是对new的意译，但加在注册商标文字“B”之前，确实可能造成公众把新B理解为“B”的新品牌。尽管新B是国际知名品牌的中文译名，而B只是中国没什么名气的小品牌，没什么知名度。但是禁止反向混淆制度恰恰是为了防止这种大鱼吃小鱼的情形，给小企业提供一把保护伞。法院由于没能讨论深入，在判决书中并没有讨论反向混淆问题，实际上这个问题对于还是很有讨论空间的，尤其是对原告而言，是个很有利的因素。 （四）关于赔偿数额的计算 本案的侵权期间是在新商标法生效之前，所以应该适用2001年商标法。依照2001年《商标法》的规定第五十六条第1款的规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。 2002年《商标纠纷解释》第13条的规定，人民法院在依据商标法第五十六条第一款的规定确定赔偿责任时，可以根据权利人选择的计算方法计算赔偿数额。所以法院在判决书中直接因为原告的要求而选择了以侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益为确定赔偿数额的依据。仅从法律规定上来说，这种做法是无可非议的。[1] 本案的真正问题在于，即便按照2001年商标法的规定，本案应该以侵权人侵权期间的侵权获利为依据，法院将侵权期间利润减半作为侵权获利的做法是严重不妥当的。法院认为，被告并未在产品本身上适用新B表示，而仅仅是在销售和宣传中使用新B来介绍和宣传，属于销售行为侵权，酌情确定赔偿数额为获利总额的一半即9800万元（含合理支出）。法院大致考虑了以下几点因素：第一，被告使用新B作为Newbalance的中文名称是恶意，新B不是Newbalance的唯一翻译，而且其对商标评审委员会的异议被驳回后依然使用新B作为标识，与B近似，与新B完全相同，极容易造成混淆；第二，被告在产品上使用Newbalance标识，但新B这一中文名称对于其进入大陆市场发挥了重要作用，故其赔偿责任与此相当；第三，被告宣传模式多样，影响大，侵权获利明显超出商标法规定赔偿额度。（参见判决书48-50页）尽管笔者已经把法院的8点理由梳理为三点，依然显得很模糊不清。唯一解释赔偿数额为什么是获利“一半”的理由便是第二点，即法院认为新B这一中文名称对于其进入大陆市场发挥了重要作用，所以赔偿责任应与这种作用带来的利润“相当”。从结果上看，法院认为新B这一中文名称对于Newbalance进入大陆市场发挥的作用接近一半（因为要除掉原告维权合理支出），但这显然过于专断了。 这涉及到如何理解和解释“因侵权所获得的利益”。从法理上，侵权获得利益就是违法利益，应该理解为比不侵权所多获得的那部分利益。如果假设苹果公司使用小米的商标卖手机的利润是100亿美金，而侵权使用小米的商标最后卖了10亿美金，苹果侵权所得利益就是负数，不应该以此为计算标准。也就是说，侵权行为的获益，所比较的对象是不侵权但采用合法替代措施，而不是不侵权也不采取任何替代措施。反映到本案中，在侵权期间，被告侵权获益的对比对象不是法院所认为的不使用中文名称的盈利、而是采用其他不侵权中文名称的盈利。Newbalance由于自身巨大的名气，即便全部采用英文销售，按照法院的观点也能获得一半多的盈利额，固然采用新B促进了盈利，但是新B采取不侵权的中文名——比如新平衡必然也可以获得巨额利润，这就使得侵权行为的获益没那么容易计算。本案中新B和B商标均不是知名商标，Newbalance却是世界级品牌，因为侵犯小品牌的商标权而获益的空间极小。 此外，即便按照法院的理解，被告侵权获益是采用中文名称“新B”相比于不使用中文名称而增加的获益，而不是比使用其他不侵权名称而增加的获益，9800万的认定额依然是十分随意而且偏高的。首先，中文名对于Newbalance的销售所起到的作用为什么是一半而不是其他数字，被告完全可以主张，Newbalance作为世界品牌，即便不起中文名称，Newbalance商标也比较容易理解，销售阻碍也不会那么大；其次，根据2002年《商标纠纷解释》第16条的规定，“人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。本案中，考虑到新B本身不是独立的商标性使用，而是与注册英文商标配套使用（作为中文名称）、作为企业字号和宣传之用，即侵权行为是建立在合理的需求之上的不合理扩张，而且新B商标本身的价值以及争议程度，判决数字着实有些偏高。 三、案件总结与反思：外文商标的中文译名保护 Newbalance商标侵权案虽然还没有结束，但案件的最大意义也许就在于提醒了人们关注外文商标的中文译名保护问题。 就外文商标而言，从法律上应分为两类，一类是已经在中国注册的外文商标；一类是未在中国注册的外国外文商标。先来看两个类似案例。外文商标的中文译名被其他公司注册从而引起纠纷的案例，在中国并不稀奇，比如“HERMES”案。“HERMES”及图形早在1977年便向我国商标局提出注册申请，此后被商标局核准在国内注册。但是，该品牌在大陆地区仅注册了“HERMES”商标，却没有注册中文的相关商标。2009年，爱马仕国际发现其商标中译名“爱玛仕”被广东顺德达丰制衣有限公司注册遂请求撤销时，被商标评审委员会拒绝，而后一审法院北京一中院判决维持商评委的裁定。 二审法院认为，“HERMES”提供的证据仅有部分证据形成在商标申请日之前，还有一些证据中相关媒体的报道行为发生在香港地区，不足以证明其未注册商标“爱马仕”或“HERMES”已为相关公众所知悉，因而无法证明争议商标违反了2001年商标法第13条，于是维持了一审判决。 在宝玑钟表有限公司与商标评审委员会关于“宝玑”商标异议复审行政纠纷案中，被异议商标“宝玑”由章某2004年7月向商标局申请注册，引证商标是宝玑公司于1991年在中国获得延伸保护的“BREGUET”商标，商标评审委员认为被异议商标“宝玑”与引证商标“BREGUET”二者并存使用时，不致使相关公众对商品来源产生混淆，因而不属于类似商标。一审法院北京一中院推翻了商评委的认定；二审法院认为，在案证据足以证明，在被异议商标申请日前BREGUET早已成为钟表行业的世界著名品牌，在中国也享有较高的知名度。“宝玑”商标在钟表等商品上作为引证商标“BREGUET”的主要中文译名，已为中国大陆地区广大消费者普通采用和接受，相关公众容易将“宝玑”和“BREGUET”联系起来，被异议商标“宝玑”与引证商标“BREGUET”构成《商标法》第28条的类似。综合这两个判决和前文的分析，对于已经在中国注册的外文商标的中文译名保护，可以得出以下结论： 第一，对于已经在中国注册的外文商标的中文译名保护，应该直接引用2001《商标法》第28条[2]（现2013年商标法第30条），而不是第13条；但笔者前文的分析表明，第13条的“复制、摹仿或者翻译”，可以作为判断第28条二者“近似”的标志之一； 第二，判断一个外文商标和中文商标近似，不要求中文商标一定是英文商标的唯一翻译，但至少得是合理的翻译； 第三，二者构成翻译上的对应关系不是认定为近似商标的充分条件，先注册外文商标所有人还需要证明，在中文商标申请注册日之前，相关公众已经能够将二者联系起来，从而导致如果该中文商标得以注册，会导致相关公众产生混淆。要证明这一点，英文商标所有人必须全力证明：①在中文商标申请日前，英文商标名气很大；②该中文作为英文的主要译名，并且为大众熟知。要证明这两点，中文商标申请日前的媒体报道、企业宣传和销售过程中使用中文译名的情况是必须的。 对于未在中国注册的外文商标，只能引用《商标犯》第13条的规定。除了要求未注册外国商标是驰名商标，其他基本上和已在中国注册的外文商标保护差不多。驰名商标的认定依据是《驰名商标认定和保护规定》（2003、2014修订）。 我国对于商标的保护实行注册制，未注册的商标只有在作为驰名商标时，才有相关保护，而一些国家或者地区对于商标的保护则实行使用制（美国）。这些不免导致外国企业没有注册中文商标的意识。要避免这类争议，最好把外文商标和对应的中文译名都注册了。