律师文集

杨曼铃律师
杨曼铃律师
福建-泉州
主办律师

试论我国商标专用权质押制度

商标法2020-03-16|人阅读

第一章 我国商标专用权的范围

明确“商标”的范围。《物权法》将出质商标的范围限定为注册商标,而《担保法》无此限定。2008年,中国驰名商标“某花”通过中国某银行山东省分行取得15亿银行质押贷款授信。可见,为繁荣商标质押市场,可对“商标”扩大解释,将具有财产内容且可转让的特殊商标纳入商标质押的范畴。

驰名商标指经有权机关认定为“驰名商标”的商标。驰名商标无须注册登记,即可享有法律保护。其与注册商标的最大区别在于是否存在“注册登记”这一前置程序。此种形式区别并不会改变驰名商标与注册商标相同的财产价值属性,将驰名商标作为质押物是无任何法律障碍的。

集体商标指以集体的名义注册,专供该集体成员使用的标志。防御商标指商标所有人在该注册商标核定的或类似的商品(服务)以外的其他类别的商品(服务)上注册的若干相同商标。联合商标指同一商标所有人在同一或类似商品上注册的若干近似商标。集体商标,防御商标、联合商标都属于注册商标,无疑可作为质押物,差别只在于商标所有者身份以及注册商标登记备案的数量。

证明商标指由对某种商品(服务)具有监督能力的组织所控制,由该组织以外的他方使用,用以证明该商品(服务)的原产地、原料、制造方法或者其他特定品质的标志。地理标志指标示某商品来源于某地区,该商品的特定质量、信誉或者其他特征,主要由该地区的自然或者人文因素所决定的标志。此两种特殊商标与商品(服务)特有的生产经营过程及商品(服务)提供者的个体价值存在牢固捆绑关系。为稳定商品市场秩序和保障消费者利益,虽然证明商标和地理标志蕴含巨大财产价值,从法律的价值目标考虑,其不宜作为质押物。

我国商标专用权包括注册商标的专有使用权、禁止权、转让权、许可使用权和续展权等。专有使用权即商标权人使用商标的权利。禁止权指商标权人禁止他人擅自使用其商标的权利。转让权指商标权人转让其商标的权利。许可使用权指商标权人许可他人使用商标的权利。续展权指商标权人申请延长商标保护期的权利。是否所有的商标专用权都可进行质押,我国法律并未明确规定。笔者认为,出质商标专用权,既可将以上五种权利作为整体出质,也可由质押双方合意约定出质标的的具体内容。按照以上各个专用权的不同内容,专有使用权,转让权和许可使用权这三个具有直接变现商标财产价值功能的主权利可单独作为质权标的,而禁止权和续展权此两个具备“防御性”的从权利要结合其他三个具备“主动性”的权利才能发挥其防止侵权、预防失权的作用。

第二章 我国商标专用权质押制度的法律困境

2.1相关立法滞后

我国商标权质押制度在立法存在缺失,无法顺利解决企业进行商标权融资时产生的法律适用问题。《担保法》和《物权法》规定的商标权质押内容存在冲突。《物权法》第二百二十三条第(5)项规定的知识产权质押范围的法律外延要广于《担保法》第七十五条第(三)项规定的范围。且《物权法》和《担保法》对质押合同的生效时间和方式存在矛盾。《物权法》规定质权于办理登记时设立,质押合同自成立时生效。《担保法》规定质押合同自登记之日生效。

我国商标权质押融资发展所必需的配套设施也亟须建设和完善,如商标权质押风险评估管理体系及中介机构管理规范等。这些规范和标准的缺失使我国商标权质押法律的可操作性降低,担保机构管理混乱,企银双方融资积极性低下。对于出质物的评估方法和标准,我国除2001年财政部颁布的《资产评估准则—无形资产》行政规章可一般适用外,其他法律均无具体法律规则可适用。

2.2 商标专用权质押合同之出质人主体资格问题

商标专用权质押合同准备过程中或签订后,质押合同出质人主体资格发生变更或争议,导致权责归属不明,债权人追责困难,危及质权实现。

共同注册同一商标的主体,共同享有和行使该商标专用权。除共同申请取得商标权,还包括合同或继承取得共有商标权。《物权法》规定,处分共有财产应经全体共同共有人同意。因此,共有商标权质押必须经过全体共有人同意,否则质押合同会因主体瑕疵而无效,导致债权实现困难。

在质押合同签订过程中,出质人与出质商标专用权的实际所有情况主要掌握在商标局等有关部门和出质人一方。质权人由于疏忽未到相关部门查询出质商标的登记情况以及经营和信用状况,而出质人又刻意隐瞒出质商标存在多个共同所有人的事实或冒充商标所有权人与质权人订立质押合同;共有商标专用权质权的设立需所有共有人同意,因此出质人的欺瞒将导致质押合同出质主体瑕疵,使质权的设立失去法律效力。此时债权无担保,债权人只能依借款合同要求债务人还债。

公司合并前的债权债务由存续的公司或新设的公司承继。若合并后的公司以合并前的公司或者分立后的公司以分立前的公司的商标权进行质押,商标权主体资格可能发生变更,造成商标权归属不明,质押合同出质主体混乱,损害债权人利益。特别是在公司分立中的新设分立的情况下,原公司主体会彻底灭失,产生新的公司主体。若存在分立前以原公司名义进行商标权融资谈判或已签订质押融资合同,按法律规定,分立后的主体会与分立前的原主体就债权债务及资产进行约定和分割,此情况下必会产生质押合同主体资格的变更,质权人若未查明情况,就可能遭遇商标权确权纠纷,影响质权设立和实现。

2.3 商标专用权灭失及争议风险

商标专用权灭失风险。商标法规定了若干注册商标注销和撤销事由:商标注册人应在商标有效期满前十二个月内依法办理续展手续;期满未办理手续的,其商标会被注销;商标注册人改变注册商标、注册人名义、地址等注册事项,且不改正的,商标局将撤销其商标;注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或无正当理由连续三年不使用的,可被申请撤销该商标。

商标权人在质押中仍占有商标专用权,否则注册商标可能因不使用被撤销,导致商标权消灭。因此在债权到期前,商标权人完全控制着商标专用权。商标权人疏于商标管理或无视债权人利益,商标权期满不续展,自行改变商标注册事项或无正当理由连续三年不使用商标,造成商标被注销或者撤销,质押标的灭失,质押合同无法实现。

商标专用权争议风险。与专利和商标有关的知识产权案件在受理中占最大比重,专利及商标授权确权类行政案件增幅明显。商标案件增幅较大,商标行政案件数量在2015年大比例增长,商标近似和商品类似判断、在先权利保护等法律问题居主导地位。可见,商标侵权与认定,商标“抢注”,商标转让与许可使用等问题只会继续大幅增加。因此,当质押关系建立,作为出质标的的商标权有面临权利争议或遭受侵权的可能。若商标权人在争议案件评审、司法诉讼中消极履行义务或未及时行使权利,必会造成出质商标价值下跌甚至灭失。

2.4 商标专用权质押之信用及实现问题

2.4.1质权人承担的信用风险

我国商标权质押采登记生效主义,无需交付权利凭证,以便于商标权人能够继续使用,使商标保值增值。这无疑是为了保障质押双方利益,但质权人仍多承担一层法律风险。我们无法完全排除出质人存在恶意的可能性。因此,在质权人未占有权利证书的情况下,一旦出质人利用权利证书做出有损出质商标价值的行为,如商标专用权人的不良经营或者违规操作导致商品质量与商誉贬损,作为质权的商标专用权的价值便会遭到损失。债权人仅能就该质权的残存价值受偿,不足的部分只能通过其他方式补足。

商标使用许可合同的备案只具对抗效力,不具生效效力,商标权人完全有可能擅自将出质商标许可第三人使用。此时出质商标的价值还受质权人未知的第三方掌控,出质商标价值不稳定性加剧。且质权人有权收取质物所生孳息。质权人有权收取商标权人因商标许可使用协议获得的许可使用费。若商标权人欺瞒,质权人便无法获得此应得的法定收益。

2.4.2 担保机构的缺陷

相比银企双方直接进行商标权融资,从控制风险的角度出发,银行更多选择由担保公司作为第三方对企业进行担保。担保公司一般通过向企业收取额度为担保贷款额的3%至5%的担保费用实现盈利。几乎所有小型担保公司都面临资金链脆弱的问题。这不仅推动担保公司追求更大资金利润,还加剧了此种第三方担保责任的资金风险。许多担保公司存在超杠杆运作。若一笔大业务出现问题,担保公司就可能倒闭。担保机构担保责任余额一般不超过担保机构自身实收资本的5倍,最高不超过10倍。然而担保公司担保倍数超过10倍警戒线是业内常态。由于缺乏明确监管,诸多担保公司为追求更大利益而突破杠杆比例。

担保公司为促成银企融资合作,极可能采取欺骗,隐瞒,虚构等手段帮助企业获得银行贷款,导致银行损失。将担保行业异化为套取银行资金工具的华鼎系担保公司,利用其为企业向银行贷款提供担保资格的便利条件,伙同142家企业,夸大虚构用款需求和贷款用途,向中国银行等7家银行骗取贷款约9.28亿元,于2012年资金链断裂。华鼎系高达85亿的在保余额席卷了绝大多数商业银行,1200多家企业受波及。

银行对担保公司的财务状况和失信问题缺少全面谨慎的调查研究,也有不可推卸的责任。

2.4.3 商标权质押实现困难

注册商标受让人应保证使用该商标的商品质量。可见为保证商品质量,商标权受让主体只能是与受登记的商品范围属于相同或相关行业的生产经营者,这样便缩小了商标权受让主体范围。作为质权人的金融机构并非商品经营企业,无法直接受让出质的商标权,又缺乏成熟的无形资产交易市场,导致金融机构变现质权的成本较高。

第三章 我国商标权质押制度法律困境的对策研究

3.1健全法律制度及其配套规范,提高法律适用性

明确规定我国商标专用权质押制度各法律要素的内涵和界限。确定我国商标专用权质押制度中出质商标以及出质商标专用权的范围,明确各类商标和商标专用权的适质性,界定商标专用权出质人的范围。这些关于我国商标专用权质押法律的模糊处可先在现有法律规定基础上,通过拟定相关司法解释进行明确阐释和细节补充。待我国商标质押融资市场发展到较大规模,产生充足的商标质押典型案例以供司法研究和规律总结时,则可以考虑出台专门的商标专用权质押融资部门法。

加强现有法律衔接,减少法条冲突以提高法律严谨性。对于目前《担保法》和《物权法》的矛盾处,若不能根据“新法优于旧法”的法律适用方法解决,则可由司法部门出台相关司法解释暂解燃眉之急。

建立具备操作性的商标权质押评估标准和评估办法。我国现有商标权质押评估规则较宽泛,未给予评估机构和质押双方明确指导。澳大利亚1998年建立的不隶属于任何组织机构的澳大利亚资产学会,财政自主独立,负责会员培训、规则制定与信息共享。我国可借鉴其先进的商标权评估制度,规范我国商标权质押评估市场。

我国各地知识产权担保融资市场发展差异大,因此,各省市可根据本地商标权质押具体情形,在国家建立了全国统一适用的质押评估体系的基础上制定更细致的适应各区域经济发展情况的省市级商标权质押评估方法和规则。

3.2解决商标专用权质押合同之出质人主体资格问题,保障债权人合法利益

对同一商标专用权可能存在共同所有人的情况,质权人在签订质押协议前,应到商标局查询质押商标所有权状况或查看权利证书,若存在多个共同所有人,质押协议需经全部共同所有人同意方可生效。对于未到商标局进行登记的非注册商标,质权人若担忧出质商标的权利主体情况,可到工商局查询商标核准的商品(服务)注册经营状况或者要求出质人提供担保。

质押合同订立后,原公司法人主体消灭,产生新公司法人。此时,原质押合同出质主体消灭,若出质商标由新设分立的公司继承,出质人自然换为新公司;若新公司不承认出质商标,或者在原公司主体消灭过程中,出质商标失去法律效力,则存在出质主体和出质商标灭失的双重风险。为保障债权,质权人可参考债权提前到期制度,无论债权是否到期,当出质公司主体或出质商标存在极大灭失可能性时,质权人可申请债权提前到期,要求债务人提前偿还债务或者转移出质商标所有权以实现质权。

3.3 督促商标权所有人及时行使权利,降低商标专用权灭失及争议风险

针对商标权人期满不续展,可建立商标续展预报制度及时通知商标权人进行商标续展工作;也可委托商标管理机构或商标管理人实施商标管理工作。对商标权人自行改变商标注册事项以及商标权人连续三年不使用商标的情形,可设立商标预警机制,向质权人及其他利害关系人发布预警信息。

通过国家机构在商标权争议评审及侵权诉讼中强制商标权人行使权利履行义务,例如强制商标权人到场,启动强制执行机制,在侵权诉讼中给予质权人无独立地位的第三人身份等举措,保证案件顺利进展。

可借鉴美国司法判例中的“质权人起诉权制度”。美国高等法院1891 年的Waterman v. MacKenzie案例明确论证并赋予质权人对专利侵权案件的起诉权。质权人可自己提起诉讼,不依赖专利权人采取行动或诉讼后获得的赔偿金来实现质权。同样,在商标争议评审和侵权诉讼中,可赋予质权人独立的申诉权和起诉权,减轻商标权人的消极影响。

3.4完善商标权质押市场的信用,依法提高质权实现率

提高商标权人和担保公司的违法成本的同时保持经济市场自由,拓宽质权实现渠道,降低质权实现难度。

质权人除了通过和出质人或担保人约定违约金,定金,赔偿金等责任条款来提高其违约成本,还可通过中国人民最高法院网站查询失信人员名单以了解出质人和担保人的信用状况。

建立法院,银行,企业,担保公司,保险公司多方商标权质押担保机制。保险公司可针对不同法律主体开发专门险种,如质押评估险,质押商标侵权险,出质商标权灭失险和质权变现险等。法院可引进担保机构和保险机构参与质权执行阶段,加快质权实现效率;还可尝试在法院执行渠道外,允许当事人自行采取执行手段。例如,美国规定债务人必须将质权的许可收益直接打到银行或贷款公司指定的账户。

建立灵活自由且设施齐全的商标交易市场,使非相关商品服务主体可凭借出质商标寻找合适的企业买家实现质权

本页面内容信息由律师本人发布并对信息的真实性及合法性负责,如您对信息真实性及合法性有质疑,请向法律快车投诉反馈。
律师文集推荐