在先权利与专利技术的先用权

案例一：专利技术的先用权

但律师： 　　我是一家化工企业的生产管理人员，我们在生产实践中，结合我们的生产实际，对某型无磷净水剂进行了适当改进，使用效果很好。不料前几天我们公司收到某化工研究所的函，说我们所用净水剂侵害了其专利权，要求我们支付专利使用费。我们感到很冤枉。因为我们在2003年已经完成对该净水剂的改进并投入使用至今。而该研究所是在2004年对此提出专利申请，到今年5月份才获得专利授权，如今其反过来要求我们支付专利使用费，这合理吗？　　邱先生 　　陈先生： 　　你好！你所说的情况是专利先用权的问题。所谓专利先用权，是指在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备的在先使用人，可以在原有的范围内继续制造使用该专利而无须支付任何费用的权利。《专利法》第六十三条规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的不视为侵犯专利权。专利先用权的成立应当具备下列条件：1、时间，在先使用行为必须是在该项专利的申请日或优先权日以前已经发生或者存在；2、合法性，先使用人所使用的发明创造必须是独立完成或者合法获得的且应与专利权人无关，以非法途径得到的发明创造不能产生优先权；3、在先使用的事实，即先使用人必须在他人专利申请日前至少已经做好了制造或者使用的必要准备；4、使用范围，先用权的制造或使用行为，只限于原有的范围之内，不得扩大使用范围。 　　如确实如你所说，你单位在研究所申请该专利或对此提出优先权要求之前早已独立开发并使用该专利产品，符合专利先用权的条件，依据《专利法》的规定，属于“不视为侵犯专利权”的情形，没有必要向其支付专利使用费。

案例二：商标在先权利

在先权利，是商标法的术语，是指：在注册商标申请人提出注册商标申请以前，他人已经依法取得或者依法享有并受法律保护的权利。

　 第一、.对在先商标权利的保护

　　《商标法》所保护的在先权利是指在商标申请注册之前即已存在并合法有效的权利。同时，当出现不同主体在相同类似商品上同日申请相同近似商标，以及以不正当手段抢先申请注册他人使用在先并有一定影响的商标等情形时，《商标法》亦对在先使用商标提供保护。因此，对商标的在先使用虽然不能形成严格意义上的权利，但在特定情形下也可成为《商标法》所保护的准权利。本文拟从纵横比较的角度评述《商标法》对在先权利(含在先准权利)的保护，并对《商标法》第三十一条的理解与使用发表管见。 纵向比较——对在先权利的保护条款有效补充了注册原则与申请在先原则

　　2001年修订的《商标法》第九条规定：“申请注册的商标，应当具有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。”从立法技术层面上看，第九条置于总则部分，具有基本原则的意义，起到宣言作用。而对在先权利的具体保护措施则在之后的第十三、十四条(驰名商标保护条款)、第二十八、二十九条(保护在先注册、在先申请、及在同日申请的特殊情况下在先使用商标的条款)以及第三十一条(保护其他在先权利及制止不正当抢注条款)中予以细化，体现了由抽象到具体、由一般到特殊的立法技术。从内容上来看，第九条的原则规定与之后的具体保护措施基本上涵盖了驰名商标的保护、商标权之外的其他权利以及未注册商标的保护等问题，使绝对奉行注册原则与申请在先原则可能导致的利益失衡得到了有效的弥补，这在立法上是一个明显的进步。

　　第二、 保护在先商标权

　　《商标法》第二十八条规定，与在先注册商标相冲突的申请注册商标，应予以驳回。在特定情形下，即出现不同主体在相同类似商品上同日申请注册相同近似商标的，应初步审定在先使用人之申请注册商标。此特定情况下的使用在先原则是对申请在先原则的有效补充，为1982年以来的商标立法所一直坚持。

　　新《商标法》第十三、十四条关于保护驰名商标的规定则更具有划时代的意义。驰名商标是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。这主要是从事实状态的角度进行的描述。从法律制度的层次上讲，驰名商标不是指任何特定的商标，而是满足一定条件的商标均可能获得的一种特别保护，是对一般商标保护制度的补充。

　　第三、对第三十一条的理解与适用

　　《商标法》第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。前文已述，该条规定在内在逻辑、文字表达等方面尚有可商榷之处，但所谓瑕不掩瑜，这些缺憾并不能抹杀它在《商标法》保护在先权利体系中发挥的重要作用。

　 1、保护其他在先权利

　　《商标法》第三十一条的前半段，并未使用“其他”二字，结合第九条及其他相关条款可以推断，此处的在先权利应当不含在先的商标权。同时，这里没有对在先权利的内容进列举，只作了概括性的规定。

　　国外商标立法大多列举了在先权利的种类，例如：《欧洲共同体商标条例》对“名称权、肖像权、版权和工业产权”进行明确的保护。”德国《商标和其他标志保护法(商标法)》保护的在先权利范围是“1、名称权；2、肖像权；3、著作权；4、植物品种名称；5、地理来源标志；6、其他工业产权”。…《法国知识产权法典》规定，“侵犯在先权利的标记不得作为商标，尤其是侵犯：1、在先注册商标或保护工业产权巴黎公约第六条之二所称的驰名商标；2、公司名称或字号，如果在公众意识中有混淆的危险；3、全国范围内知名的厂商名称或标牌，如果在公众意识中有混淆的危险；4、受保护的原产地名称；5、著作权；6、受保护的工业品外观设计权；7、第三人的人身权，尤其是姓氏、假名或肖像权；8、地方行政单位的名称、形象或声誉。”

　　2、从我国商标注册工作的实践来看，申请注册商标可能损害的其他在先权利主要有以下类型：人身权(包括肖像权、姓名权)；商标权之外的知识产权(包括著作权、专利权、厂商字号权等)。

　　(一)肖像权 　(二)姓名权　　(三)著作权　　(四)专利权　　(五)厂商字号权

　　第四、如何认定在先使用商标具有一定的影响

　　首先需要讨论的问题是他人在先使用商标是否必须在我国在先使用。《商标法》对此无明确规定。考虑到商标保护的地域性，以及我国《商标法》的基本原则，应当将在先使用的范围限定于我国。如其不能提供在我国的在先使用证据，则很难通过第三十一条获得保护。

　　其次，该在先使用商标应当是已具有一定的影响。所谓一定影响，是指该商标已在一定地域被一定的人群所知晓。他人商标如仅仅是使用在先，而不具有一定的影响，则难以适用第三十一条。当事人可从以下方面着手准备其商标具有一定影响的证据：A、在先使用商标持续使用的时间；B、知晓该商标的相关消费者所处地域范围的大小；C、同行业者的认知程度；D、在先使用人对该商标的宣传力度等。商标局、商标评审委员会或者人民法院在案件审理过程中可以参照驰名商标的认定标；隹(显然不能按照驰名商标那么高的条件)来认定在先使用商标是否已具有一定影响，同时根据案件的具体情况进行综合考虑，决定是否适用第三十一条。

　 第四、在先权利的自我保护方法

　　近来，经常可以在媒体上看到某类商品外观设计专利权与另一类产品商标权发生冲突的消息。专利权和商标权并不存在完全意义的相互侵权行为，因为必然有一个在先权利存在。从时间顺序看，如果申请的专利在商标之后，则专利不具有新颖性；如果商标申请在后，则商标权与在先权利冲突，为无效的商标。这具体要看到底是谁在模仿和抄袭，因此，重要的是分析在先合法权益的获取。

　　在先权利的证明，最终还是要依据企业所能提供的强有力证据。因此，企业为保护自身权利，最好在申请商标或者专利时，提前做好版权登记，或者使用底稿、证人等，以更多的证据说明其在先权利。企业申请商标的时间需要1～ 2年，而获得外观设计专利一般为6个月，甚至更短。在时间上看，商标权利人相对处在劣势。但是，商标初审证明仅是在先权利证据之一。在外观设计专利获得前，若已经使用该图形、文字及立体形状设计，在没有获得商标权时，也可以从版权的角度维护自身权利。

　　商标注册不得侵犯在先权利有5年的时效。因此，当外观设计专利被他人注册为商标时，5年内必须及时主张自己的在先权利，否则两者只能共存。当商标被抢注为外观设计专利时，虽没有时间限定，但也要及时保护企业在先权利，随时发现随时撤销其专利权。