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孙晓敏律师
孙晓敏律师
吉林-长春
主办律师

专利侵权诉讼,你准备好了吗?

专利法2008-09-24|人阅读

编者话:随着我国市场经济的迅猛发展,社会经济总水平不断提高,各类诉讼量也相应地逐年提高,前些年非常少见的专利侵权诉讼,这几年也不断增加,特别是国外企业对自己知识产权保护力度增加,在中国申请了大量的专利,随之而来的专利纠纷,特别是涉外专利纠纷也日益增加,作为国内企业,怎样更好地应对专利侵权诉讼,保护自己的合法权益,这个问题也已经到了刻不容缓的地步了。

案例:2004年7月6日,某A以B公司制造的编织机侵犯了其实用新型专利权为由,向长春市中级人民法院提起诉讼,要求B公司承担侵权责任,立即停止侵权,并赔偿损失人民币10万元。B公司在接到法院传票后,立即向本所专业律师进行了咨询。B公司提供了一份材料,是C公司向吉林省延边朝鲜自治州知识产权局递交的一份《声明》。根据该声明可知,原来,早在2002年,某A就以C公司侵犯上述实用新型专利权为由向延边州知识产权局提出申请,要求对C公司侵犯其专利权进行处理,之后,C公司递交了上面提到的《声明》,说明在1998年某A向国家知识产权局专利局提出该项实用新型专利申请之前,C公司已经用此技术开始生产编织机,因此,C公司对该项实用新型专利享有先用权,并且在2000年,陈某曾在某杂志上刊登了一篇文章,对该项技术进行了详细的说明,而某A是在2001年才提出该项专利申请的,因此,其专利已经丧失新颖性,应为无效专利。后某A与C公司双方达成和解,某A撤销其申请。根据B公司提供的材料,律师提出本案中某A持有的实用新型专利权应为已经丧失新颖性,B公司产品是利用公知技术进行的生产,并不侵犯某A的专利权,律师同时建议B公司应在答辩期内向国家知识产权局专利复审委员会提出该项实用新型专利权无效申请,同时律师建议B公司尽快进行调查获取第一手资料。

B公司遂委托律师代理本案,律师首先调查第一手资料,包括刊有陈某文章的杂志原件,以及延边州知识产权局当年某A申请对C公司进行处理的有关档案材料,以及B公司自己产品原件。

在答辩期内,律师即以B公司名义向国家知识产权局专利复审委员会提出该专利无效的申请。同时,在一个月内,向国家知识产权局复审委递交了前面调取的材料。

专利复审委受理了B公司的无效专利申请后,律师又向长春市中级人民法院申请本案中止审理的申请。2004年12月,某A向B公司就专利无效案提出和解,B公司同意和解。B公司撤销对某A专利的无效申请,同时某A也撤销对B公司的侵权诉讼。 2005年2月,B公司收到了长春市中级人民法院送达的同意某A撤诉的民事裁定书。

律师点评:随着我国专利制度的进一步发展以及我国加入WTO后,外国公司在我国申请专利数量的逐年增加,以及近几年,外国公司向国内企业提起专利侵权诉讼的增加,专利侵权诉讼,已经来到我们的面前,国内专利权人也开始运用法律武器来保护自己的专利。

但本律师认为,作为专利权人,特别是实用新型专利权人,应慎重对待自己的权利。由于我国实用新型专利申请采用格式审查加明显实质性缺陷审查原则,并不像发明专利进行实质审查,因此,其专利权的状态是非常不稳定的。这也是为什么人民法院要求实用新型专利权人在提起专利侵权诉讼时,要求提交国家知识产权局出具的检索报告的原因。所以,律师建议,对于专利权人,如果发现他人正在侵犯自己的专利权,首先要了解一下自己的专利技术是否是稳定的,否则,一旦提起诉讼,或被对方申请无效而被无效掉,或因对方提出非常有利的证据而不能保护自己的主张。另外,专利权人及(或)利害关系人在提起专利侵权诉讼时,应当提交充足的证据,包括:第一,对方实施了专利法第11条规定的行为,侵犯了自己的专利;第二,对方采用的技术或制造的设备落入了我方专利权的保护范围;第三,对方不存在法律规定的免责条款;第四,没有超过诉讼时效;第五,如果造成了损失,对于损失的计算要有根据,包括最高人民法院规定的几种损失的计算方法,要有切实的证据证明。

对于被起诉要求追究侵权责任的被告来说,应该怎样应对呢?

律师认为,首先,必须是积极应对,而不是消极抵抗。因为,有一句话,任何事皆有可能。对方作为原告的身份提起了诉讼,但不代表原告一定胜诉,因为,诉讼的结果存在多种可能性,包括但不限于程序方面如证据未按时举证丧失举证权利、未在规定期限内提交有关申请而被予以驳回等,在实体方面,证据的有效性、关联性、证明力大小等等,都有许多变数在里面,因此,作为被告,不要以为,原告诉讼,法院就一定会支持原告的主张,根据民事诉讼法的规定,被告与原告具有同等的诉讼权利,因此,如果发生诉讼事项,必须积极应诉,而不能消极抗诉,否则,有百害而无一利。

其次,要研究对方专利权是否存在无效情节,如能申请无效,在规定期限内(答辩期内)提出无效申请。如果对方的专利被无效,当然谈不上侵权诉讼的进行,这是从根本上解决问题。

第三,要对双方的技术进行对比,了解我方是否侵权。对比的关键是看对方的专利技术即对方专利文献中的权利要求书内容具体是什么,我方产品或制造方法是否落入对方权利要求书保护范围内,至于对方是否利用自己的专利技术进行生产不在重点考虑之内。如有必要,尽量调取该专利在知识产权局的申请档案,了解该专利申请过程中专利权人对该专利权利要求等方面是否有一些限定性的规定,这可以很好地了解对方专利的保护范围,从专利禁止反言角度来保护己方权益。

第四,我方是否存在先用权。根据专利法的规定,如果我方在对方专利申请日之前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的,不视为侵权。因此,一定要从时间上把握好我方是否已经在先制造、使用或者已经做好准备。

第五,如果构成侵权,是否符合法定免除赔偿责任条款。在经过反复对比且我方不存在不视为专利权的几种情形下,如果确定我方确定构成侵权,则要看是否符合法定免除赔偿责任条款,即如我方只是销售或为生产经营目的而使用未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或依照专利方法直接获得的产品,如我方能证明产品的合法来源,则不承担赔偿责任。

第六,如果不能免除赔偿责任,对方的主张数额是否有法律依据。根据专利法的规定,赔偿的数额是对方因此造成的损失或者侵权方因此所获得的利益,这是首先确定因素,如这个损失或获利无法确定,则参考许可使用费标准确定,如果许可使用费标准也无法确定,有法定最高50万元赔偿的确定标准。

据此,就要看对方主张要求赔偿的数额依据是什么?是否没有相应事实依据或者虽有法律依据,但明显偏高等。

总之,专利侵权诉讼涉及的专业很强,不论是技术方面还是专利行政程序方面(在可能涉及申请专利权无效时,需首先向国家知识产权局专利复审委员会提出无效申请,由专利复审委员会进行审查,然后,如果对国家知识产权局专利复审委员会的决定不服,还需要提起行政诉讼)以及专利民事诉讼程序方面,都不仅仅需要大量的法律知识,还需要专业的专利知识以及技术方面的专业知识,因此,律师建议,在发生专利侵权诉讼时,不论是原告还是被告,最好聘请专业的了解专利方面的律师,当然最好是既拥有专利代理人资格,又拥有律师资格的人员进行代理,以最大地保护自己的合法权益。

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