组合商标只有在被组合或部分组合使用时，才构成侵权

正文：


　　鉴于金华公司主动承诺原告，对其所有绵羊图形进行覆盖，法院不持异议。原告提交产品广告合同书、广告费支付凭据，及其营业额下降情况对比表等证据，以证明其产品资本投入及其经营情况，但与被告侵权损害后果无必然联系，其所诉被告的侵权行为致其经济损失50万元，尚缺乏必然的关联性证据佐证，法院不予采信，其请求索赔50万元经济损失，法院不予支持。因被告侵权情节轻微，其应承担的民事责任以停止侵权、书面致歉为当。

　　北京市第一中级人民法院根据《中华人民共和国商标法》第三十八条第一款第(一)项之规定，作出如下判决：


　　一、被告金华公司停止使用带有绵羊组合图形的净重160克绵羊油皮衣油外包装；


　　二、被告金华公司就其侵权行为书面向原告三德公司致歉；


　　三、被告百盛购物中心停止销售被告金华公司带有绵羊组合图形外包装的净重160克的绵羊油皮衣油　　


　　四、驳回原告三德公司其它诉讼请求。


　　判决后，原告三德公司不服，向北京市高级人民法院提起上诉，其理由如下：


　　一审判决认为组合注册商标的保护核心仅在于其组合特征。然而我国商标法没有规定保护"组合"两字，而仅仅指的是"文字"、"图形"，原判认定与法不合；一审判决既已认定金华公司侵权，却没有判决赔偿经济损失，与理不合；一审判决认为金华公司侵权行为轻微不能成立，金华公司的产品大量投入市场，严重挤占了三德公司的市场份额，已给三德公司造成了严重的经济损失。


　　三德公司请求二审法院撤销一审判决，依法改判。金华公司和百盛购物中心服从一审判决。


　　北京市高级人民法院经审理认为，本案的争议焦点在于：金华公司在其生产的"意达"牌系列产品的包装装潢上使用的一圆圈内绘有一只小羊的图形（净重 160克的"绵羊油皮衣油"的包装盒上为一圆圈内绘有一只小羊并沿圆圈内侧写有英文"SHEEP"字样的图形）及使用"绵羊油皮衣油"作为商品名称是否构成侵犯三德公司的商标专用权。三德公司享有专用权的商标是由一圆圈内绘有一只小羊的图形，加"SHEEP"、"绵羊"的文字组成的商标，其图文组合的形式体现了注册商标的完整性。普通购买者对这类商标的识别在于其整体形象，而非其中的某一部分。对这类商标进行对比时，不能拿其中的一部分与其他商标冲突的部分作比较。金华公司在其包装盒底部使用了一圆圈内绘有一只小羊的图形，经比较该图形在羊的造型上明显与三德公司注册商标的绵羊图形不同，又没有"绵羊"和英文"SHEEP"字样与其组合使用，因此，金华公司仅使用上述小羊图形的产品，不能造成消费者对三德公司注册商标的误认，不构成侵犯三德公司的商标权。另外，在金华公司出品的净重160克"绵羊油皮衣油"的包装盒底部使用的一圆圈内绘有一只小羊与英文"SHEEP"相组合的图形，确与三德公司的注册商标有近似的地方。但金华公司将其使用在包装盒的底部非常不显著的地方，即使对三德公司的注册商标有所损害，其情节也是轻微的。比较金华公司与三德公司的包装装潢，两者在各方面均有不同，不存在明显搭车的行为。再有，金华公司在其出品的100克及160克"绵羊油皮衣油"上虽然使用了"绵羊油"三个字，但其意在标明产品的主要成分为"绵羊油"，而"绵羊油"作为日用化工的原料，用途相当广泛，该名称应属于公有领域的范畴，三德公司不应因其注册商标中有"绵羊" 二字，而禁止他人使用"绵羊油"的名称。一审判决认定事实清楚，适用法律并无不当，应予维持。


　　 北京市高级人民法院作出终审判决：驳回上诉，维持原判。



　　【本案涉及的法律问题】



　　一、关于原告注册商标的合理性及保护原则：


　　二、被告金华公司的行为是否构成侵权；


　　三、被告百盛中心的行为是否构成侵权；


　　四、本案的赔偿数额的确定。



　　【评析】



　　一、关于原告注册商标的合理性及保护原则。


我国商标法第六条规定：商标使用的文字、图形或者其组合，应当有显著特征，便于识别。这里包括两层含义：首先，我国商标法规定注册商标包括文字商标、图形商标、文字与图形组合的商标。其次，申请作为商标的文字、图形或者其组合应当具有显著性、识别性。另外，商标法第八条以列举方式明确规定了九类不可作为商标使用的文字和图形，这是对作为商标使用的文字、图形所作的进一步的限定，其中第（5）项规定：本商品的通用名称和图形；第（6）项规定：直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的，不得作为商标使用。这是一切注册商标申请人必须注意和遵守的。本案原告的注册商标为由绵羊图案、英文"SHEEP"、中文"绵羊"组成的组合商标。分析这一商标可知，这里的绵羊是一只以白描手法描绘的普通绵羊图形，该图形与日常所见绵羊并无二致，而 "SHEEP"就是英文"绵羊"的意思，中文"绵羊"更是一种重复说明，如果这三部分各自单独使用，均不具有商标法对商标所要求的显著性特征，必须将三部分作为整体组合使用，才能满足商标所应具有的一定的显著性、识别性特征。即便如此，该商标仍属比较大众化、通俗化，排他性较弱的商标，在对这种商标进行保护时，必须严格界定，即只有在全部或部分组合使用时，才可认定侵权，如果只使用了组合要素之一或之二，但并未将其组合使用，则不侵权，否则将损害公众的利益。另外，商标法规定，商品的通用名称及图形或表明商品主要原料的文字、图形不可作为商标，那么，"绵羊"是否属于夹克油、上光剂、皮革保护剂、皮革膏、皮衣油的通用名称或主要原料呢？回答是否定的，应该说，此类商品的通用名称为羊脂或羊油，即使"绵羊油"可作为此类商品的主要原料，但其准确的表述也应为羊脂或羊油，"绵羊油"并不属于此范围，是可以用于商标的。但是，正如以上所述，原告的商标设计尚欠斟酌，影响其效果及法律保护。


　　


　　二、被告金华公司的行为是否构成侵权。


　　金华公司的使用情况有以下几种：


　　1、使用了绵羊图、英文"SHEEP"及"绵羊油"文字，其中，绵羊图与"SHEEP"组合使用，


　　2、使用了绵羊图及"绵羊油"文字


　　3、组合使用了绵羊图及英文"DAHUA GROUP"


　　4、仅使用了绵羊图


　　注册商标受法律保护，这毋庸置疑，但从对第一个问题的分析可知，法院对本案原告的商标采取的保护原则是比较严格的，即只有在被告组合或部分组合使用了原告的注册商标，并造成误认时，才构成侵犯原告商标专用权。这里所说的组合或部分组合使用，特指将原告注册商标的三个组成部分全部放在一起使用或两两组合使用。


　　就本案而言，在认定被告的使用行为是否侵犯原告的商标权时，就必须强调被告的使用是一种组合使用，如果仅使用了组合要素其一，甚至虽使用了三部分的之二或之三，但使用在包装的不同部分，并未放在一起组合使用，也不应认定为侵权。


　　从这个原则出发，被告的第3、4种使用方式，均仅使用了原告组合商标中的一部分，不构成对原告商标专用权的侵犯。


　　被告的第2种使用方式，是将绵羊图及"绵羊油"加以使用。第一，是使用在包装的不同位置，未组合使用；第二，使用"绵羊油"是表明原料组成中有绵羊油成分。"绵羊油"三字在这里应被视为一个整体，而不能因为其中有"绵羊"二字，而认为即使用了原告商标中的中文"绵羊"部分，况且，"绵羊"二字应属于公有领域范畴，不能因为原告将其注册为商标的一部分，而禁止他人使用。因此，被告的第2种使用也未侵犯原告的商标专用权。


　　被告的第1种使用方式，明显是将绵羊图形与英文"S-HEEP"组合使用，符合本案认定侵权的原则，侵权与否的关键是能否造成消费者的误认。对比原告、被告的绵羊图可知，两图均为一圆圈中绘有绵羊图形，所不同的是原告的绵羊为白色，体形稍胖，被告的绵羊为黑色，体形稍瘦。如果把两个图形放在一起加以比较，确实不尽相同，但是，商标侵权判定中的"相同或近似"以及造成误认，均是以普通消费者的普通注意为原则，且并不可能将两者放在一起加以对比，因此，从这一角度讲，两个绵羊图形是近似的。至于是否造成误认，也是一个主观标准，并不一定要求有造成误认的事实存在，这可以说是法官判案的"自由裁量权"之表现。因此，被告的这种组合使用侵犯了原告的商标专用权。



　　三、被告百盛购物中心的行为是否构成侵权。


　　我国商标法实施细则第四十一条第1款第(1)项规定："经销明知或者应知是侵犯他人注册商标专用权商品的"构成侵权。这是销售商承担侵权责任的判定原则。应该说，对销售商承担侵权责任的认定在司法审判实践中一直是一个难度比较大的问题，其关键的争议就在于如何理解销售商的"明知或者应知"。因为明知或应知是一种主观状态的认定，在原告起诉侵权时，其很难举证证明销售商在从事销售行为时的主观状态如何。就法院而言，只能按照一些客观的标准来"认定"，比如：原告的商标是否比较驰名、原告对该商标是否作过广告、被控侵权的商品之价格是否明显过低等。


　　就本案而言，原告对其商标作了大量广告宣传，其商标有一定知名度，百盛购物中心作为从事此类商品的销售商，在其进行经营活动时，略加注意即应可以发现被告商品上的图形与原告商标的相似关系，但其未加以注意，导致侵权后果的发生，理应承担相应责任。这也符合我国现阶段加大保护知识产权的力度，规范销售商的经营行为的要求，但考虑到其在诉讼开始后，主动停止销售行为，主观过错轻微，宜仅以承担停止销售侵权商品的民事责任为限。



　　四、本案赔偿数额的确定。


　　对于侵犯商标专用权案件的赔偿数额问题，在我国商标法中有明确的规定，商标法第三十九条规定："…赔偿额为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利润或者被侵权人在被侵权期间所受到的损失。"适用这一规定必须注意：首先，侵权人在侵权期间获得了利益或权利人在被侵权期间遭受到损失；第二，侵权人所获得的利益或权利人所遭受的损失与侵权行为有必然的因果关系。


　　由于赔偿损失是原告的一项诉讼请求，故按照"谁主张，谁举证"的原则，原告必须举证证明被告的侵权获利或其所受损失，并且证明被告的获利或其自己的损失，与被告的侵权行为有必然因果联系。这个举证责任是比较重的。原告取得自己的损失证据比较容易，但有时原告在被告侵权期间经营利润并未下降，反而上升，无法作为赔偿依据。这时，只有以被告的获利来作为依据，而如果要证明被告的获利，势必要取得被告的财务帐目，但这对于原告而言，往往是不可能的。原告只有在诉讼中请求法院采取证据保全措施，查封被告的财务帐目，并进行审计，方可能得知(这也是知识产权诉讼中原告常采取的做法)。但这只是作了一半工作，原告还应证明其遭受的损失或被告的获利与侵权行为有直接的必然因果联系。这里所说的"直接的必然因果联系"，应该是排除了其他任何可能性的原告的损失或被告的获利。


　　就本案而言，原告要求被告赔偿其经济损失50万元，采取的是以其损失作为赔偿数额计算依据的做法。其提交了大量的广告费用及营业额下降的证据，以证明其产品的广告投入及经营状况，但未举证证明被告的侵权行为与其营业额下降的必然联系的证据，因此，法院未予采信。


　　在本案中，被告只有一种使用方式侵犯了原告商标专用权；且这种使用是用于包装的底部，情节显著轻微；原告亦未将其注册的商标正确使用在自己的商品上，这虽然应由工商行政管理部门处理，但原告的不规范使用，亦弱化了其所注册的商标，使被告的侵权后果更加轻微。法院综合考虑了上述的这些情节，作出了驳回原告请求赔偿经济损失的要求。笔者认为是正确的。