美国法下的方法专利迷雾

【摘要】在方法的可专利性上，美国法院在Bilski案中摒弃了State Street案的宽泛标准，确立了相连与转化原则。但是方法专利的可专利性标准问题远未澄清。在方法专利的侵权判断方面，Kinik案明确了ITC所采纳的方法不同于联邦法院的做法是合法的，这种双轨制可能违反了美国国际法下的义务。美国最高法院在Quanta案中明确了方法专利的可穷竭性，从而向限制专利权人权利的方向又迈进了一步。近年来美国方法专利制度的变迁与其政治、经济发展政策目标的演变相一致。
【关键词】美国；方法专利；可专利性；双轨制；权利穷竭
【写作年份】2009年
【正文】

在Bilski案[1]中，纽曼法官认为不确定性是创新的敌人。围绕哪些方法可获得专利保护，方法专利的保护范围以及方法专利的穷竭问题产生了一系列广受关注的判决与裁定，然而这些判决与裁定并没有使方法专利的相关问题变得清晰，反而更加扑朔迷离。

一、迷雾般的方法可专利性问题：对Bilski案的解读（一）方法可专利性的迷雾美国方法可专利性的不确定性缘起于英国《垄断法》中方法专利规定的模糊性。[2]按照《垄断法》的规定，新制品的工作或制造方式可以获得专利。有学者认为，这意味着仅仅那些与制品相关的方法可以获得专利保护；[3]而有学者认为，《垄断法》并没有涉及缩小或剔除可获英国专利的发明主题范围。[4]

1793年专利法中的专利主题并没有特别指出方法是可专利的主题，但美国联邦最高法院（U.S.C）认为方法是一种技艺（art），[5]因而，美国1793年专利法中的技艺概念包括了方法。将方法明确纳入专利法是美国1952年专利法，该法认为方法系指方法、技术或步骤，并包括已知方法、机器、制品、物之组合或材料的新用途。但什么样的方法可以获得专利，各方并没有予以明确。U.S.C认为，专利法中“方法”的含义窄于其一般意义。[6] U.S.C认为方法是一种对特定材料进行处理以便到达给定结果的方式，它是一种行为，或一系列行为，这些行为被实施于将要转化或简化为不同的状态或事物的主题上。[7]但是哪些方法不能获得专利保护U.S.C并没有明确。

（二）拨开方法可专利性迷雾的探索1.激进方法：State Street案与AT&T案State Street案[8]中，联邦巡回上诉法院（CAFC）认为方法如果能产生有用的、具体的与有形的结果，那么该方法就是可专利的。同时，该案明确否定了“商业方法除外原则”。在随后的AT&T案中，CAFC再次确认任何有用的方法都可以申请专利，即使该方法没有将物质或能量转化为另一种状态。[9]

State Street案导致美国方法专利申请大幅增加，1997年class705(商业方法专利)下的专利申请只有974件，在2007年就飙升到11,378件。State Street案后授予的方法专利，有的非常可笑，甚至荒谬，[10]如美国专利商标局（USPTO）对出售专家建议的方法，证券交易的方法，甚至对获得专利的方法也授予专利。

2.中庸方法：Freeman-Walter-Abele测试与Bilski案Freeman-Walter-Abele测试。该测试认为方法专利可专利性需满足两个步骤：首先需决定该方法专利的权利要求是否引用了Benson案意义下的“算法”，其次决定该算法是否是以某种方式应用于物理因素或程序步骤。[11]该测试法意图对方法专利进行某种限制，要求某种方法必须运用于具体的物理因素或程序步骤。然而，该测试法的主要问题是，一般情况下，专利法下对可专利主题的分析应不涉及到具体的单个权利要求，对专利主题的分析应整体对待。[12]

Bilski案所确立的相连与转化标准。Bilski与他人一起向USPTO申请使用对冲合同商业方法的排他权利。其主要方法是：当商品卖方向顾客以某一种价格售出商品时，卖方随后以另一个价格进行对冲交易。该专利申请共有11项权利要求，在专利权利要求书中明确不需要通过计算机或其他技术实施该方法。USPTO认为该权利要求没有指向技术领域，不需要通过专门的机器设备进行操作，不过是操作简单的抽象思想用以解决数学难题。另外，该方法也没有明确有哪些特定的实际用途，因而，其不属于可专利主题。Bilski不服，向美国专利上诉和干涉委员会提出复审，该委员会认为该方法只是抽象思想，不属于可专利主题，因为可专利的方法必须要改变物质与能量或使用机器执行特定步骤，但该委员会也认为审查员所要求的需指向技术领域的观点是错误的，因为其并无案例法的支持。该案于2007年2月上诉到CAFC，CAFC采取全体法官审理的形式，于2008年10月30日做出判决，其中9位法官同意该判决，3位法官提出了不同意见，其中两位法官的不同意见认为该标准过于严格，可能不利于创新与适用信息时代的需要，而另一位不同意见的法官认为应明确推翻State Street案的判决，为方法可专利性建立更严格的标准。

在该案中，法院提出了判断方法可专利性的新的原则：相连与转化规则。CAFC认为，如果一个方法满足以下条件之一，其必然是可专利的：一是如果该方法与特定的机器或设备相连（tied to）；二是如果该方法将一个特定的物体转化（transform）为不同的状态（state）或事物（thing）。

3.保守方法：In Re Musgrave案在1970年的In Re Musgrave[13]案中，法院认为，一种操作步骤序列要成为美国专利法101条下的可专利主题，其必须是技术领域的东西，这样才符合宪法推动有用技艺(art)的目标。其后，在In Re Toma案中，法院再次确认技术的存在是方法可专利性的要求。[14]方法专利的技术要求在美国专利制度下存在了将近25年。在1995年的Ex Parte Lundgren案[15]中，美国专利上诉与干涉委员会以3：2的结果决定废除方法专利的技术要求，认为方法专利的技术要求已经过时。在反对意见中，法官史密斯认为方法专利的技术要求是宪法的要求，技术技艺是宪法中有用技术的现代表述。史密斯法官认为按照大多数法官的观点，基本上任何能被作为方法专利申请的东西都满足专利法101条的规定，这将开启对人类所进行的任何活动授予专利的闸口。

CAFC认为本方法的缺点是技术工艺与技术这两个词的含义模糊，易随着时间发生改变。一个普遍的观点认为技术是应用科学。[16]过去普遍接受的定义为技术是易觉察的技艺，特别是涉及科学运用的原则、方法以及命名法。[17]USPTO认为技术为将科学与工程运用到机器或程序的发展上以便提升或加强人类的条件，或者至少是在某些方面提高人类的效率。[18]按照这些观点，人类的活动如果无涉科学或科学的应用就不是技术活动。然而，也有人对技术采取更加宽泛的定义，其认为技术仅仅指知识的应用。[19]按照这种观点，技术远不仅是应用科学知识，技术是在一个有效方式逻辑内的人类经验的工具排序，或是智慧的实际执行。按照这种宽泛的定义，在美国法下可以获得专利保护，而在中国可能不能获得专利保护的方法，如吃药的方法[20]等可能属于技术的范畴。

（三）仍未拨开的迷雾1.Bilski方法是否能适应技术发展的需要CAFC对Bilski案的判决主要采纳20世纪70年代U.S.C的Parker v. Flook[21]与Gottschalk v.Benson[22]案判决观点。Radar法官认为，该案的判决是将钢铁时代的可专利性标准与亚原子粒子与太字节时代连接，这必然引发非契合性问题。在信息时代，许多方法的原材料是电子信号与电子控制的数据，有些方法专利，甚至涉及对一些更加抽象物体的控制，而20世纪70年代的钢铁时代这些东西尚不存在或普及。如何将钢铁时代的标准与信息时代向衔接确实是值得探讨的问题。

2.如何理解“连接”（tie to）与“转化”（transform）CAFC认为，特定机器或对物体的改变使得方法具有可专利性必须是对权利要求的范围施加有意义的限制，同时，在方法权利要求中的机器或改变的介入需不仅仅是不重要的额外解决活动（extra-solution activity）。

但是，如何理解与机器相连接，CAFC并未予以阐释。对于方法对物体的改变，CAFC认为，该变化必须是对申请专利的方法的目的起关键作用。CAFC认为转化测试法需要澄清的主要方面是什么样的东西构成“物体”（articles），以至于其改变足以使得带来该改变的方法具有可专利性。CAFC认为，显然，一个可以引发实在物体或物质的物理或化学转变的方法是可专利的。CAFC认为，对于可专利方法的主题，案例法上一直采取克制的态度，显然，CAFC在此也无理由扩张构成可专利性的物体改变范围。CAFC认为，只要方法专利局限于基本原理的实际运用是改变特定的数据，以及该方法权利要求局限于代表特定物理物体或物质的可视描述，那么就不存在权利要求的范围全部占有该基本原理运用的危险。

Bilski案所确立原则将非常难以运用，其确立的机器与转变的标准是不必要的复杂，对于可专利主题，将仅仅带来更多的不确定性。[23]

（四）迷雾中的清晰1.明确State Street案所确立的原则不再适用虽然没有明确推翻State Street案的判决，事实上，CAFC明确了State Street案所确立的先例是不合适的，不能再被依靠。[24]

2.Bilski方法不是唯一方法CAFC认为U.S.C并不打算将Bilski案确定的方法作为判断方法可专利性的唯一方法，但是CAFC认为该方法作为测试方法的可专利性的方式是合理的。同时，CAFC认为，U.S.C或CAFC可能需要改变Bilski案所确立的方法，因为未来科技的发展可能会对该方法带来挑战，正如过去十年间，计算机的广泛使用与英特网的发展已对方法专利带来的挑战。

3.方法可专利标准仍然低于欧洲在Bilski案中，CAFC明确拒绝要求方法获得专利保护必须归属技术领域。在欧洲，任何的方法欲获得专利保护，必须是具有技术特征。除欧洲专利公约明文规定外，一般都认为必须具有技术特征（technical character）的发明才具有可专利性，而与实体的过程或装置无关的商业方法是不具备技术特征的。[25] 商业方法在美国仍旧是可专利的，在欧洲不能获得专利保护。

在1986年的VICOM案中，欧洲专利局(EPO)的技术申诉委员会认为，对于一个发明是否可专利，关键是，在权利要求书中所定义的发明作为一个整体，相对于在先技术所做出的技术贡献（technical contribution）。英国法院也在1989年采纳了EPO的这一主张，在Merrill Lynch’s Application案[26]中，上诉法院采纳了EPO在VICOM案的判决，其认为相对于在先技术而言，发明必须以一种新的结果方式，呈现出某种技术进步。在1997年的Fujitsu Ltd’s Patent Application案[27]中，英国上诉法院甚至认为被专利法排除的客体如果要想获得专利保护，其必须是一个技术贡献，这是专利法的核心。在日立案[28]中，EPO认为如果对纯粹的商业方法进行修正且目的在于规避技术问题而不是通过技术手段解决技术问题，那么这样的商业方法不能认为给该主题带来技术特征，因而不是可专利的主题。据此，英国专利局驳回了如管理债务回收程序的系统、分享关于半导体产品设计信息的系统等的方法专利。[29]在T 1173/97案[30]中，EPO认为不能仅仅因为其为计算机程序就认定其具有技术特征，来源于由程序发出的指令的执行而产生的对硬件的物理修改不能满足技术特征要求。法院认为，一个计算机程序产品如果在计算机上运行，产生了一个进一步的技术效果，而不仅仅是程序与计算机的正常物理互动，那么，这一程序可能具有专利性。

4.方法专利可专利性的原则是否方法专利涉及基本原理(指自然法则、自然现象以及抽象观点)是判定可专利性的关键。如果方法涉及基本原理，允许其被授予专利将导致该方法专利人实质上独占对该基本原理的使用。因而，一个方法要具有可专利性，必须是基本原理的特定运用而不能是基本原则本身。

CAFC认为，如果一个方法专利涉及基本原理，如果其使用特定的机器或设备不会使权利人独占该原则的使用，因为那些没有使用特定机器或设备的人不会侵权。同样，如果一个方法专利通过运用基本原理，将一特定的物品转化为不同的状态或物体，这将不会使权利人独占该方法的运用，因为其他人可以运用该原则转化其他的物品，或是将相同的物品以权利要求中没有的方式进行转化，或是做其他的事情而不是转化指定的物品。

二、双轨制的方法专利侵权判定：对Kinik Co. v. International Trade Commission案的解析（一）Kinik Co. v. International Trade Commission案[31]背景Kinik Co. v. International Trade Commission一案起源于美国国际贸易委员会（ITC）于2001年2月对使用粉末预制坯制造法生产的磨料产品发起的337调查。本案原告为美国 “3M”公司，被告为台湾Kinik公司及其美国子公司。3M公司主张被告向美国进口并在当地销售的特定磨料产品在生产过程中使用了被美国第5,620,489号专利的权利要求所覆盖的粉末预制坯方法。ITC于2002年3月29日做出最终裁决，认定Kinik公司违反337条款的规定，并发布了有限排除令和禁止令。Kinik公司随后向CAFC提起上诉。Kinik公司在337调查程序中提出，由于其产品被后继的生产工序实质性改变，因此，根据美国专利法第271节(g)款规定，其行为不构成侵权。但ITC裁定，美国专利法第271节(g)款对海外实施方法专利构成侵权所提供的抗辩不能适用于ITC所审理的337调查案。CAFC在判决中维持了ITC关于这个问题所做的法律解释，即美国专利法271节(g)款不适用于337调查程序。

（二）337条款下的方法专利侵权判定1988年《综合贸易与竞争法》对337条款进行了修改，增加了专门的知识产权条款。现行的337条款，即美国法典第19篇第1337节(a)(1)(B)规定下列方法或行为为非法行为：

所有人、进口人或收货人进口至美国，为进口而销售，或进口后在美国销售的产品（article）：

(i)侵犯有效的和可实施的美国专利……；或(ii)是按照或者利用有效和可实施的美国专利的权利要求覆盖的方法制造（make）、生产（produce）、加工（process）或开采（mine）。

因此，ITC在发起337调查时存在两个诉因，一是第1337节(a)(1)(B)(i)；二是第1337节(a)(1)(B)(ii)。然而，这两个诉因却有完全不同的适用条件。第一个诉因的适用条件为所有人、进口人或收货人的行为构成对美国专利的侵权。在关于专利侵权的337诉讼程序中，ITC遵循的是美国专利法和本院的判例法。[32]第二个诉因并未引用美国专利法的侵权判定规则，也就是说ITC在337调查中决定所涉及的行为是否为本条款所规定的非法行为时，根本无须将结论建立在根据美国专利法第271节所认定的侵权基础上，只需认定存在按照或者利用美国方法专利制造、生产、加工或开采的产品即可。

（三）美国专利法第271节(g)项下的方法专利侵权美国专利法第271节(g)项规定，在方法专利之有效期限内，未经许可而擅自进口该项方法专利产品，或于美国境内擅自许诺销售、销售或使用该方法，视为侵权者而负其责任，方法专利之侵权诉讼，非商业性使用或零售该项产品不得请求损害赔偿，除非因进口或其他使用、许诺销售与销售该产品的侵权行为未获得适当的赔偿。但下列情形所制造之产品不视为依方法专利所制造者：

（1）方法系经显著改变者；或（2）该产品仅为其他产品之非重要组件者。

美国专利法第271节（g）项下的方法专利侵权判定中为方法专利侵权建立了“安全港”制度，即方法系经显著改变或该产品仅为其他产品之非重要组件的情况下，使用专利方法制造产品可以免于侵权指控。同时，第271节（g）项对方法专利产品零售与非商业性使用确立了例外规则，为零售者与非商业性使用者建立了补充的赔偿责任规则。

（四）337条款下的方法专利侵权与专利法下的专利侵权比较337条款中有两个条款涵盖了方法专利侵权。[33]第1337节(a)(1)(B)(i)所涉的方法专利侵权判定以美国专利法基础，适用美国专利法的相关规定，而第1337节(a)(1)(B)(ii)所涉的方法专利侵权并不涉及美国专利法，其与专利法下的专利侵权的主要区别是：

1.侵权行为的构成不同美国专利法第271节(g)款规定的构成侵犯方法专利的行为是未经授权向美国进口或者在美国许诺销售，销售，或使用一项利用在美国取得专利的方法制造的产品，其调整的“产品”范围限于“利用在美国取得专利的方法制造（make）的产品（product）”。而第1337节(a)(1)(B)(ii)所调整的“产品（article）”范围包括“按照或者利用有效的和可实施的受美国专利权利要求保护的方法制造、生产、加工或开采的产品”。显然，后者的“制造、生产、加工或开采”的范围的字面意义要广于前者的“制造”。因此，与美国专利法第271节(g)款相比，第1337节(a)(1)(B)(ii)下的 “非法行为”更加宽泛，标准也较低。

2. 有无限制与豁免条件美国专利法第271节(g)款为方法专利侵权提供了限制条件与“安全港”制度，包括非商业性使用和零售例外，以及对“被后继工序所实质性改变”或者“成为另一项产品的微不足道和非实质性部分”的产品的豁免，而第1337节(a)(1)(B)(ii)无如此限制条件。

（五）Kinik案的解析根据Kinik案，美国国内制造商和分销商在被指控侵犯方法专利的情况下可以使用的抗辩（专利法第271节(g)款），对于外国侵权人或者海外制造产品的进口商来说是不能获得的。第1337节(a)(1)(B)(ii)与专利法第271节(g)款对方法专利的保护标准差异可能导致美国违反了GATT1994和TRIPS协定的相关国际义务。这种差异性可能构成TRIPS协议第3条所禁止的“对贸易的伪装限制”，从而使美国明显的违反TRIPS协定。正如美国学者的生动形容，这可能是“一颗滴答作响的定时炸弹”。[34]同时，ITC通过Kinik案可能给予美国方法专利权人的这种特殊救济还可能导致违反TRIPS协定第3条的国民待遇原则。

三、方法专利能否穷竭：对Quanta Computer, Inc.v. LG Electronics, Inc案的解析在Quanta Computer, Inc.v. LG Electronics, Inc案[35]中，LG认为权利穷竭原则并不适用于方法专利，方法专利是与过程而不是有形物体相连，因而，其不可能通过销售而被穷竭。LG的观点显然非空穴来风，CAFC在一系列案件中确立了方法专利不能穷竭的判例。

（一）Bandag案Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc.,案[36]的判决确立了方法专利不能穷竭的先例。Bandag公司主要从事生产预硫化轮胎胎面橡胶以及其他用于轮胎翻新的材料与设备，其在全球有超过800家的加盟店，这些加盟店有权购买Bandag公司生产的橡胶、材料与设备以及使用该公司的一个冷工序轮胎翻新方法专利。Bolser公司购买了Bandag公司的设备，并用这些设备实施了Bandag公司的上述方法专利。在Bandag案中，CAFC认为，若是系争专利的专利权利范围不包含于专利权人或其授权人销售的物品中，专利权利穷竭原则将不适用。在该案中，因为专利保护范围并未落入所销售的物品，CAFC认为“第一次销售”原则并不适用于方法专利，因此销售物品并不会使得包含使用该物品的方法专利的穷竭。在1999年的Glass Equipment Development Inc.,案[37]中，CAFC再次确认了这一原则。

（二）Quanta案在该案中，U.S.C认为方法专利虽不能以产品或装置同样的方式进行销售而用尽，但是方法可以具体化于产品中，方法专利可以通过体现该方法的产品销售而用尽。此外，排除用尽原则对方法专利的适用，将严重破坏该制度本身。因为专利权人只需简单地将权利要求描述为方法而不是装置，即可避免专利权用尽原则的适用。若依据LG的观点，虽然其授权Intel销售含有LG专利的计算机系统，但是该系统的任何购买者都可能需要对专利侵权负责，这显然违背了专利权用尽原则的宗旨。

U.S.C认为，实际上，产品专利和方法专利本来就具有相当的关联性，专利权用尽原则不能适用于方法专利的观点是毫无根据的：(1)产品专利和方法专利可以分别使用方法和产品进行限定，它们“相互可以非常接近，以至于从产品的功能中区分方法是相当困难的”(2)某些发明，如用途发明，称其为产品专利或方法专利均可；(3)在电子通信领域，方法专利通常描述为产品功能的实现过程，实质上这只是产品专利的另一种描述方式，在技术层上两者并无本质区别。

（三）对方法专利权利穷竭不同理论的解读在本案之前，美国司法界主流观点认为专利穷竭原则只适用于产品专利，而方法专利的功能主要在于使用该方法，其不能以产品同样的方式进行销售而穷竭。虽然U.S.C推翻了先前CAFC所确立的判决，但是该判决并未解决方法专利穷竭的迷雾。

U.S.C虽然将专利穷竭原则扩展至方法专利，但是该制度的运行还是需要以有形产品的销售为前提。U.S.C并没有解决方法专利是如何通过有形产品的销售而穷竭，是否权利人或授权人销售的产品必须是专利权所覆盖的，如果销售的组件并未专利权所覆盖是否构成侵权等。若是销售未有专利保护的组成构件，即使有一专利的权利范围，其请求范围系为该销售的组成构件和其他另一物件的组合，这样对于该组成构件的销售行为会不会耗尽专利的权利呢？换言之，在当专利权人或其授权人销售仅是已取得专利标的即较大的系统中的一个组成构件时，专利穷竭原则是否适用呢？在Stukenborg v. United States一案[38]中，法院认为因为系争专利的申请专利范围并未读入所销售的物品中，所以专利权利穷竭原则并不适用。法院同时认为被控侵权者对于制造侵权组成物是有责任的，即使他们的制造有一部分是由授权的来源购买的个别元