商标撤销三年不使用中商标使用的界定

　　【案情摘要】

　　原告： 新加坡健康第一有限公司 (代理人：北京市集佳律师事务所)

　　被告：中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会

　　第三人：江苏省物资集团经贸发展有限公司

　　健康第一有限公司对江苏省物资集团经贸发展有限公司(简称物资集团公司)受让的第1129187号“GNC”商标(涉案商标)向国家商标局提出三年不使用撤销，商标局裁定撤销涉案商标。物资集团公司复审到国家工商行政管理总局商标评审委员会(简称商标评审委员会)。商标评审委员会裁定物资集团公司意图使用了涉案商标，对涉案商标予以维持。健康第一有限公司不服商标评审委员会决定，在法定期限内向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。物资集团公司作为第三人参加诉讼。北京市第一中级人民法院采信了商标评审委员会的主张，维持了商标评审委员会的决定。健康第一有限公司上诉到北京市高级人民法院。

　　【法院审理】

　　经审理法院认为：首先，本案富乐公司在注册涉案商标后，许可物资集团公司使用涉案商标，在1999年双方又签订了转让合同，将涉案商标转让给物资集团公司，由于这些行为仅是许可人或转让人与被许可人或受让人之间的行为，不具有面向消费者昭示商标的标识功能，因此商标权人对涉案商标的许可他人使用以及其后的转让行为均不属于商标的使用。其二，物资集团公司在受让涉案商标后，委托他人制作了“GNC宣传单”、“GNC包装盒”、“GNC手拎袋”等宣传品。但是，由于印制有“GNC”标识的包装盒、手拎袋均是在蜂蜜等蜂产品上的使用，并非在涉案商标核定商品非医用营养鱼油商品上的使用，因此不属于商标法意义上的使用。此外，物资集团公司还主张其在广告上非特定商品的广告宣传应属于商标的使用，但是，由于物资集团公司只提供了其与广告公司签订的广告制作合同，并未提交相关证据证明该合同已实际履行，故物资集团公司主张其对涉案商标进行了广告宣传缺乏充分的事实依据。第三，非医用营养鱼油的生产需要进行行政审批，但物资集团公司并未提交其进行相关行政审批的证据，故亦不能表明物资集团公司有正当的理由不能使用涉案商标，且该理由在涉案商标复审时并未提出。综上所述，应认定商标权人无正当理由三年停止使用涉案商标。一审法院关于商标权人具有真实的使用意图并进行了相应的使用行为的认定与事实不符，应予纠正。商标评审委员会在[2005]第1352号决定中认定涉案商标不属于连续三年停止使用应予撤销的情形的结论错误，不予支持。

　　综上所述，一审判决及商标评审委员会作出的第1352号决定关于涉案商标三年未停止使用依法应予维持的认定错误，本院应予纠正。健康第一公司关于涉案商标三年停止使用依法应予撤销的上诉请求成立，本院予以支持，其余上诉请求不能成立，本院不予支持。依照1993年修正的《中华人民共和国商标法》第三十条第一款第(4)项，《中华人民共和国商标法实施条例》第二十九条，《中华人民共和国行政诉讼法》六十一条第(三)项，最高人民法院法释[2000]8号《关于执行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》第七十条之规定，判决如下： 一、撤销中华人民共和国北京市第一中级人民法院(2005)一中行初字第811号行政判决; 二、撤销中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字[2005]第1352号《关于第1129187号“GNC”商标撤销复审决定书》。 三、中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会于本判决生效之日起90日内，就第1129187号“GNC”商标作出予以撤销注册的裁定。

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　　【案件评析】

　　一、注册商标三年停止使用撤销的法律依据

　　商标作为具有识别性的商业标记，只有通过实际的使用，才能彰显商标的价值，体现权利的存在，商标注册制度就是希望藉由注册的行政手续强化商标的使用。如果商标注册之后，长期不加以使用，不但浪费国家资源，更妨碍他人在类似商品上使用该商标的自由，形成另一种的不公平竞争。因此，在大多数采用注册主义的国家，尽管在商标提出申请注册时不以有使用为前提条件，但是为了使商标体现其使用价值，一般都在商标法中规定商标注册后经过一定期限未加以使用者，经申请，依法应撤销注册，使真正希望使用该商标的人有机会使用该商标。

　　《中华人民共和国商标法》第四十四条规定：“使用注册商标，有下列行为之一的，由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标;(一)自行改变注册商标的：(二)自行改变注册商标的注册人名义、地址或者其他注册事项的;(三)自行转让注册商标的：(四)连续三年停止使用的。《商标法实施条例》第三十九条规定：“有商标法第四十四条第(四)项行为的，任何人可以向商标局申请撤销该注册商标，并说明有关情况。商标局应当通知商标注册人，限其自收到通知之日起2个月内提交该商标在撤销申请提出前使用的证据材料或者说明不使用的正当理由;期满不提供使用的证据材料或者证据材料无效并没有正当理由的，由商标局撤销其注册商标。”该规定明确商标注册人在享有法律所赋予权力的同时，也须通过连续的使用来维护，承担相应的义务，否则商标专用权就会丧失。因此《商标法》的这一规定对于保障注册商标的有效利用，充分发挥商标的作用。

　　从规定中可以看到撤销注册商标要件为：一、须注册后未使用或继续停止使用已满三年。若间断使用而其间隔未满三年者，仍不得撤销。如曾有三年未使用的事实，但在被申请撤销之前，已经恢复使用者，亦不得撤销;二、连续三年停止使用的时间计算，应当从申请人“连续三年停止使用”为由向商标局提出撤销注册商标申请之日起向前推算;三、须无正当事由：此处“正当事由”是指不可归责于当事人的事由者。如政府进出口政策限制，破产清算或者有地震、火灾以及其他不可抗力等理由不使用或停止使用的，认为有正当事由;四、被许可人使用该注册商标视为使用，如果商标被许可人有使用且能提出使用证明者，则视为有使用，无论商标是否有办理许可登记，不影响使用事实;五、对商标的使用应该是对注册商标的使用，提供使用的证据应该是和注册商标一致或视觉无差异。

　　二、注册商标三年停止使用撤销申请的审查准则

　　国家商标局或商标评审委员会在评审注册商标三年停止使用撤销申请时，针对商标权利人提交的使用证据审查的准则主要是依照《商标法实施条例》第三条规定：商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。商标使用的证据材料，还应包括商标注册人使用注册商标的证据和商标被许可使用人使用注册商标的证据材料。

　　一、商标使用的具体表现形式一般为：

　　1：将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上包括：

　　(一)商标使用在商品外包装、容器、标签上，或者使用在商品附加标牌、产品说明书、介绍手册 上等;

　　(二)商标使用在与商品销售有联系的交易文书上，包括：使用在商品销售协议、发票、票据、收据、单据、商品进出口检疫证明、报关单上。

　　(三)其他符合商标法规定的使用方式。

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　　2：服务商标使用的具体表现方式包括：

　　(1)直接使用于服务：包括使用于服务介绍手册、服务场所装饰、招贴、菜单、登记证、价目表、入住表格、挂号卡、奖券、贸易标志、汇款单据、文具、信笺及其他配套用具用品等。

　　(2)使用于与服务有联系的文件资料，包括发票、发货单、纪念品、提供服务协议等。

　　3：商标用于广告宣传、展览上的具体表现方式包括：

　　在广播、电视、杂志、报纸及广告牌、邮寄广告等媒体或广告方式中为实际使用商标的商品或服务进行的广告宣传(报刊杂志应为新闻出版部门批准发行的)。

　　在展览会、展示会使用商标，包括在展览会、展示会上提供使用商标的印刷品以及其他资料、照片等(展览会、展示会应为各级政府有关管理部门批准举办的)。

　　在《商标公告》、法律文书、注册信息公布、新闻媒体报道中有关商标的使用不视为商业活动中的使用。

　　商标的变更、转让和续展注册以及其他不具有商业意义上的使用都不能视为实际意义上的商标使用。

　　二、商标注册人提供的使用证据应符合以下要求：

　　1. 当事人向商标局提供书证的，应当是原件，提供原件确有困难的，可以提供经公证与原件一致的复印件;提供由有关部门保管的书证与原件一致的复印件、影印件或者抄录件的，应当注明出处，经该部门核对无异或加盖其印章。

　　2. 当时人向商标局提供物证的，应当提供原物。提供原物确有困难的，可以提供与原物核对无误的复印件或者证明该物证的照片、录像等其他证据;原物为数量较多的种类物的，提供其中的一部分。

　　并且这些证据必须包含如下特征：(1)能鉴别出有关商品或者服务的提供者;(2)能鉴别出所使用的商品或服务; (3)能鉴别出是否系许可、监控使用关系;(4)能鉴别出使用的确切时间;(5)真实、有效、合法。

　　3.下列商标使用证据没有其他有效证据相互印证的，不能单独作为认定商标使用事实的依据;

　　(1 )商标许可使用合同或协议;

　　(2) 商品销售合同或提供服务的协议、合同;

　　(3) 书面证言;

　　(4) 难以识别是否经过修改的物证、视听资料等;

　　(5) 无法与原件、原物核对的复制件或者复制品;

　　(6) 其他不能单独作为认定案件事实依据的证据材料。

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　　在商标局审理撤销连续三年停止使用商标案件的过程中，商标局不会将相关证据专递给对方申请人。如果当事人、代理人如果需要查阅与本案有关案件证明材料的，应当提出书面申请，经商标局同意后，才可以查阅。申请人认为被申请人提供的使用证据不实的，应当向商标局提出反证。如果双方当事人均对另一方提供的证明有疑义，应当就证明的真实性等问题向有管辖权的司法机关、行政机关或国家指定的有关部门请求确认。确认期间，商标局中止审理。

　　根据《商标法》第四十九条规定“对商标局撤销注册商标的决定，当事人不服的，可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审，由商标评审委员会做出决定，并书面通知申请人。当事人对商标评审委员会的决定不服的，可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。”的规定，当事人对商标局的撤销决定不服的可以在法定期限内向商标评审委员会提出复审。当事人在法定期限内未提出复审的，该撤销决定发生法律效力，商标局将对该撤销决定予以公告。

　　三、关于本案几个焦点问题的分析

　　本案中的焦点主要集中在以下几点：

　　1，使用在“蜂蜜”商品上的使用证据是否可以视为注册商标在核定的“非医用营养鱼油”商品使用;

　　2，“使用意图”是否可以视为“实际使用”;

　　3，在一审中提到的“非医用的营养鱼油”商品需要得到审批是否能作为其不使用的理由。

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　　通过商标权利人提供的证据我们可以得出其在“蜂蜜”商品上使用了涉案商标，但没有任何证据证明该注册商标使用在了核定的“非医用营养鱼油”商品上，根据目前商标法等法律法规的相关规定，笔者认为，如果没有在注册商标核定注册的商品上使用，就应该视为没有对注册商标进行实际使用;商标评审委员会和一审法院根据商标权利人提供的证据，不能得出其在注册商标核定注册的商品上使用，竟以商标权利人具有“真实的使用意图”来认定其真正使用，没有任何法律依据和事实根据;

　　在一审法院中，商标权利人主张根据《保健食品管理办法》的规定，鱼油类产品属于保健食品，应当经过卫生部的审批才能进行生产、销售，认为其有不使用的正当理由。但其并未在复审过程中提交其进行相关行政审批的任何证据，也没有任何证据证明其要投入生产的设备和计划，应该不能予以认可。但如果在商标评审过程中，商标权利人确实向卫生行政管理部门等相关行政机关提出过申请，并已经进行了投入生产或销售的相应准备，可以视为其具有不使用的正当理由。

　　由此我们可以看出，在注册商标撤销三年停止使用过程中，对使用证据的要求也是相当严格的，在准备使用证据时，只有应该严格按照法律法规的相关规定，才可能确保注册商标不被撤销。

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