用商标法保护商业外观

国内企业2004年度遭遇的商业外观知识产权侵权指控

2004年8月份，根据美国著名文具企业Sanford公司的申请，美国联邦贸易委员会启动了《美国关税法》的337条款调查程序。该案被告为全球12家企业，其中包括宁波贝发集团等四家中国企业。该案诉讼理由是：被告出口美国的标记笔侵犯原告的商业外观知识产权、商标权。贝发集团去年对美出口收入2000多万美元，而且以自有品牌进入了“沃尔玛”、“办公伙伴”等大型超市，并进入了美国多个州的政府采购系统。该案中，贝发集团涉案产品在美年销量仅约50万美元，但是，为了捍卫品牌形象，继续扩大在美发展空间，贝发集团已经正式应诉。据初步估计，贝发集团将在本案中耗费150万美元诉讼费。该案发生后，一直不知道美国知识产权法上的“商业外观”为何物的大批中国企业开始密切关注三个问题：本企业如何在国外规避商业外观知识产权问题?本企业如何在国外注册、保护自己的商业外观?本企业的部分商业外观可以登记版权，可以注册商标、专利，但是大部分商业外观无法获得中国《著作权法》、《商标法》、《专利法》保护，我国《反不正当竞争法》对知名企业包装、装潢的保护远远不能满足广大企业的大量商业外观保护需求。如果我国未来建立与西方类似的商业外观登记制度，本企业如何为其商业外观的原创性、区别性、在先使用举证?

2004年，美国通用汽车公司、安徽奇瑞汽车集团之间发生了另一起商业外观知识产权纠纷案。事件起因是，前者到我国知识产权行政执法机关指控后者侵犯其商业外观知识产权、专利权、商业秘密权等。该案在业界也产生了很大的反响。在商业外观保护上，通用汽车公司的律师显然采用了美方的法律推理：无论是否登记，商业外观都可以获得知识产权保护，尤其是商标法、反不正当竞争法的保护。而在中国行政执法人员看来，争议的商业外观无法获得中国《著作权法》保护。由于没有申报专利，通用汽车公司也无法就该外观获得中国《专利法》保护。我国执法人员还主张：争议的外观在中国无法注册商标，因此无法获得《商标法》保护；因此，能否以商业秘密被抄袭而获得《反不正当竞争法》保护，这就依赖于申诉方举证了。在商业外观保护制度已经延续数十年的美国，我国执法人员的解释无法令其信服。按照中国执法人员的逻辑，抄袭那些公开的、未申报或者无法申报专利与商标、无法获得版权保护，并无法落入中国《反不正当竞争法》第五条第二款的绝大部分商业外观，这根本不需承担法律责任。在这样的逻辑下，我国几乎变成了一个放纵人们抄袭他人商业外观的国家。那么，我国现有知识产权法律体系排斥对商业外观提供更为广泛的保护，尤其是商标保护吗?

为了回答与上述两个案例有关的两组问题，我们需要考察相关的中外立法与司法实践。商业外观的定义、客体范围与行政注册问题受商标法律保护的商业外观是商品、商业活动、商业载体表现的一种区别性、非功能性外观特征组合。商标对产品和服务的识别是一种局部要素识别。相比之下，商业外观可以涵盖企业推广商品、服务使用的部分或者全部识别要素，包括大小、形状、质地、色彩、销售技巧等。因此，在接受商业外观登记的各国商标局，期刊封面、汽车造型、汽车前面的防护性金属格子、高尔夫球杆头部设计与色彩、饼干形状、香烟促销用牛仔肖像、面包包装、圆形墙壁温度调节器的造型、瓶子外形、碟子造型、地铁商店色彩结构、计算机设备或者包装的外观、酒店装修和服务生服饰外观、整个商店的建筑景观等只要符合实质审查要求，都可能成为被注册的客体。

当然，在西方多数发达国家，未实施行政注册的商业外观同样受商标法律保护。不过，一旦发生司法纠纷，行政登记证书具有很强的证据效力。在庭审举证责任上，法律对注册商业外观设计的权利人也可能有很多优惠。美国专利与商标局对商业外观、商标的注册采用了相同的收费标准。美国专利与商标局《商标审查指南》(第三版)的第1202．02节规定，商业外观行政注册实质审查流程如下：审查商业外观是否系功能性设计。是则拒绝注册申请；否，则考察如下两种情况： (1)商业外观如果是产品设计、色彩设计，那么这些识别特征具备第二重 意义的情况下才可注册。(2)商业外 观如果是产品包装，那么它具有内在 区别性的条件下才可以注册；如果不 具备内在区别性，那么它具备第二重意义的情况下才可以注册。不服审查部决定的当事人可以向"商标复审委员会"请求复审。2000年，联邦最高法院在"沃尔玛超市公司诉Samara兄弟公司案"中的裁决增大了商业外观获得商标保护的难度。此后，商业外观 初审、复审案件都出现了减少的趋势。例如，2000年以来，美国专利与商标局"商标复审委员会"受理的商业外观纠纷案件仅有200多件。同期，该委 员会受理的商标纠纷案件则有1800多件。国外商业外观的立法与司法历程 概览西方国家主要用商标法律保护商业外观。目前，这些地区都已经开始对商业外观提供类似注册商标或者非注册商标的知识产权保护。在美国之外的其他地区，立法和司法进程都比较滞后。例如，澳大利亚1995年修订的《商标法》开始保护商业外观。2000年，加拿大的引Lilly、Novopharm等制药巨头依据《商标法》、普通法卷入了本国第一起有影响的商业外观侵权诉讼。相比之下，美国对商业外观的立法最 多，案件也最多，P&G、Procter& Gamble、F&M Distributors等一大批企业都曾卷入商业外观侵权诉讼。在美国法院，被推上被告席的东 亚、东南亚公司也已不少。美国联邦最高法院和联邦各巡回法院近几十年来受理的一些大案对其他地区的立法和司法进程都产生了重大影响。

(二)美国商业外观的立法和司法进程

美国1946年颁布的《Lanham法》开始用商标法律保护商业外观。直到1980年代，美国法院才把保护范围扩张到产品形状和设计。1981年，联邦第五巡回上诉法院放松了区别性要求，允许商业外观不需通过获得第二含义而获得内在的区别性。1987年，美国第六巡回上诉法院裁定，《Lanham法》对注册商标的保护也应当延伸到对未注册的商业外观的保护。具体适用的条款主要是《美国法典》第15篇第1125 (a)节。该院还裁定：商业外观获得该节保护需要满足三个要件：(1)商业外观在市场上获得了第二重意义；(2)竞争厂商之间的商业外观国国会修改《Lanham法》第43(a)节，扩张了商业外观的定义和侵权救济方式。

1992年，联邦最高法院裁定“Two Pesos诉Taco Cabana案”中的商业外观具有内在的区别性。涉案的商业外观保护用于营造节日饮食气氛的内外天井式画廊餐厅。该商业外观涵盖的识别要素太多、太杂。能被法院认定该整体性商业外观存在内在的区别性，这是非常不容易的。该案的裁决极大地提升了人们申请商业外观登记的热情。 1995年， 在 “Qualitex公司诉 Jacobson产品公司案”中，联邦最高法院认为色彩本身不能具有区别性，但是具备第二重含义的色彩可能满足区别性要求。1999年，美国国会修改《Lanham法》，把未注册商业外观属于非功能性商业外观的举证责任交给了原告人。这样，如果原告没有就商业外观获得商标局的登记证书，那么在侵权诉讼中，原告必须亲自证明涉案的外观属于非功能性商业外观。相反，对于已注册的商业外观，相关的举证责任由被控侵权人负担。

2000年，在“沃尔玛超市公司诉Samara兄弟公司案”中，联邦最高法院认为产品设计不同于产品包装，其本身不具备区别性，只有具备第二重含义时才能满足该特性。 2000年，在 “Straumann公司诉 Lifecore公司案”中，原告认为被告销售的手术用Stage-1系统侵犯其知识产权。三个侵权指控分别是：《Lanham法》上的商业外观侵权、普通法上的商标和商业外观侵权、不正当竞争。由于原告出示的证据备公司诉Marketing Displays公司案”中，联邦最高法院提高了商业外观非功能性特征的认定标准。

2002年，世界玩具巨头Quinn Emanuel公司控告香港一家玩具公司和它的美国分公司侵犯玩具车的商业外观。被告反诉涉案的商业外观无效，不应受到商标法保护。而且，被告认为，自己已经销售使用类似外观的玩具达15年之久；由于长期怠于行使权利，原告的诉讼请求应予驳回。原告认为，在长期使用中，原告的商业外观已经在消费者心目中产生第二重意义--对使用人身份和货源的信任。这种意义每年给使用相关外观的商品带来数百万美元的销售额。此外，原告对相关商品的市场推广耗费了30年时间，花费了数千万美元。这些推广活动都使用了争议的外观。根据原告出示的消费者会面式调查报告，51％的受调查者认为，被告相关包装的产品与原告有关系。原告还指出，在12年前，它已经提起过类似的诉讼。当时，被告曾经同意放弃使用争议的外观。因此，陪审团裁定被告人实施了欺诈性的故意侵权行为。在签署永久禁令的同时，法院要求被告对原告支付330万美元惩罚性赔偿金。

2004年10月，在"Gateway公司诉Companion产品公司案"中， 联邦第八巡回上诉法院裁定美国电脑巨头Gateway公司的商业外观应受商标法保护。该案中，原告于1992年在计算机产品上把黑白斑纹的母牛形象设计注册为商标。不久，被告设计了一种玩具。玩具的形 象也是黑白斑纹的母牛。它可以包 在计算机显示器或者计算机包装盒外面。被告还设计了一种填塞棉絮的玩具牛。牛的形象也与原告的母牛类似。被告把这两种产品推向市场后，原告以商业外观知识产权、商标权受到侵犯为由提起诉讼。目前，两审法院作出了相同的裁决：被告侵害了这两种知识产权。它们都支持对原告提供永久性禁令救济。

2004年12月，在“Hooter公司诉WingHouse公司案”中，法院裁定被告没有侵害原告的商业外观，被告无需改变其服务员的打扮，或者改变店铺的外观。此外，法院要求原告就延续两年的侵权诉讼赔偿被告120万美元的损失；该案中，原告曾经主张女服务员的紧身裤、泳装上衣打扮受商业外观保护。但是，法院认为这种识别性特征尚未在市场上产生区别性，更不是原告所首创。对于店铺的整体外观，法院也认为不满足商业外观保护需要满足的实质条件。但是，这个案子并不表明房屋的整体性外观不能获得商业外观保护。此前，作为科罗拉多州Castle Rock工厂商店的所有人，Prime零售公司曾控告其竞争对手抄袭了自己的建筑规划，造出了具有类似外观的房子开了另一家商店。鉴于胜诉的预期不大，被告主动寻求了诉讼和解。因此，无论是否进行过商业外观行政登记，只要满足上文的商业外观三要件，商用房屋的整体性外观设计享有商标领域的成文法、普通法所提供的保护。

我国要否用商标法律扩大对商业外观的知识产权保护

从我国企业在美频频被诉的态势来看，我国企业要尽早把自己的商业外观公示出去。其具体方式可以是：办理版权登记；申报外观设计专利；把单个或者多个识别要素分别注 册商标；到国外行政机关注册商业外观；在国内住处服务公司提交商业外观民间登记，以获取第三方证据；到我国公证机关办理公证；保存广告、促销、销售或者其他使用证据，并保存创意设计、设计图、委托合同等商业外观原创证据。

我国法院、立法机关更要认识到，用商标法扩大对商业外观的知识产权保护，这是一个国际大趋势。目前，我国已经出现一些用《著作权法》、《反不正当竞争法》保护商业外观的案例。不过，我国《专利法》目前仍然是商业外观的主要保护工具。问题在于，这些法律提供的法律推理、制度架构只能涵盖极为有限的一些商业外观类型。对商业外观提供商标保护，这是发达国家大批企业、律师、法官、立法者长期摸索、权衡的结果。我国选择用商标法扩大对商业外观的知识产权保护，这可能减少我国学者、官员进行理论探索、制度设计的成本，直接把他们推到分析和解决现实问题的位置之上。此外，按照美国行政规章，从2001年6月30日开始，美国一切企业合并都需要提交商业外观价值评估报告。随着中国宏观经济结构的调整，大批中国企业将在美国面临企业合并问题。广泛借鉴和推广美国的商业外观保护制度，这些中国企业就会在相关的知识产权资产评估中作出更到位的判断。

从贝发集团的案子来看，无论我国是否引进西方相关法律制度，我国企业，尤其是出口型企业都要注意商业外观的国内外注册、公示，更要注意缔造原创性的、非功能性的、区别性的商业外观。对于奇瑞集团的案子，近期可以主张通用汽车公司的外观设计没有申请中国专利，因而无法获得商业外观保护。但是，这种做法无法长期说服国外企业。从长远看，我国应该构造与北美类似的商业外观法律制度。从法理上看，知识产权是一种民事权利。民事权利的外延拓展规则是：法无明文规定则竞自由。因此，我国应当保护的知识产权的外延可以无限扩大。对民事主体智力成果的各种最新表现形式，我国法院都要根据新的权利诉求提供知识产权法律救济。实际上，我国法院已经在用《民法通则》、《版权法》、《反不正当竞争法》对很多新出现的商业外观权利诉求提供法律救济。在不违反我国现有知识产权法规的前提下，广泛借鉴欧美的商业外观保护制度，我国可望在商标法律框架内逐步缔造一个发达的商业外观行政登记、司法保护体系。作者单位：国家知识产权局

编辑日期：2005-3

来源：中华商标

作者：魏衍亮