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制止网上占地、网上混淆、网上联想（下）

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2019-07-14 14:39

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（接上期）四.制止网上联想

(CYBER—ASSOCIATION)--保护商标的表彰功能

网上联想可以造成网上淡化，具体可以分为两种：一是网上弱化．二是网上丑化。网上弱化也可称为“域名搭车”(CYBERPIRACY)，它的典型特征在于并不注册与商标权利人所拥有商标一模一样的域名，而是略加改变或添加，如故意拼写错误，但使人一望可知真正的核心商标。去年保时捷公司起诉的P O R S C H E C A R、PORSCHAGIRL、CALP0RSCHE等200多个域名即属于这种情况。网上联想一般不会使人产生混淆，因为真正的商标所有人一般只注册与商标相同的域名，如PORSCHE．COM，PORSCHE．COM．CN，但如果听任这种搭车借光行为，商标所有人和消费者的利益最终会受到不可挽回的损害。

美国联邦反淡化法(FTDA)的通过为商标所有人在网上反击域名抢注提供了有力的武器，尤其是结合1999年颁布实施的《制止网上占地消费者保护法》(ACPA)，域名抢注者只要具有恶意并且淡化了原告的商标，即可判令被告将域名转让给原告，而无需考虑被告是否同时在出售商品或提供服务。即使不是抢注，只要构成淡化(主要包括弱化和丑化)，商标所有人仍然可以对抗域名注册人。

(一)网上弱化(CYBER一BLURRlNG)

域名的首要功能无疑是指示网页的地址，但域名的功能不仅于此，它还可以向网民传达有关网站内容的一些信息，尤其是在驰名商标的情况下，域名甚至还能提供标指网站内容出处的信息。意图访问某公司的网民在不知道网址的情况下，通常会通过该公司的商标或字号猜测域名的构成，例如，准备查看“施乐”公司的人，通常会输入XEROX．COM的域名进行访问。域名的这种双重功能就决定了它与一般商标的重大区别，因此反淡化法在解决域名争端方面应该具有特殊的价值。

反淡化法实施的当年，伊利诺斯北区法院和加利福利亚中区法院在两个案件中，分别裁定一口气注册了240多个域名(包括intematic．com、panavision．com)的Dennis Toeppen淡化了原告的商标。原告的商标虽然够不上联邦反淡化法中所列的著名标准，但法院无疑是认为被告大量的恶意注册本身已构成法律需要制止的行为，因为这一行为妨碍了原告在网络上使人识别其商品或服务的能力。

在该案中，一审法院还驳回了被告认为其域名注册不构成商业性使用的答辩，法院认为，由于被告向原告索取l万3千美元以交换其抢注的商标，该行为本身已构成了商标法意义上“商业性使用”的要求。

在上诉判决中，美国第九巡回上诉法院特别明确了一点，即注册域名本身虽然不能构成商业性使用，但由于一审被告试图以此谋利，例如对他注册的intermatic．com开价l万美元，对americanstandard．com开价l万5千美元，则完全可以认定为商业性使用。并且，虽然一审被告在网页中只是显示了伊利诺斯州PANA的一幅鸟瞰图，但被告将原告著名的PANAVISlON注册为域名的行为实际剥夺了原告自己以此域名上网的最简洁的途径，因为网民在网上浏览时，一般会直接以公司的商标或商号猜测域名，如果得到的结果不是网民想要去的地方，无疑会使他们失望而去，而不会求助搜索引擎去产生成百上千的检索结果，最后必然会影响到原有商标的识别性。而且，原告的商标被被告用作域名也就意味着原告失去了对这一标记的控制权。因此，最终认定被告的行为已构成淡化。

但网上淡化的问题并未最后解决，在AVERRY DENNISON一案中，原告AVERRY DENNISON是一家办公家具的供应商，历史十分悠久。被告是一家加拿大的因特网服务商，它将12000个姓氏全部注册为电子邮件的地址，号称愿意使用个性化地址的网民可以到它那里租用与其姓氏相应的地址，其中包括averrry．net和dennison．net。但原告就办公室产品在美国拥有AVERY和DENNISON两个联邦注册商标，并且已经注册了averry．com和averrvdennison．corn域名，于是以侵权、淡化为由诉至加利福利亚中区法院。

法院认为被告的行为已经构成网上劫持，尽管它自己不用，但它将域名出租已构成商业性使用；而且，允许被告将他人的商标注册为域名无疑会减弱该商标的识别性，如果不能将这种情况认定为淡化，就意味着被告同时也注册了的诸如Ford、Edison、Wrigley这样的姓氏将失去作为域名使用的最佳选择；并且，尽管被告声称他只是将这些域名作为非商业性电子邮件地址来使用，但经济规律最后会促使被告将这些域名转让或出租给出价最高的任何人，而不论该人会如何使用这些域名。法院因此认定被告的行为已构成对原告商标的淡化，判令被告以每个域名300美元的价格将这两个域名转让给原告。

不过，美国第九巡回上诉法院在审理该案后，推翻了一审法院的判决。上诉法院首先与它审理PANAYISON案进行了比较，得出了三点不同之处，一是本案上诉人对一审原告商标是否著名提出了异议，二是PANAVISION一案中的被告对他向原告索取钱财未加否定，三是此案涉及的是在．net域下的注册，而不是象PANAVISION案涉及的是．com域下的注册。

因此，一方面上诉法院认为一审原告虽然在办公家具领域拥有较高的知名度，但由于在一般公众中，或者至少在被告的因特网用户中(即在“．net”中)并无特别的知名度，而被告并未在原告的客户中从事商务活动，并且据调查显示有800多个厂商使用AVERRY，200多个厂商使用DENNISON，因此上诉法院不认为原告的商标是一个可以享受反淡化保护的著名商标。另一方面，上诉法院认为被告Sumpton仍然是在姓氏的意义使用Avery和Dennison两个词，而不是象一审法院所说的那样试图以此谋取该姓氏作为商标的利益；而且，在．net上注册与在．com上注册存在很大的不同，上诉法院认为迄今为止裁定网络抢注的案例都是针对．com而言的，因此不能认定淡化成立。

上诉法院的判决无疑提高了著名商标的门槛，在很大程度上改变了淡化保护一边倒的局面，正如我们将在防止商标权利人滥用商标权的一章中将要看到的那样，这尤其可以给域名注册人抵御“反向劫持”提供武器。

(二)网上丑化(CYBER—TARNISHENT)

与证明弱化相比，在防止商标被丑化方面，由于不用证明混淆，甚至无需和具体的商品或服务联系使用，只要他人的使用方式能使人产生一种不洁的联想，淡化诉讼就可以认定成立，反淡化法因此可以起到十分有效的作用。

华盛顿西区法院根据联邦反淡化法制止了一家公司使用著名的儿童游戏商标“CANDYLAND”作为色情网站的域名。同样，加利福利亚北区法院也毫不费力地裁定了一家分别使用adultsrus．com和Adults R Us作为域名和招徕用语的色情网站丑化了原告在儿童玩具及服装上享有盛誉的TOYS“R”US和KIDS“R”US商标。纽约南区法院也毫不犹豫地禁止了被告使用“芭比”(Barbie)商标作为成人网站的站名(Barbie `s playhouse)和域名路径(jcomlive／barbie．htm)的行为。

因此，域名如果足以产生丑化著名商标的可能，一般说来，商标所有人的胜算还是相当大的。

五、域名所有人的抗辩事由

为了防止商标所有人利用其商标随意威胁域名所有人及反向劫持域名，UDRP及ACPA也列举了善意的域名所有人对域名拥有具有正当权益的儿种情况，如UDRP就规定以下几种情况不属于恶意注册：

一是域名所有人在收到争议通知之前已经在商品或服务的善意提供中，使用或明显准备使用域名或与域名相应的名称；

二是即使域名所有人没有取得商标权，但他作为个人、营业或其他组织，已经以域名为人所熟知；

三是域名所有人正在非商业或合理地使用域名，并且没有从混淆性的消费者分流或玷污商标中获取商业利益的图谋。

ACPA中也特别规定，如果域名所有人认为，或有合理理由认为域名的使用为合理使用或其它合法使用，则不能认为域名所有人具有恶意(见1999年11月29日修改后的兰哈姆商标法第43条(d)(I)(B)(ii))，尤其是域名所有入伍对域名同样拥有商标权或其它知识产权，或将自已通常的名称注册为域名的情况下，都不能遽下“恶意”的结论。

此外，对商标所有人商标的知名度和显著性提出挑战也是域名注册人反击的有力武器，商标所有人如果不能提供在当地驰名并具有绝对显著性，尤其是某一商标在别的类别上被广泛使用的事实，一般是很难胜诉的，以上所举的Avery Dennison一案正说明了这一点。此外，象言论自由、新闻报道或评论、比较广告中的使用均可作为抗辩的事由。

因此，在对域名的性质进一步搞清楚之前，诚实信用的原则或者说“欺诈毁灭一一切”的原则以及要求保护的商标应当具有绝对显著性的门槛，对于打击侵权者、保护善意使用人仍然有着巨大的现实意义。

作者单位：国家工商局

编辑日期：2000．11

来源：中华商标

作者：黄晖

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