浅谈“商标淡化”的产生过程

　　浅述“商标淡化”的产生过程

　　编者按：所谓商标淡化，是一种比较特殊的商标侵权行为，也是一种不正当竞争行为。对于这一概念的论述多种多样，而源于本国概念性描述的习惯又有所争议。本文简略描述了“商标淡化”的理论，可作为相关人士在研究这一概念的背景补充。

　　商标的功能在演进

　　商标的功能是随着经济的发展、时代的变迁而不断发展的。

　　“从中世纪到19世纪，几乎所有交易行为，在本质上均属区域性者居多，消费者对制造商之认识与信赖程度，对于其购买欲有实质之关联。商标表彰商品之来源或出处（origin　or　sourse之功能乃理所当然。”

　　这种标明商品之来源与出处的识别功能就是商标初始萌育时所具备的原始功能。

　　此时它和所标示的商品是融为一体的，商标一旦脱离特定的商品，便没有任何价值。但自19世纪产业革命至今百多年来，随着科学技术的发展，国际之间交通和通讯越来越便利，跨国贸易也日益兴盛，在这样的背景下，商标尤其是驰名商标及著名商标的功能发生了深刻的变化。

　　首先，“商品品质之竞争，有赖商标以表征其具有同一水准（the　same　level　of　quality”。即商标功能从单一地区别商品或服务产源，发展到与产源相独立地运载企业的信誉。

　　更进一步，在区别商品的同时，商标甚至可以区别使用商品的人，它已日渐成为个人身份乃至生活方式的象征，如“奔驰”与高档轿车、“派克”与高级钢笔的联系，以及进而与乘坐高级轿车和使用高级钢笔的成功人士的联系。

　　至此，商标终于彻底超越了原始功能的桎梏，其经济功能得以证明。

　　传统商标理念的缺陷

　　理论永远是一种对于现实的回应，在商标仅仅具备原始功能的时期，当商标侵权人将他人商标使用在相同或类似的商品上时，商标权利人请求保护的理由自然是因影响区别功能导致商标权利人和侵权人的商品产生了混淆，继而影响了消费者对商标权利人商品的选购。

　　法院也会认同商标权利人的观点，判令商标侵权人承担法律责任。

　　而若他人是将权利人商标或与之相似的商标使用在不相同或不类似的商品上，被控的侵权人显然会以“不可能产生混淆”为由提出抗辩，主张并无侵犯权利人商标权的行为。

　　由此可以发现，传统商标法的当务之急就是制止混淆，其“关键是保护公众，而非商标所有人，充其量是在保护公众获取正确信息的意义上保护商标所有人”，如《兰哈姆法》第32条就立足于禁止商标在“可能造成混淆、错误及欺骗”的情况下进行商业性使用。

　　现代商标发展的需求

　　而现代商品经济发展促使商标的经济功能逐渐为人们发现和肯定后，混淆理论的不足之处就日益显现了。

　　商标不再是“本身并没有意义，只有在和特定的商品或特定的商誉相联系时才值得保护”了，商标权被公认为是一种无形财产权，其本身具有独立的价值。

　　而对于驰名商标和著名商标而言，甚至往往具有特别巨大的价值。如2000年可口可乐的品牌价值高达725亿美元，微软的品牌价值也高达701亿美元。

　　将这些商标用于无竞争关系的商品上或者用作商标以外商业标志甚至做非商业性使用时，虽难以导致误认，却常常会发生玷污、贬低或减弱商标价值的结果。

　　在立足于保护公众的混淆理论对此显然无能为力的情况下，联想理论作为商标保护的重要观念终于确立起来。

　　如比荷卢法院所阐述:“如果标记可能产生同商标的联想，公众就可能将二者联系起来，这种联系，不仅是在可能让人认为产品的来源相同或相关的情况下，会损害在先商标，而且即使在不存在混淆时也会有损害。”

　　同时该法院还认为：“事实上，因看到某一商标无意中想到另一个商标，从而造成二者之间的联想，即可将在先商标的商誉转移到该标记上，并因此淡化该商标的形象。”

　　可见，从混淆理论到联想理论的最大变化，在于商标保护的出发点由防止消费者对产品产生混淆，到保护商标所有人的商誉 (即商标这一无形财产)免遭寄生行为的侵害。

　　商标淡化理论的萌芽

　　总之，随着商标功能由识别向表彰的扩张，商标尤其是著名商标和驰名商标保护的观念也相应地实现了从混淆理论向联想理论的扩张，这两种客观和主观方面的趋势共同构成了商标淡化理论的主客观基础。

　　正是在为了保护商标表彰功能而确立的联想理论的基础上，商标淡化理论作为严谨的体系发展起来。

　　如FTDA的立法报告人在报告中指出：“保护商标不受淡化不同于保护商标不受侵权。淡化的认定不依赖于侵权的认定标准，不依赖于混淆、欺骗或误认的可能。但如果未经许可使用著名商标，会使公众心目中代表惟一、独特的商标形象降低，淡化就产生了。”

　　根据该报告表述：“淡化是一种同传统侵权完全不同的侵害。即使没有混淆，商标的活力仍可能因他人的使用而受损，这才是淡化的本质所在，混淆导致直接的损害，淡化则是一种感染，如果任其发展，最后必然会破坏商标的广告价值。”

　　一般认为，商标淡化理论的源起，系出自耶鲁大学法学院教授Frank　Schechter在1927年于《哈佛法学评论》（Harvard　Law　Review发表的《商标保护的理论基础》（The　Rational　Basis　of　Trademark　Protection一文。

　　虽然Schechter教授在文中并未明确地将其称之为“商标淡化”理论，但是却因为其认为商标的价值并不限于表彰商标的来源，还在于商标具有可独立表彰商标所代表的品质与价值的功能。

　　Schechter教授因此提出与传统商标法大异其趣的见解，认为，在所有这些案件中，必须结合商标的功能，才能测算真正的损害。

　　这种损害表现在，由于被使用在非竞争的商品上，商标或名称在公众心目中的形象和影响(identi-ty　and　hold)逐渐削弱或降低。

　　商标越是显著或独特，给公众的印象就越深，防止该商标与其特定商品之间的联系被削弱或消失的需要就越强烈。

　　故“商标权人不仅应当禁止他人将他的商标使用于相互竞争的商品上,而且应当禁止使用在非竞争性的商品上。”

　　理论推进中的曲折

　　淡化理论第一次谋求制度上的认可首先在上世纪30年代初遭遇失利，当时美国国会否决了由Schechter起草的相关议案。但随着社会经济生活的发展，对商标保护的需求更加迫切且淡化理论本身亦不断发展和成熟。

　　虽然1946年7月5日通过的《美国联邦商标法》（《兰哈姆法》Lanham　Act依然没有明确规定有商标淡化的条款，但是1947年,马萨诸塞州第一个以立法的形式规定了防止商标淡化的条款（anti-dilution　Statute。

　　该条款称：“在可能损害营业名声（business　reputation或使商号或商标的识别作用（distinc-tive　qualify淡化情况下，即使当事人之间不存在竞争关系，也未造成商品或劳务的出处混淆(con-fusion)　，仍可成为商标侵权或不正当竞争案件的禁止命令的对象，使商号或商标所有人得到救济。”

　　在此之后，美国有25个州分别制定了各自的反淡化法，其中，大多数州的法律与早期《州商标示范法》第12条的反淡化规定基本一致，即保护著名商标，防止他人擅自使用，即使这种使用并无可能引起商品或服务来源的混淆。

　　在这种缺少联邦统一立法的情况下，州与州之间的立法对是否支持商标淡化的态度各有不同，而同为支持商标淡化立法的州与州之间在具体的规定上也常有所不同，于是直接导致了司法实践的混乱和芜杂。

　　如1963年的“波拉罗依多案”中，伊利诺依州法院认为：“象‘波拉罗依多’这样有很好的信誉和很强的顾客吸引力的商标或商号，如其识别作用被淡化，即使原告的产品与被告的产品无竞争关系，且无混淆的可能，原告也可得到救济”。

　　而同年，关税与专利上诉法院受理的乔治・A・迪克尔(Geo.A.dickel)公司诉杰纳里尔・米尔(General　Mill)公司一案却作出迥然不同的裁判，法院认为，双方系分别在不同商品上使用“CAS-CADE”商标，尽管商标牌名相同，但并不存在引起消费者混淆的可能性。

　　因此，法院没有作出有利于上诉人的判决。

　　但总体说来，从淡化理论形成初期到20世纪80年代，美国的联邦法院对商标淡化理论的适用仍是较为保守的，司法实践中对以淡化为由提起的商标异议或侵权诉讼大多不予支持，通常仅就注册商标的淡化问题提供保护，对于未注册商标以及不适合注册的商标不适用淡化条款，且在确定“误认”时，还规定了许多非常明确的限制。

　　这一方面是因为缺少联邦立法的确认，需要防止这种扩大保护导致商标所有权滥用而侵犯自由竞争和公众利益；另一方面，从当时法官的通常认识看来，淡化行为与发生混淆的结果互相依存，如果没有混淆的事实或可能性，就不应该存在商标淡化的问题。

　　商标淡化的立法

　　经济生活的发展越来越不能满足于商标淡化理论仅存在与各州分别立法的阶段。

　　一方面，诉讼成本过于高昂，商标权人不得不奔波各州逐一提起反淡化诉讼，且各州的保护标准还不尽一致，“有的要求在出现‘混淆的可能’时才能得到救济;有的仅仅禁止不正当竞争、非法混淆的商标的使用”。

　　另一方面，商标权利人即便在某一州取得胜诉，也并不意味着法院会因此为其发布全国性的禁令。

　　因此，1988年修改兰哈姆法时，国际商标协会(当时为“美国商标协会”)就试图将商标淡化规定写入联邦商标法，但因顾忌可能妨碍到宪法第一修正案所保障的言论自由权利，仍然未获通过。

　　直到1995年，在充分考虑言论自由权利的情况下，《联邦商标淡化法》（The　Federal　Trade-mark　Dilution　Act　of　1995，以下简称FTDA终于得以通过。

　　1996年1月16日，克林顿总统在兰哈姆法通过50年之后签署了这一法案并于当日正式生效。

　　相关链接

　　FTDA的主要规定有：

　　(一)立法目的在加强对著名商标（famous　mark的保护。

　　(二)他人使用之商标或交易名称如构成下列情形，著名商标的权利人有权请求法院发出禁令，禁止他人继续使用：

　　1.他人将该商标或交易名称作商业上使用。

　　2.他人使用该商标或交易名称，系在著名商标已著名之后。

　　3.他人使用该商标或交易名称，对作为著名商标区别特质的显著性会造成淡化的结果。

　　(三)法院判断商标是否具有显著性、是否著名，可斟酌下列因素（但不以下列因素为限：

　　1.显著性的强弱，包括原本即具备的显著性及使用后取得的显著性。

　　2.商标使用于商品或服务上的时间及范围。

　　3.商标广告或公示于众的时间及范围。

　　4.商标使用的贸易区域的地理范围。

　　5.使用商标的商品或服务的贸易渠道。

　　6.在贸易区域和贸易渠道内，权利人及禁止命令相对人，被认知的程度。

　　7.其他第三人使用相同或近似商标的性质及范围。

　　8.商标是否已依法注册。

　　(四)著名商标的权利人原则上仅能请求禁令补救，但如能证明相对人故意企图利用权利人的信誉进行交易或故意冲淡著名商标的显著性，权利人可以一并请求赔偿。

　　(五)　若相对人的商标已依联邦法注册，则著名商标权利人不能仅依普通法或州法在联邦法院起诉要求禁止其淡化行为。

　　(六)下列情形不构成淡化：

　　1.为了在相互竞争的商品或服务上予以识别，而在商业广告或促销中，合理使用著名商标加以比较。

　　2.使用商标作为非商业性的使用。

　　3.任何形式的新闻报道或评论。

　　文/大兴法院董皓