从彼得兔案件看商标权与版权之正当使用

一、事件基本情况

《兔子彼得的故事》是英国著名女漫画家毕丽克斯·波特(以下简称波特女士)创作的享誉西方一个世纪的童话漫画作品。该作品由英国费德里克·沃恩有限公司(以下简称沃恩公司)于1902年首次出版发行。随后至1913年问，作者以此风格陆续出版的彼得兔系列故事由沃恩公司共分为23本小开本单行册发行，每册主人翁有侧重，以书中的主要角色为封面，书中涉及的小动物由作者亲手绘制，形象活泼可爱，故事语言简短风趣，深受小读者喜爱，很快成为欧美国家销售量最好的儿童读物之一。1943年，波特女士逝世。在去逝前，她将作品作为遗产转让给了为出版发行其作品做出努力的沃恩公司。沃恩公司对波特女士创作的作品，包括形象及故事装帧编辑等，拥有版权等所有权利。1993年6月4日，沃恩公司将该套丛书中的主人公一兔子、鸭子、小老鼠等形象向国家工商总局商标局(以下简称商标局)申请商标注册，并于1994年10月被核准，1996年又被核准注册“彼得兔”文字商标。波特女士作品“兔子小跑”画面作为丛书中最经典的图形被作为商标，核定使用在商标注册用商品和服务国际分类第16类书、杂志、印刷品等商品上，注册号为：第713230、714540号，商标专用权有效期至2004年lO月28日。

中国社会科学出版社(以下简称社科出版社)于2003年4月正式出版“彼得兔系列”丛书4册，收录了波特女士彼得兔系列故事中的19个故事并进行了重新编辑，社科出版社与该套书的中文翻译签有翻译版权协议。4册书除以“彼得兔系列”命名外，还就故事中不同的主人公而各有书名，但为统一起见，全套书(4册)的封面、封底、书脊、书页上均印有波特女士笔下同时也是沃恩公司的注册商标“兔子小跑”图形。

2003年4月初，沃恩公司以社科出版社商标侵权为由，请求北京市工商行政管理部门制止侵权行为。经调查核实，北京市西城区工商局于8月27日作出行政处理，没收社科出版社侵权图书23536册，罚款357560．53元。lO月27日，社科出版社不服，向北京市工商局申请行政复议，北京市工商局复议决定维持了原处理意见。前不久，社科出版社又向北京市第一中级人民法院就此案的行政处理决定提起行政诉讼。

另外，社科出版社在行政处理期问还提起诉讼，请求北京市第一中级人民法院判定其行为不构成商标侵权，理由：自己不是商标使用行为，是对已丧失版权作品的合理正当的版权使用。

二、案件双方当事人主要观点

作为商标注册人，沃恩公司认为，“兔子小跑”图形和“彼得兔”文字是依法注册的商标，在该商标专用权核定使用的商品范围内，擅自使用与其注册商标相同或者近似的文字、图形均属于商标侵权行为。社科出版社认为，将已进入公有领域的波特女士作品中的插图和最具代表性的主题词注册成自己的商标，企图将其变成自己垄断版权的作品，这是对公众权益的恶意剥夺，而社科出版社是将已丧失版权的作品进行出版发行，属于版权的正当使用，不构成对已注册商标的侵权。

三、笔者个人看法

上述案例集中引发了对丧失版权的作品能否通过商标权形式延伸其版权权利，以及如何准确界定商标权和版权的权利范围等实践中存在的、社会各界十分关注的焦点问题。对此，笔者认为：

(一)法律允许将享有着作权的作品通过注册商标的形式而使其同时拥有商标专用权。

著作权和商标权较之其他知识产权有更加紧密的联系，这就是：享有著作权的作品，如果不违反商标法有关规定，可以作为商标注册。

从商标必须以能够识别的物的形式予以表现的角度看，版权是商标权的最基础性的权利。商标法律规定，商标主要由文字、图形、数字(主指经变形后的数字)、三维标志(指立体商标)、颜色或者这些要素的组合所形成的平面或者立体图像构成，是通过附加在具体物的载体上体现出来的，任何商标标识的产生均是先有这些图像而后被核准注册为商标，或将其使用在商品、服务或者其广告宣传上。因此，作为商标的前身一图像，首先其作者就具有版权。在实践中，大多数商标并不存在版权纠纷。当商标使用者(包括注册人)索取他人现成的作品作为商标注册、使用时，只要征得该作品版权所有人同意，也不会出现商标与版权之间的纠纷。前几年“武松打虎”和“三毛”商标与版权产生的纷争，就是因为商标注册人将享有版权的作品未经其版权人的同意而作为商标使用造成的，这些案件最终以保护版权，撤销注册商标终结。商标法律明确规定，将侵犯他人在先权利的商标申请注册，已注册的商标应予撤销。所以，作为商标管理者，往往告诫商标使用人要一次性买断与商标相链接的所有权利，如专利权、肖像权、版权等，就是这个原因。因此，只要经过版权人同意，享有版权的作品在不违反商标注册有关规定情况下，可以通过注册享有商标专用权。当某一版权作品被注册为商标后，在其商标专用权核定范围内擅自被作为标志使用的行为受《商标法》调整，而不再受《著作权法》保护。

(二)版权和商标权的权利范围存在明显差异。其使用的方式和法律后果不同。

版权的使用不是标志性使用，以享有版权的书籍为例，版权是作品的作者创作思想及其思想表达方式的集中体现，其权利的范畴基于作品的特定内容，任何未经版权所有人允许抄袭、篡改、编辑、印制、发行以及演示作品等等行为，都是擅自使用版权作品的行为，均构成版权侵权。版权与生俱来，自作品诞生之日起就自然享有。人们喜爱某部作品不是因其系某个出版社制作或者看中了作品引人心动的名称，而是受作者自身思想表达能力的吸引或者是对作品主题内容有消费需求(如字典)，即作者本人或者作品描述主题是人们购买书籍作品的主要选择性标志。出版者可以将作品名称或者作品插图等用作封面以提示作品内容，但封面提示性内容应当与作品内容一致，例如写小老鼠的故事就不应当用小兔子做封面提示，除非这样的设计是完全复制的原作。版权重在主题思想的客观表达形式和人们对该形式的认可和消费。所以版权的使用，主要是对完整作品或者其作品中最精练内容的复制、发行、表演、广播等权利的使用，其突出的内容应与作品内容结合紧密，未经作者同意不得随意编辑。

书籍是可以注册商标的商品，现在书籍上的商标，既可以表示书籍印刷出版来源一出版社，也可以表示书籍内容所指向的消费群体(少儿读物、科技作品等)，也可以表示书籍的中心思想内容(如某主人公的趣事连载)。因此，商标已从是一个简单来源提供者的区别性标识，开始向商标所表达的商品或者服务内涵发展。人们对商标的模仿，就是因为使用相同近似的商标，易使他人认为其标示的商品具有商标注册人的商品特点，或者是商标注册人的新产品，或者是其与他人合资、合作的产品。这种依靠他人已有的商标信誉推销自己商品而取巧谋利的行为是法律所不允许的。

商标的使用是标志性使用，即标志显著，通常其标志与所使用的商品无直接联系。因此，当一个不能说明商品任何特性的标志出现在该商品上时，这个标志就是商标，已经依法注册的，就是注册商标。

(三)版权作品的商品化，使版权通过商标权形式予以延伸成为市场经济发展的客观需要。

在书籍上使用商标可以产生不同的区别作用。因出版社不同，其出版作品的风格、印刷及装帧质量等存在明显差异，这也是有的出版社要注册自己的商标，将自己出版发行的作品与其他出版社出版的作品相区别的原因。而出版社使用注册商标，不仅可以标示自己的身份与他人不同，也可用商标标示书籍作品的写作风格，或者用其引导不同读者群体进行方向性选择。比如“布老虎”是某出版社书籍上的注册商标，其丛书所收的是中国当代文学的高水平作品，作者并不固定，人们通过商标可以划定读者范围。有人认为，书籍有作者署名就足以区别其来源，出版社在书籍等商品上注册商标是无意义的，或者仅起到区别不同出版社来源作用，这个观念恐怕已落后于时代的进步和发展了，特别是随着某部作品的畅销，以作品内容为主题的其他产品也会有消费市场，这些产品源于版权，借助了版权赋予的主题思想和性格特点，但根据其生产的其他商品则超出了版权管辖的范畴，因此，以商标形式保护延伸出来的具有版权特征的商品权必然会成为市场经济的客观需要。

应当看到，社会发展到今天，一部作品是否成功已附加了除作品以外其他的智力投入。作品写得好只是有了一个良好的发行基础，商品是否有市场则还需要经营上的再投入。在数字信息和文化取材广泛的形势下，好的作品已不再具有“酒香不怕巷子深”的优势了，就是那些丧失版权但仍脍炙人口的作品，在继续发行的过程中，也是通过那些强力出版社精心制作并大力宣传后才有广大消费市场的，对此，出版社的工作功不可没。出版发行的成功，是伴随作品而具有的出版社的智力创造成果，其因此付出的劳动应当得到回报，并受到法律保护。沃恩公司与波特女士的协议，使该公司对作品的前期投入得到了日后丰厚的回报是一个成功的案例。

但值得注意的是：版权与商标权既可以属于同一个权利人，也可以由不同的权利人所拥有，其权利的行使也会因权利范围的差异而有很大区别。版权的利益源于作品本身，超出人们对版权作品的认知而以新的其他权利概念使用含版权作品的行为不属于《著作权法》的保护范畴，比如音乐作品“娃哈哈”与饮料“娃哈哈”商标是截然不同的两个权利，版权人诉商标注册人版权侵权之诉以败诉告终。反之亦然，运用商标权获取的利益是通过对版权作品的具体运作而衍生出来的，并不包括作品本身固有的内容，因此，如果别人仅对作品做描述(介绍)性使用，即使该作品具有标志性，也不会受商标法保护。

(四)基于版权而获得的商标权，不能排斥他人对该已丧失版权的作品的正当使用。

知识产权立法在保护人们智力创造成果的同时，也为推进科技创新和社会进步而对其权利的使用规定了一定的限制。权利保护期限的相关规定就源于此理。为保证先进的知识产权成果的传播，保护社会公共利益，享有权利的一方不得长期垄断某一种对社会进步有促进作用的知识产权。与专利、版权不同，商标仅表示某个具体商品或者服务的提供者与他人不同，人们不会因被禁止使用某个商标，而丧失该种商品或者服务的生产权或者经营权。即禁止他人使用相同、近似商标并不会妨碍具体商品或者某个行业的发展。有人认为，将进入公有领域的版权作品注册为商标，就限制了他人对作品的正当传播，形成用商标权对丧失版权作品的再次垄断，这个观点是错误的。笔者认为，社科出版社完全可以正当出版、发行丧失版权的《兔子彼得的故事》系列丛书，可以将波特女士的作品重新编辑并配以原有作品图案，但其利用“兔子小跑”图形已经具有的知名度，将主人翁是小鼠、小猪的故事书，也标上“兔子小跑”图形，在每本书的封面、封底、书脊、页码上加印该图形，这种方式并不是原著的表现方式，在众多书籍上使用自己商标的今天，在商标能够发挥统一风格、统一主题作用的今天，应当说，这更是一种商标的使用，尽管这种使用，行为人不是主观故意模仿的，也未因擅自使用造成人们对商品来源的混淆，但其确实闯入了商标注册人的商标权利范围，淡化了注册商标的作用，应当予以制止。2001年《商标法》的修改，将商标反向假冒行为列入商标侵权范畴，相信不久的将来，淡化商标行为也会作为易给商标注册人带来其他损害的行为之一单独做出规定而受到法律的禁止。

编辑日期：2004-13

作者：吕志华

(作者单位 国家工商总局)