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商标放弃部分专用权的审查

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2019-07-19 19:56

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商标是商品生产者或服务提供者用以将自己的商品或服务与他人的商品或服务区分开来的标记，其主要功能即在于区别相同、类似商品或服务的不同来源。为了能够实现其功能，商标作为一种标记必须具备显著特征，便于识别。而且，商标所有人还要通过向商标局申请注册获得商标专用权后，才能使其商标功能的实现置于国家法律的保护之下。由于商标专用权是一种独占性、排他性的权利，商标局在授予某一商标申请人商标专用权之前，必须审查该商标是否具备显著特征，特别是当申请商标既包含显著部分，又包含其他属同行业公知共用的非显著部分时，必须充分考虑若核准申请商标的注册申请，是否会不恰当地授予商标申请人不公平地独占某些行业通用术语或标志的权利，从而影响其他人在经济活动中对这些通用术语或标志的正常使用。由于我国《商标法》没有明确规定对已注册商标的权利限制，为了避免注册商标在实际使用中产生权利冲突，所以在商标实质审查时对前述问题一般都严格掌握。曾经有一段时间，对含有非显著部分(企业名称例外)的商标，是一概不予核准注册的(也有极少数核准注册的例子，原因是当时对商标中包含非显著部分的情况没有予以起码的关注，更没有对在商标实质审查中应如何恰当地处理这种情况进行研究)。但考虑到商标使用中的实际情况，在1994年底修订后执行至今的《商标审查准则》中，增加了关于"商标放弃部分专用权的审查"的规定，使前述问题有了解决的途径。然而，令人遗憾的是，该项规定过于原则，执行起来标准不一，商标申请人也时常反映无所适从。据悉，为了尽快扭转这种令人尴尬的局面，商标局已着手组织人力对此进行专门研究。希望在不久的将来，我们能看到关于商标放弃部分专用权的审查的详细解决方案。在此，本人提出一下几点粗浅看法，仅供参考。

一、应视为自动放弃商标专用权的情况

1、申请商标属申请人自身的企业名称或企业名称一部分的，该商标中显著部分即企业字号或商号之外的其它行业通用术语，申请人可以不声明放弃商标专用权，而视为自动放弃。

2、申请商标不是企业名称的一部分，而是由字号或商号加上诸如"牌"、"BRAND"、"。COM"等公知共用词汇构成的，该商标中的公知共用词汇也视为自动放弃商标专用权。

由于对究竟哪些词汇属公知共用部分的认识可能因人而异，申请人在递交申请时应考虑申请商标中的非显著部分是否能显而易见地被审查员认同，如估计审查员认同的可能性不大，为避免审查员发给审查意见书要求书面声明放弃商标专用权进而延缓商标注册进程，申请人最好主动做出放弃声明。

二、应要求申请人声明放弃商标专用权的情况

1、当审查员认为前述第二种情况的申请商标中的公知共用部分有可能不为所有人认同，因而若视为自动放弃商标专用权予以注册，会导致对该商标的专用权范围有歧义的话，应该要求申请人声明放弃该部分的专用权。

2、申请商标中包含申请人的成立或创始年代的，该部分内容应声明放弃商标专用权。(图一和图二是两个案例，申请人分别声，明放弃 “SINCEl892” 和“OGCANINED1891”的商标专用权。图一中的“BRAND”视为自动放弃。)

3、申请商标包含《商标法》第八条第一款第(5)、第(6)项(经第二次修改的《商标法》已变为第十一条之(一)、(二)两项)商标禁用的文字或图形的，申请人应声明放弃该文字或图形的商标专用权。这里所说的文字或图形必须是申请商标的指定使用商品(服务)的通用名称或图形，或是直接表示本商品(服务)的功能、用途等特点的文字或图形。也就是说，申请商标中的非显著部分对本商品(服务)的表示或描述必须是真实的、对应的。

如图三所示商标指定商品是“香烟、雪茄烟、火柴"等，定使用于"磁数据媒介"等商品上的"DATAMEDIA''商标(见图四)，

其中文含义即为"磁数据媒介"，申请人声明放弃商标中文字部分的专用权，但该商标的图形部分仅为常见的、在商标设计中也十分通用的菱形背景，整体上仍缺乏显著特征，不具备商标应有的识别作用，所以只能予以驳回。

(图五是一个商标局驳回后商标评审委员会于1994年初准予注册的案例。该商标指定使用于眼镜等商品上，申请人申明不排斥他人对THE OPTICAL SHOP善意的普通形式名称的使用。那时商标局还没有实行审查意见书制度，也没有声明放弃商标专用权的做法。)

2、申请商标整体过于复杂，只能在删去显著部分之外的其它部分之后才具备便于识别的可注册性时，申请人必须删去过于复杂的部分（图六即为这种情况）部分和非显著部分的区别不是十分明显，或者说商标由多个均有显著性的部分组成时，审查员不会代替申请人选择某一部分予以注册，而要求删去其它部分。这种情况将予以驳回（如图七商标。申请人应就各部份分别申请注册，然后组合使用。）

3、申请商标包含普通广告宣传用语的，申请人不能通过声明放弃该广告宣传用语的商标专用权的方式获得整体注册，而只能删去商标中的广告宣传用语。

4、申请商标属企业名称或企业名称一部分的类型，但又不是申请人自身的企业名称或企业名称的一部分时，前一种情况应予驳回，后一种情况则应要求申请人删去商标中的非显著部分。如某有限责任公司申请注册"某某集团"商标，因该公司名称中并无"集团"一词，故应将"集团"删去；

5、申请商标包含年代但该年代又不属申请人成立或创始的时间，或该年代在商标中出现易使消费者误认为是商品出产时间的，申请人应删去该部分。

6、申请商标中的非显著部分与指定商品(服务)不一致时，不允许以放弃该部分商标专用权的方式来取得整体商标注册。因为这样的商标很容易使消费者对商标使用的商品(服务)产生误认，这也是对消费者的欺骗行为。如从事代理活动的企业在代理服务上申请注册"某某饭店"，由于代理服务与饭店风马牛不相及，且易使消费者误认为申请人经营餐饮业，因而会被要求将"饭店"删去。

7、申请商标中包含《商标法》第八条第一款第(1)至第(4)项、第(7)至第(9)项以及第二款(修改后的《商标法》已变为第十条)商标禁用的文字或图形的，应一律删除。

这里需要指出的是，商标局已于2000年11月13日发文[商标(2000)80号]，规定对自2001年1月1日起受理的商标注册申请，进行实质审查时，不再沿用在商标审查意见书中允许申请人对申请商标进行修正的做法。因此，前面几条中可以通过删除部分内容从而获准注册的情况，只适用于2000年12月31日前受理的商标注册申请，2001年1月1日之后受理的商标注册申请，如属上述情况，则一律予以驳回。

四、不必放弃商标专用权的情况

1、有些商标虽属国名或包含国名、地名以及其它叙述性文字，但整体已有明显的其它含义，或通过长期使用已具备商标识别作用、并有较高知名度的，也可以允许注册，且不必放弃有关部分的商标专用权。如“TURKEY”、“AMERICAN STAN- DARD”、“MANCHESTER UNITED”

"北京饭店"等。这类情况比较特殊，审查时应从严掌握。

2、证明商标、集体商标以及指定使用于特殊商品(主要包括报刊、杂志、香烟、雪茄烟等商品)、特殊服务(主要包括电视台、银行、保险、航空、新闻社、电信等服务项目)上的某些商标，即使包含国家名称、县级以上行政区划名称、公众知晓的外国地名或者其它非显著性的文字，只要整体具备识别性，也可以核准注册。如"BANKOFCHINA"、"SINGAPOREAIRLINES"等。需要说明的一点是，声明放弃商标中非显著部分商标专用权的表示，必须由申请人或其代理人通过书面形式做出(在申请书或审查意见书的相应位置用文字表示)。在文字叙述上，应具体表示为"某某部分不在商标专用权范围之内"或"声明放弃某某部分的商标专用权"，而不能仅笼统地表示为"非显著部分不在商标专用权范围之内"或"声明放弃非显著部分的商标专用权"。

由于申请商标的情况多种多样，新问题也层出不穷，本文对商标放弃部分专用权的审查所涉及的问题也不可能全部列举，不足甚至错误之处，在所难免，也希望有识之士广泛参与，批评指正。

编辑日期：2001-11

作者：曹清源

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