商标转让中存在的法律风险

说到商标转让的风险，许多人不以为然。都是你情我愿的事情，风险何在啊？恰恰是这样的想法把商标转让应该注意的诸多重要事项给忽视了，从而导致商标转让不被核准，甚至合法权利被丢失等尴尬的情况发生。避免商标转让的法律风险，该从哪几个方面着手呢？
一、熟悉法律规定
《商标法》第三十九条规定：
转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。
转让注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。
《商标法实施条理》第二十五条规定：
转让注册商标的，转让人和受让人应当向商标局提交转让注册商标申请书。转让注册商标申请手续由受让人办理。商标局核准转让注册商标申请后，发给受让人相应证明，并予以公告。
转让注册商标的，商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让；未一并转让的，由商标局通知其限期改正；期满不改正的，视为放弃转让该注册商标的申请，商标局应当书面通知申请人。
对可能产生误认、混淆或者其他不良影响的转让注册商标申请，商标局不予核准，书面通知申请人并说明理由。
《商标法实施条理》第二十六条规定：
注册商标专用权因转让以外的其他事由发生移转的，接受该注册商标专用权移转的当事人，应当凭有关证明文件或者法律文书到商标局办理注册商标专用权移转手续。
《商标法实施条例》第四十七条第1款规定：
商标注册人死亡或者终上，自死亡或者终止之日起1年期满，该注册商标没有办理移转手续的，任何人可以向商标局申请注销该注册商标。
二、厘清被转让商标的不同法律情形
1、商标权转让：已被核准注册的商标的商标权的转让；
2、商标申请权转让: 商标在申请中，尚未获准注册的商标的转让；
上述情况必须通过商标局办理申请，经过审查获得公告后，转让才能得到法律确认。
3、已经使用的商标，或经过设计被认为具有商标价值的商标，但未曾向商标局递交申请的商标转让；
4、已被注销或撤销的注册商标，或者在有效期以外、未续展的注册商标；
属于3、4情况的，转让无须通过商标局，或者，不存在商标转让的问题。
笔者就曾经亲历过一个注册在11类灯、灯具商品的商标，在被商标局以三年连续不使用为由撤销后，仍然来办理商标转让的案例，虽然受让方赶在复审期限内向商标评审委提出了对商标局撤销注册商标的复审申请，但由于权利处在不稳定状态，有关当事人之间出现了许多难以协调的矛盾。
5、已被质押的商标或已被冻结的商标不得转让或移转：
被人民法院冻结的商标以及办理了质押登记的商标，在冻结期和质押期内，未经人民法院和质权人的同意，该商标不得转让。
有些人心存侥幸，将被法院查封的注册商标申请办理转让，结果一定被商标局驳回，因为，法院查封后应当将查封通知书发送给商标局执行。以前有些地方法院没有及时将查封通知书发送给商标局，商标局在不知情的情况下核准了被查封商标的转让，但只要将有效的查封通知书补给商标局，商标局撤消先前的转让核准文件。至于未经商标局审查核准的商标转让，即便有合同，因为违法而自始无效。
6、因赠与、继承产生的商标权转让：
指注册商标所有人死亡（自然人）或终止（单位）后，由继承其权利的义务的自然人、法人或者其他组织继受其注册商标专用权。主要有下列情形：
1）注册人（自然人、个体经营户）因死亡继承注册商标的；
2）注册人（企事业单位）因分立、合并或改制等原因消亡后，分立、合并或改制后的单位需办理商标过户的；
3）企业破产后由清算小组对其商标进行处置的；
4）依据生效的法律文书对注册商标强制执行转让过户的；
5）其他因转让以外的事由发生注册商标专用权人移转的。
7、已许可他人使用的商标的转让：
依据现行法律规定，发生在许可后的商标转让合同不能影响在先的许可合同的效力，被许可人在许可合同有效期内仍可以继续使用该商标。因而受让人需充分了解转让商标的各方信息至关重要。
三、把握注册商标转让人的主体资格
1、商标注册人名义地址是否与营业执照上的名称和地址一致
转让人企业营业执照上的名称和地址，与被转让商标注册证上的名称和地址不符合的，商标局将驳回转让申请。根据《商标法》的规定，注册商标所有人的名称、地址发生变更的，必须办理变更手续。
笔者了解到一个案例：潮阳市某洗涤用品公司将一件注册商标转让给某个人，并签订了商标转让协议，于2006年6月28日办理了商标转让申请，商标局审查后下发转让申请不予核准通知书，所述理由为转让人所在行政区划已经变更，其名称应在登记机关变更，转让人应在办理变更注册人/申请人名称后再以变更后的名称办理转让申请。
2、防止转让人重复转让注册商标
受让人不能只是听信转让人的说辞和提供的商标注册证书，必须调查转让人是否为商标注册人，转让人名称与商标局档案记录的申请人名义是否相符。由于商标局审查商标转让申请的周期已经延长到6至12个月，有时候单从商标局的《中国商标网》还难以获得准确的信息。
笔者了解到一个案例：王某（受让方）于2005年9月办理一件注册商标转让申请，数月后获得商标局下发的《商标转让受理通知书》，2006年 5月有得到一份商标局发出的《商标转让改正通知书》，其中告知：经审查，该商标已于2005年6月1日被另一家公司申请了商标转让，要求王某通过协商或司法程序确定商标权归属。转让方玩了一女二嫁的把戏，王某的损失难以弥补。
让人扼腕的是2005年4月14起《中国工商报》商标世界报道的“一千万买来的噩梦―“智强”商标转让权属纠纷案调查”。商标转让方四川智强食品集团在企业破产前玩一女二嫁的把戏，骗取武汉智强天然好食品有限公司1000万元。这个商标许可、转让演绎出的辛酸故事，给我们的经验教训是何等地沉重！
3、防止个别商标代理或商标掮客的欺诈行为
据《江苏经济报》2005年4月27日报道：被告朱剑飞于2003年10月至12月间，在为欧曼服饰有限公司、鸟王服饰有限公司、法国啄木鸟服饰（香港）国际有限公司、都彭实业有限公司商标转让过程中，采用伪造商标持有人公章、制作商标转让申请书、复印商标注册证等手段，骗得人民币909000元。2003年4月至2004年2月间，被告朱剑飞冒用深圳市金狐狸世家服饰有限公司的名义，通过某商标转让网，在与浙江梦森服饰有限公司、塞外明珠服饰有限公司、瑞安市帝仙督澎服装厂以及有关个人签订商标许可使用合同或授权加工销售协议书过程中，骗得人民币510000元。公诉机关指控被告朱剑飞犯诈骗罪、合同诈骗罪。
哈尔滨夏梦服饰有限公司与刘民商标权转让合同纠纷案，据(2005)苏中民三初字第0011号《民事判决书》反映，属于朱剑飞诈骗犯罪的一部分。非法商标转让案的受让方，刘民因支付了30万元钱不愿意返还商标权，哈尔滨夏梦服饰被迫将刘民告上了法庭。苏州中院在《民事判决书》写道：
关于刘民是否属于通过合法渠道，支付对价的善意取得行为，本院认为，刘民作为商标转让行为的受让方，理应对出让方的主体资格尽到合理的审查义务，以确认相对方是否为真实的权利人，事实上也有审查的可行性。但是刘民仅仅依据与涉案注册商标没有任何关系的自然人朱剑飞提供的复印资料，未经与原件核对，亦未向权利人求证，即盲目的签章付款以受让商标，其行为显然存在重大疏忽，属于自身具有过错，依法不适用善意取得原则。
四、一并转让需要具体问题具体分析
转让方名下的商标如果形成一个品牌系列的，必须一并转让，有三种情况务必注意：
1、形成一个品牌的组合部分，比如注册在19类地板商品上的“圣象”与“powerdekor”以及大象图形注册商标，虽然可能是3个注册商标，在品牌形成过程中却是一个整体；消费者早已经认知为一个品牌整体。
2、形成一个品牌的商品与服务的发展延伸部分，比如“圣象”“powerdekor”和大象图形商标在20类家具、2类的油漆、涂料以及其它商品与服务上注册或申请中的商标；
3、形成一个品牌名称的发展延伸部分，比如“圣象康逸”“圣象莫奈”之类的注册或申请中的商标；
如不同时办理转让申请，商标局可能会将申请人已经申请的转让事项给予驳回。
笔者再介绍一个案例，上海XX仪表厂（转让方）有6件注册商标，因其改制后协议将其中的2件注册商标转让给上海YY仪表有限公司（简称受让方A），同时，又将其中的4件注册商标转让给上海ZZ总公司（简称受让方B）。受让方A于2005年8月办理了商标转让申请，在审理过程中商标局下发《商标转让改正通知书》，商标局认定6件注册商标中的另外2件注册商标为近似商标，需一并办理商标转让申请，否则视为放弃转让申请。而B于2005年12月也已办理了4件注册商标转让申请，尚未进入审查阶段。据此判断，受让方A和受让方B两家的商标转让申请，都不会被商标局核准。后经过A、B双方的协商，受让方B公司同意先撤回其中2件关联商标的转让申请，转让方和受让方B重新签署转让协议。本案多亏当事人各方彼此友好协商、配合，否则，一女二嫁必然弄成僵局，各方都会官司缠身，伤了和气不说，一个品牌必将毁于一旦。
4、有些地方法院对《商标法实施条例》第二十五条规定的理解不到位或其它原因，将属于一并办理移转的商标判处给两个或以上的单位（或个人）的情况也会发生，当商标局驳回时，就意味着地方法院必须纠错，否则，商标移转无法实现。
5、属于遗产继承的商标移转，遗嘱或财产分割协议需要公证。遗嘱或财产分割协议同样需要按照《商标法实施条例》第二十五条规定，否则，商标局将驳回商标移转。
有关商标移转更多的情形，将另文讨论。
当然，被转让或移转商标的相同或近似判定，是一个复杂的问题，受到品牌使用情况、消费对象、知名度以及审查标准等各方面的影响，必须具体情况具体分析，无法一概而论。审查官员个人的认知因素也会影响到审查结果。如果，当事人不服商标局的驳回裁定，可以在规定的期限内向商标评审委员会提出复审申请。
五、了解商标转让申请办理的一般程序
1、商标转让申请所需要的文件：
双方的主题资格证明，营业执照副本或身份证件、转让协议、公章，通常情况需要核对原件和签字；如果是注册商标转让的，需要核对商标注册证原件，如果是申请商标转让的，需要核对商标局的商标受理通知书原件。填写《商标转让申请书》，双方盖章签字。
2、商标转让申请书件符合要求上报商标局后，预计在3至6个月出具受理书，办理商标转让申请的整个周期为6至12个月，也有可能更长些。
3、除了执行法院判决、遗嘱等特殊情形的商标移转转让，绝大部分的商标转让，都需要签署协议。这类协议、合同，在法律上除受《合同法》规制外，还受《商标法》的制约。协议或合同在约定双方权利义务的时候，需要考虑权利不确定期间风险的规避或承担法律责任等各种因素，也须考虑到转让一旦被驳回，受让方的权利问题，以及变更协议等条款。因此，制作一份完善的商标转让协议（合同）十分重要，最好请资深的商标代理人或具备这些专业经验的律师参与起草。
综上所述，商标转让或商标移转，是个严肃的法律事务，其中存在的种种的风险应当引起转让（移转）双方的重视。
商标代理机构（或具备专业经验的律师事务所）的职责是审核转让双方的主体资格以及证明文件，审核商标权的完整性、可靠性、稳定性，为申请当事人分析转让的法律风险和后果。面对近年来商标代理行业良莠不齐的现状，寻找一家管理制度严明、具备资深商标代理人的代理机构来代理这些事务，显得尤为重要。