突出使用他人注册商标导致混淆的构成商标侵权

作者单位：北京市高级人民法院

一、据以研究的案例

原告中国中化集团公司(以下简称中化公司)
被告浙江中化网络股份有限公司(以下简称浙江中化公司)
被告上海中化网络有限公司(以下简称上海中化公司)
被告北京盛园恒丰农业科技发展有限责任公司(以下简称盛园恒丰公司)

中化公司成立于1950年3月，原名中国进出口总公司；1957年1月更名为中国进出口公司；1961年更名为中国化工进出口公司；1965年更名为中国化工进出口总公司；2003年9月17日起使用现名。1988年中国化工进出口总公司经国家商标局核准注册了第315477号和第316788号组合商标(中化+Sinochem+椭圆图形)，前者核准使用于化工原料、化工试剂，后者核准使用于工业用染料、釉料。1998年该两商标经核准获得了续展，有效期至2008年。续展后，分别核准使用于国际分类第1类和第2类。1994年12月14日，中国化工进出口总公司又经核准注册了第773539号组合商标，核准使用于国际分类第35类，广告服务、商业信息服务。2002年2月8日，“中化(进出口代理服务)”被国家商标局认定为驰名商标。浙江中化公司成立于2000年8月17日，原名杭州中化网络技术有限公司(简称杭州中化公司)，2003年11月7日起使用现名，主要通过其开办的中国化工网为化工企业提供化工信息服务。2002年4月26日，杭州中化公司法定代表人孙德良又在上海设立了控股子公司上海中化公司，该公司亦通过互联网为企业提供化工信息服务。

2003年3月6日，浙江中化公司(当时称杭州中化公司)、上海中化公司与盛园恒丰公司签订《中国化工网信息发布合同书》，为盛园恒丰公司提供信息服务。2003年3月19日，中化公司通过北京市海淀区公证处对“中国化工网”的相关页面进行了证据保全，经过公证的证据表明，该网站设有“中化网络”、“今日中化”、“中化邮箱”等栏目，中国化工网还被简称为“中化网”。2003年3月28日，中化公司向北京市第一中级人民法院提起民事诉讼，状告浙江中化公司和上海中化公司侵犯其商标权并从事不正当竞争。

原告中化公司诉称：“中化”二字作为原告注册的商标或商标的一部分，已经合法注册并被国家工商行政管理总局商标局(简称国家商标局)认定为驰名商标。三被告于2003年3月6日在北京签订《中国化工网信息发布合同书》(简称信息合同)，其中，被告浙江中化公司(当时称杭州中化公司)、上海中化公司均使用了“中化”二字作为其商号或字号。同时，被告浙江中化公司还将“中化”二字屡次并多处使用在其作为主营业务的有偿服务网站上。原告认为，被告浙江中化公司、上海中化公司企业名称中的字号或商号与原告依法注册并被认定为驰名的商标相同或相近似，易使相关公众产生误认。事实上，被告北京盛园恒丰公司对此已构成了误认。被告浙江中化公司、上海中化公司将原告的注册商标用于其企业名称并与被告北京盛园恒丰公司在北京签订信息合同的行为侵犯了原告的注册商标专用权，同时违反了反不正当竞争法的有关规定。综上，原告请求法院判令：(1)终止三被告签订的《中国化工网信息发布合同书》，三被告立即停止针对原告注册商标专用权的侵权行为和不正当竞争行为；禁止被告浙江中化公司、上海中化公司在其企业名称、网站、商品及所有相关服务上使用原告的注册商标；(2)被告浙江中化公司赔偿原告经济损失300万元；(3)三被告就其侵权行为消除影响，向原告公开赔礼道歉；(4)三被告承担本案全部诉讼费用，并承担原告因本案而发生的证据保全公证费、律师费及其他合理费用。
被告浙江中化公司辩称：该公司注册成立于2000年8月7日，系一家专业从事互联网信息服务的高新技术企业，而原告的主营业务为石油、化肥、化工品、橡胶、塑料的国际国内贸易和相关领域的实业投资，双方系分属于两个截然不同行业领域的企业。该公司之所以将“中化”作为公司字号，是因为其主营网站为“中国化工网”，“中化”是对“中国化工网”的简称，并非有意抄袭、模仿原告的注册商标。被告北京盛园恒丰公司在原告起诉后仍按信息合同的规定支付了合同尾款6400元人民币，且在此之前从未提出过任何异议或征询，其上述行为表明其并未对该公司和原告产生混淆或误认。同时，该公司认为，由于原告的“中化”文字商标被认定为驰名商标之前并未经核准注册，其被认定为驰名商标是非法的，该公司企业字号先于原告以相同文字申请注册的商标获得核准，原告的“中化”文字商标系侵犯了该公司字号的在先权利，故该公司已向商标局提出撤销原告驰名商标的申请；并且“中化”作为“中国化工”领域通用名称的简称被作为商标注册也是不合法的，原告无权禁止他人正当使用。因此，该公司请求法院依法驳回原告的诉讼请求。

被告上海中化公司辩称：该公司为被告浙江中化公司(当时称杭州中化公司)在上海设立的控股子公司，专门从事互联网信息服务。该公司的企业名称获准登记的时间比原告“中化”文字商标获准注册的时间早7个月，故该公司就企业名称享有的在先权利应受法律保护。该公司其他答辩意见与被告浙江中化公司一致。故该公司亦请求法院依法驳回原告的诉讼请求。

被告北京盛园恒丰公司辩称：在签订信息合同时，被告浙江中化公司、被告上海中化公司在合同中及其网站上一直使用“中化”及“中国化工网”等名称，且从事与化工有关的业务，考虑到“中化”在化工行业的影响力，该公司一直以为被告浙江中化公司、被告上海中化公司是原告的下属企业，该网站亦是原告开办经营的。公司是在毫不知情的情况下签订了该信息合同。故该公司保留对被告浙江中化公司、被告上海中化公司另行起诉的权利。对于原告所提出的对侵权行为消除影响并公开赔礼道歉的请求，该公司表示愿意采取相应的措施予以弥补。

一审法院经审理认为：原告中化公司成立于1950年，该公司自20世纪60年代起开始使用“中化”作为其简称，至今已有40年历史。1988年，中化公司在第26、28类商品上核准注册了第315477、316788号商标。在该商标中，“中化”、“SINOCHEM”构成了组合商标的文字部分，是商标的主要部分，也是相关公众识别商标的依据。法院依据涉案商标在相关公众中的知晓程度、持续使用时间、驰名范围等方面综合考虑，认定涉案商标在2000年浙江中化公司成立前即为驰名商标。浙江中化公司以“中化”系“中国化工”的通用简称，原告中化公司无权禁止他人正当使用作为抗辩理由，法院不予支持。浙江中化公司、上海中化公司从事的经营活动均与化工领域有关，其应当知道使用“中化”作为企业名称中的字号会误导消费者，并足以使公众误认为其与中化公司存在某种联系或为同一市场主体，使他人对商品或服务的来源产生混淆，其行为具有明显的“搭便车”故意，造成了“中化”驰名商标的淡化。被告浙江中化公司、上海中化公司的行为违反了我国商标法第52条第(5)项、反不正当竞争法第2条之规定，构成了商标侵权和不正当竞争。浙江中化公司在“中国化工网”上屡次并多处使用“中化”作为缩略语，致使相关公众对其提供服务的来源产生混淆，该行为侵犯了中化公司的商标专用权，同时也构成了不正当竞争。北京盛园恒丰公司因受误导与浙江中化公司、上海中化公司签订信息服务合同，且在商业经营中未使用涉案商标，故其行为不构成商标侵权，亦未构成不正当竞争。因此，对中化公司针对盛园恒丰公司提出的指控，法院不予支持。鉴于浙江中化公司、上海中化公司的行为已构成侵权，故应承担停止侵权、消除影响、公开赔礼道歉、赔偿损失的法律责任。

据此，一审法院判决：(1)被告浙江中化公司、被告上海中化公司立即停止在其企业名称、网站、商品及所有相关服务上使用“中化”二字。(2)被告浙江中化公司、被告上海中化公司赔偿原告中国中化公司经济损失50万元。(3)被告浙江中化公司、被告上海中化公司在“中国化工网”显著位置上公开向原告中化公司赔礼道歉。(4)驳回原告中化公司的其他诉讼请求。

浙江中化公司和上海中化公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提出上诉。中化公司和北京盛园恒丰公司服从一审判决。

浙江中化公司和上海中化公司共同上诉称：第一，国家商标局于2002年2月8日曾认定1951056号“中化”文字商标为驰名商标，未曾认定315477、316788号组合商标为驰名商标。一审中，中化公司并未请求认定二组合商标为驰名商标，也未提供相应证据。一审法院仅以中化公司之主体或其企业名称为公众所熟知为理由，而将组合商标认定为驰名，难以令人信服。第二，最高法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》已对商标法第52条第(5)项进行了明确规定，两上诉人实施的行为并不符合司法解释的有关规定，一审判决却不顾两上诉人与中化公司外于完全不同行业，所提供的商品或服务不相同也不类似之事实，强行适用商标法第52条第(5)项，显属不当。第三，中化公司企业名称的简称“中化”的声誉专有权利不能自然直接延及涉案的组合商标及“中化”文字商标，一审判决认定中化公司企业名称的简称声誉可延及涉案组合商标，缺乏法理基础。第四，一审法院认定涉案组合商标在2000年杭州中化公司(浙江中化公司2003年11月7日之前的名称)成立前即为驰名商标，不符合当时有效的《驰名商标认定和管理暂行规定》之第3条，显然违反了法定程序并超越职权。综上，二上诉人的行为并未侵害中化公司的商标权，也未构成不正当竞争。请求二审法院撤销一审判决，驳回中化公司的诉讼请求。

二审法院经审理认为：最高法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第1条中规定，将与他人注册商标相同或者近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于侵犯注册商标专用权的行为。本条中所称的“在相同或者类似商品上使用”，当然也包括服务。中化公司是第773539号商标的合法所有人，该组合商标中包含有“中化”字样，核定使用的范围是广告服务、商业信息服务。浙江中化公司开办的中国化工网主要为化工企业提供产品信息服务，中国化工网设有“中化网络”、“今日中化”、“中化邮箱”等栏目，浙江中化公司的行为足以导致相关公众对服务来源产生混淆，或使消费者误认为该服务与中化公司有某种关系，显然已构成对中化公司第773539号注册商标权的侵犯，应当承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。两上诉人关于与中化公司处于不同行业，所提供的商品或服务不相同也不相类似，不构成商标侵权的主张不能成立。

将与他人注册商标相同或者近似的文字作为企业名称中的字号注册使用，就行为性质来看，主要是借助于合法的形式占有或侵害他人商业信誉，其目的在于“搭便车”，其结果势必导致消费者对商品或服务的来源产生混淆或者误认为不同的经营者之间具有某种关联关系，应当属不正当竞争行为。本案中，中化公司1988年注册了第315477、316788号组合商标，核定使用的范围是化工原料、化工试剂和工业用染料、釉料，均与化工行业有关。1994年12月14日中化公司又注册了第773539号组合商标，核定使用范围是广告及商业信息服务。上述商标中均含有“中化”文字，且已持续宣传并使用十余年，在国际、国内化工行业被普遍知晓并有着良好声誉。一审法院认定上述涉案商标在2000年，即浙江中化公司成立之前即已成为驰名商标并无不妥，故对浙江中化公司和上海中化公司关于一审法院认定涉案商标为驰名商标缺乏事实和法律依据，且违反法定程序的主张不予采信。浙江中化公司成立于2000年8月7日，上海中化公司成立于2002年4月26日，系浙江中化公司的控股子公司，两企业均以“中化”为其企业名称中的字号，并且两企业的经营活动均属于化工领域，均与化工产品或其信息服务有关，所针对的消费者也均是化工企业。两企业将“中化”作为其企业名称中的字号，足以使相关消费者对商品或服务的来源产生混淆或者使消费者误认为两企业与中化公司有某种关联关系，有明显的“搭便车”故意，违反了公平诚信的原则，其行为已构成不正当竞争。因此，浙江中化公司与上海中化公司应当承担相应的法律责任。

据此，二审法院作出终审判决：驳回上诉，维持原判。

二、相关法律问题研究

(一)本案中法院认定原告中化公司的涉案商标构成驰名商标的依据和理由

驰名商标译自巴黎公约的“well?known trade mark”。根据2003年4月17日国家工商行政管理总局颁布的《驰名商标认定和保护规定》第2条，驰名商标是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。由于驰名商标的声誉较高，知名度大，具有比普通商标高得多的市场价值，能为其标示的商品带来更多的商业利益，因此，驰名商标的认定是一个非常重要的问题。根据我国目前的法律规定，有权认定驰名商标的机构是国家商标行政部门和人民法院。最高法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第22条规定：“人民法院在审理商标纠纷案件中，根据当事人的请求和案件的具体情况，可以对涉及的注册商标是否驰名依法作出认定。认定驰名商标，应当依照商标法第14条的规定进行。”

一商标是否驰名，并不是由商标标识本身的外在形式决定的，而是由商标所标示或代表的商品或服务与社会公众的关系、商标使用者的企业形象、公众评价、消费者在长时间和较大范围内的认可程度等因素决定的。本案中法院在认定驰名商标时主要考虑以下几个因素：(1)地域标准。驰名商标的认定为一国主权范围之事项，人民法院认定驰名商标知晓度的地域范围应为中国。因此，被认定为驰名商标的商标必须在全国范围驰名，不能仅限于某一地区。(2)宣传投入标准。为相关公众广为知晓并享有较高声誉，更多地取决于该商标的宣传广度和深度，主要指能够证明该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围的有关材料，包括广告宣传和宣传媒体的种类以及广告投放量等有关材料。(3)消费者知晓标准。证明“相关公众广为知晓”比较理想的证据是中介机构出具针对消费者对一商标知晓程度的调查报告。但是由于目前我国相关调查中介机构尚不规范，因此这种证据的证明力一般不强。全国性质行业协会等民间机构的正规评比的结果一定程度上可以作为参考。(4)业绩标准。虽然认定驰名商标不以使用该商标的商品具有良好的销售业绩为前提，但是，使用该商标的商品近几年的产量、销售量、销售及在中国同行业中的排名的情况，一定程度上也能说明该商标驰名的事实。

本案中，中国中化公司成立于1950年，是一家国有大型企业，其经营范围涵盖全国。该公司通过其经营和宣传，使“中化”(SINOCHEM)的品牌享誉国际石油化工领域，成为国际贸易界举足轻重的化工品贸易商。在国内，其年贸易额长期位于国内同行业榜首。该公司先后14次被美国《财富》杂志评为全球500强企业之一；2002年其销售收入排名第248位，“中化”(SINOCHEM)在全国乃至世界范围内拥有极高知名度和良好的声誉。因此，人民法院认定涉案商标在2000年被告浙江中化公司(当时称杭州中化公司)成立之前即为驰名商标。

(二)注册商标和企业名称的冲突问题

浙江中化公司、上海中化公司在其企业名称中使用了“中化”二字作为其商号或字号，这里涉及使用企业名称和注册商标的冲突问题。

注册商标与企业名称都是区别不同商品生产者或服务提供者的标记。商标是用在商品或者服务上的一个记号，一般由图形、文字或图形+文字共同组成，它主要由商标法进行调整。我国的商标注册由国家工商局商标局实行全国统一注册。企业名称是区别一个企业与其他企业或社会组织的标志，通常由行政区划、字号、行业、组织形式四部分组成，其中字号用以区别不同企业，它主要由《企业名称登记管理规定》进行调整，企业名称的登记分别由县级以上工商行政管理部门登记。企业名称直接反映商品的生产者或服务的提供者，而商标在区分商品和服务的同时，还间接地反映商品的生产者，其最终目的在于区分不同市场主体的商品或服务。因此，企业名称的保护与注册商标的保护存在以下区别：一是保护范围不同。企业名称只在注册地的行政区划内受保护；注册商标在全国范围受保护。二是法律适用及后果不同。企业名称受行政规章调整，违反有关规定的后果是受到行政处罚；注册商标受商标法调整，违反有关规定，依法承担民事责任或行政责任，后果严重的，还要承担刑事责任。企业名称和商标的这种在表现形式、功能作用以及本质属性上的相近性，与权利取得方式上的差异性，是两者产生混淆的根本原因。

一般认为，知识产权的权利冲突是指争议的双方均拥有智力成果或权利标记，如企业名称和商标权的冲突等。解决知识产权权利冲突的基本原则是保护在先权利原则。所谓在先权利，是指相对于发生冲突的权利而言先产生的权利。最高法院在1998年7月下发的《关于全国部分法院知识产权审判工作座谈会纪要》中对这一基本原则进行了总结：即一般先行(政)后民(事)，也可径行依诚信原则保护在先权利人的权利。该原则也规定在我国现行商标法、专利法中。这通常是双方当事人均按照有关法律、法规规范使用各自权利的情况下出现权利冲突时的处理原则。但是近年来，随着市场经济的发展和市场竞争的日趋激烈，企业为了争夺市场，扩大影响，获取较好的经济效益，对注册商标的作用日益重视起来。某些企业受利益驱动，规避法律，故意在牌匾、宣传品中突出使用与他人注册商标相近似的企业字号，使得注册商标与企业名称相“冲突”的现象不断出现。笔者认为，这种“冲突”并不是前面所指的真正意义上的权利冲突，因为在先权利为在先之合法民事权利，通过不正当手段剽窃、抄袭他人成果所取得的“权利”，无论在形式上还是实质上均不能获得法律的保护，当然也不能构成能够对抗他人合法民事权利的“在先权利”。

(三)两被告的行为构成商标侵权

商标分为商品商标和服务商标两大类。服务商标是指经营者对其提供的服务项目经申请注册取得的一种标志。根据商标法的规定，有关商品商标的规定同样适用于服务商标。商标法第51条规定，注册商标的专用权以核准注册的商标和核定使用的商品为限。“核准注册的商标”是经过核准的文字、图形或者其组合经注册后依法享有注册商标专用权。注册商标的专用权“以核准使用的商品为限”是指注册商标的专用权只能在核定的商品上使用。此条款一是明确了注册商标专用权的权利内容；二是明确了注册商标在什么范围或者对象上使用。同理，服务商标的专用权则以核准注册的商标和核定的服务项目为限。商标注册所产生的直接效果，就是商标注册人从此可以专有权禁止他人在未经其许可，可能造成混淆的情况下，对其商标进行商业性使用。任何违反这一规定的行为都将构成商标侵权行为。因此，我国商标法明确规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为属于侵权行为。

“禁止混淆”原则是我国司法机关在处理商标侵权案件的司法实践中十分重视的一个原则。实际上，在大部分商标侵权案件中，被告通常都不会使用与原告注册商标完全相同的标识，而是在对原告的商标进行局部的修改或变化后，在自己的经营活动中突出进行使用。“突出使用”是一种“搭便车”行为，是一种借他人之商誉获取非法利益的行为，显然属于不法行为。这种“搭便车”的商标侵权行为与“诚实信用”原则背道而驰，所以是被我国法律所严格禁止的。

具体到本案而言，中化公司是第773539号商标的合法所有人，该组合商标中包含有“中化”字样，核定使用的范围是广告服务、商业信息服务。浙江中化公司的企业字号先于中化公司以相同文字申请注册的第773539号商标获得核准，其企业名称中的字号为合法，但是权利的行使不得超越正当合理的范围，而“突出使用”则超越了合理的范围，违背了基本的商业道德。最高法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第1条中规定，将与他人注册商标相同或者近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于侵犯注册商标专用权的行为。本条中所称的在相同或者类似商品上使用，当然也包括服务。该解释表明，虽然权利合法，但权利的行使的行使非法，也为法律所不许可。该解释对于超越权利行使的限度的行为加以禁止。浙江中化公司开办的中国化工网主要为化工企业提供产品信息服务，中国化工网设有“中化网络”、“今日中化”、“中化邮箱”等栏目。浙江中化公司的行为足以导致相关公众对服务来源产生混淆，或使消费者误认为该服务与中化公司有某种关系，显然已构成对中化公司第773539号注册商标权的侵犯。

(四)两被告的行为构成不正当竞争

不正当竞争是经营者违反诚实信用原则，采用损害其他经营者的合法权益，扰乱经济秩序的行为。将与他人注册商标相同或者近似的文字作为企业名称中的字号注册使用，就其行为性质来看，主要是借助于合法的形式占有或侵害他人商业信誉，其目的在于“搭便车”，其结果势必导致消费者对商品或服务的来源产生混淆，或者误认为不同的经营者之间具有某种关联关系。故该行为应当属不正当竞争行为。本案中，中化公司1988年注册了第315477、316788号组合商标，核定使用的范围是化工原料、化工试剂和工业用染料、釉料，均与化工行业有关。1994年12月14日该公司又注册了第773539号组合商标，核定使用范围是广告及商业信息服务。上述商标中均含有“中化”文字，且已持续宣传并使用十余年，在国际、国内化工行业被普遍知晓并有着良好声誉。浙江中化公司成立于2000年8月7日，上海中化公司成立于2002年4月26日，系浙江中化公司的控股子公司，两企业均以“中化”为其企业名称中的字号，并且两企业的经营活动均属于化工领域，均与化工产品或其信息服务有关，所针对的消费者也均是化工企业。两企业将“中化”作为其企业名称中的字号，足以使相关消费者对商品或服务的来源产生混淆，或者使消费者误认为两企业与中化公司有某种关联关系，且有明显的“搭便车”故意，违反了公平诚信的原则。其行为已构成不正当竞争。因此，浙江中化公司与上海中化公司应当承担相应的法律责任。

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摘自法律出版社《审判前沿》第3期，本文已取得法律出版社授权。

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