修理、零部件的更换与专利侵权的判断

　　一、 序言

　　根据专利权用尽理论，专利权人投放市场的专利产品，他人购入后可以进行自由使用。

　　但是，购入的专利产品经过使用会发生磨损或者损坏的现象。在这种情况下，为了对磨损或者损坏的专利产品进行再利用而进行的修缮行为是否构成专利权侵害行为，就成了一个值得讨论的问题。专利权用尽理论的适用范围到底有多大、是否符合专利产品的“生产”的判断、消耗品的更换应不应该归结为非侵害行为、在专利权人表明反对意思表示的情况下该如何处理、在物理上存在障碍的情况下进行的更换又当如何处理，这些问题相互缠结在一起，各种观点错综复杂，莫衷一是。

　　本文将结合相关案例的动态对此进行探讨，以图提供一个相互讨论的平台[1].作为出发点，下面将首先探讨和用尽理论相关的问题。

　　二、和用尽理论的关系

　　1、 专利权用尽理论

　　根据专利法，专利产品一经转让或者使用，就构成“实施”。但是，如果每次转辗流通都要经过专利权人的同意，专利产品的流通就将受到过度妨碍(应当承认专利权用尽的积极理由)。另一方面，由于专利权人在将专利产品第一次投放市场的时候，通过对专利发明的市场利用，就拥有了获取利润的机会，因此在这个时候也考虑到产品以后的流通的话，就足以事先确保足够的利润(承认专利权用尽的消极理由)。因而，专利权人或其被许可人在国内制造、销售的专利产品投放市场后，专利权就已经通过使用而消尽，自此之后对专利产品的转辗流通专利权人就不能再行使专利权。这就是所谓的专利权用尽理论[2].

　　最高裁判所1997年对关于平行进口的“BBS专利平行进口”一案的判决可以从侧面反映出问题，该案通过判决已经明确了国内用尽理论的妥当性。自此之后，在下级法院的审判中，对专利权人制造销售的专利产品一直存在承认专利权用尽的案例。比如，东京地方裁判所2001年终审判决的“红外线放射球”案、一审判决的“置换プリンIV”案，2004年终审判决的“液体收纳容器”案、大阪高等裁判所2000年终审判决的“药剂分包机用纸管”案;奈良地方裁判所1975年判决的“网户”案。即使在获得物品的生产方法发明专利的情况下，和物品专利一样，对根据专利方法生产的产品的受让人也肯定了用尽理论的适用，比如前述东京地方裁判所2004年终审判决的“液体收纳容器案”[3].

　　关于专利权用尽理论的理由，虽然也存在通过默示实施许可来进行说明的观点[4]，但是存在两个值得商榷的问题，一是当专利权人产生了反对的意思表示时不得不肯定有关行为为侵害行为[5];二是既然实施权没有登记，在专利权被转让的情况下，就不能对抗专利权的许可[6].有一种观点认为，关于该产品的限制，只要专利权的目的实现了，专利权人对该产品物理上的限制也就消灭了[7].但是，所谓目的实现只不过是表明了结果，没有脱离循环论证的方法。

　　作为合法获得的专利产品的所有权的效果，也被用来说明专利权用尽的原因[8].不过很明显的是，如果是侵权专利产品的获得者，就不能免除专利侵权的责任。既然如此，就不应当根据所有权推导出免除专利侵权责任的结论[9].权利用尽理论的目的虽然毫无疑问是为了保护专利产品获得者的所有权，但是为了协调和专利权人之间的利益关系，要求所有权人获得的是合法投放市场的非侵权产品并不为过。虽然所有权理论用来准确地说明权利用尽的理由稍显不足，但是应当认为还是抓住了问题的关键。

　　由此看来，不论哪种理论都存在问题。权利用尽理论，就像前面已经说过的，作为利益衡量的根据，归根到底，只不过是权利滥用法理具体化的一个表现[10].

　　2、 作为使用一环的修理、更换和再造的区别

　　在适用权利用尽理论的情况下，专利产品的受让人即使使用该产品也不会被追究专利侵权责任。据此推理的话，作为产品使用一环所引起的修理等行为也可以合法地进行，这或者可以成为一项原则。

　　但是，即使按照用尽理论，也不至于达到容许对专利产品进行“生产”的地步。随着对购入的专利产品进行修理或者内部结构修缮行为的增加，以致达到了可以认定为专利产品的再造的地步，一旦允许这样的行为存在的话，专利权人专利产品销售市场的需要就将被剥夺，基于这个原因，专利权人在第一次将专利产品投放市场的时候，就不得不考虑存在此种行为所带来的后果。这样，考虑到不经常使用专利产品等原因，不管是根本不允许还是允许此种行为存在，对于使用次数少的人来说，对价就会变得过高，结果将导致一部分人购买专利产品时变得犹豫不决。此种情况的出现，将与权利用尽理论促进专利产品流通的根本宗旨背道而驰[11].因而，从一般角度来说，超过用尽理论范围的使用、构成“再造”的行为，已经变成了用尽范围外的行为，原则上应当理解为未经专利权人许可、应当承担专利侵权责任的行为。问题在于如何处理有关的界限。

　　三、是否存在即使不符合“生产”要件也会构成专利侵权的情形?——非“生产性”使用与专利侵权的判断

　　1、用尽范围内的解释还是“再造”的解释

　　在购入的专利产品已经磨损或者损坏的情况下，用户对此进行修理或者更换的行为是否需要经过专利权人的许可，应当根据该种行为是在用尽理论的范围之内(无需许可)，还是构成需要经过专利权人许可的“再造”行为(需要经过许可)来进行决定。

　　最重要的是，虽说在用尽范围内进行考察和在生产范围内进行考察本质上讲的是一回事，但是有必要注意的是，在界限的问题上，从不同的角度进行考察却可以推导出不同的结论[12].

　　具体说来，根据权利要求的解释，即使不构成“生产”行为，如果某种使用不是专利权人最先预定的使用，是否就有理由认为此种使用构成专利权侵权行为呢?关于这个问题，存在不同结论[13].

　　2、 具体案例

　　比如，在“置换プリン”一案中，被告从排他实施权人手里购买到属于本案专利发明有效成分“アシクロビル”的药片之后，加入精制水搅拌使其分解，从而得到属于专利发明有效成分的“アシクロビル”的固体，被告将固体精制后再结晶制造出自己的制剂，并作为药品进行销售，被告的行为是否在用尽理论的范围之内，就存在很大的争论。东京高等裁判所认为，被告制剂中包含的“アシクロビル”，虽然原告的制剂中也包含了这种成份，但是“アシクロビル”要经过很多化学反应才能产生，而且并不是任何化学反应都能够新生成“アシクロビル”，因此不能认为被告新生成的“アシクロビル”就是作为本案专利发明实施对象的“アシクロビル”，据此判决被告的行为不构成专利权侵权。可见，在不构成“生产”的情况下，法院采用的是将相关行为认定为非专利权侵权的方法[14].

　　另一方面，与这种思考方法不同的另一种观点认为，即使假设不构成“生产”，但是对于专利权人没有预定的使用形态，或者几个重要的部分绞在一起、一般认为难以预定的使用形态，则不属于用尽效果以及范围所涵盖的对象，应当被肯定为专利权侵权行为[15].

　　不符合生产要件因而归类为非专利权侵权，或者在用尽范围内考虑，即使只是使用行为但是也存在肯定侵权的可能性，不管根据这两种观点中的哪一种观点思考，结论都会有所不同。但是不能仅仅停留在这个层面上。在学理上，根据法律的限制或者卫生上的理由，如果预定在一定限度内使用后就废弃的产品，比如限定使用一次就规定应当丢掉的“隐形眼镜”和一次性注射器[16]等产品，如果附着有专利，专利产品的购入者违反法律和卫生观念不丢掉而继续使用时，究竟应当如何处理，这个问题一直在讨论[17].根据在生产的范围内进行思考的观点，只是简单地继续使用行为就不能等同于“生产”，因而不会构成专利权侵权行为。另一方面，根据在用尽范围内进行思考的观点，专利权人没有预定的使用形态，作为在用尽范围外的行为，或许可以肯定为专利权侵权行为[18].

　　3、 检讨

　　那么，究竟应该怎么思考这个问题呢?

　　在用尽理论范围内考虑，采用即使只是停留在使用行为上也承认存在肯定侵权行为的可能性的观点的话，即使充分考虑到社会一般的观念，大概也会留下不明确的判断问题[19].

　　与此相对，采用不构成生产因而否定专利权侵害的观点的话，不但区分什么是符合权利要求的生产行为具有了明确的划分界线，而且可以推导出不符合生产要件的行为不构成专利权侵害的结论，交易安全也可以因此而得到保障。对于专利权人而言，由于对其专利产品收取了一次对价，不能说完全没有获取对价的机会，由此在不构成生产的情况下，否定专利权侵权的观点应当说更加具有说服力[20].

　　此外，基于法律上的限制和卫生上的原因，使用次数、使用期间等受到限制的商品，比如根据此种限制只能一次性使用的注射器和隐形眼镜在被丢掉的时候，事实上，即使专利权人通过销售注射器和隐形眼镜获得了所谓的销售利益，但是这种利益果真是专利权应当保护的利益吗?这是一个值得思考的问题。在这种情况下，就要修改法律，以缓和对使用次数、使用期间的限制。关于一次性使用商品的继续使用行为，凡是专利权人没有预定的使用样态，就有理由作为权利用尽范围之外的专利侵权行为处理，根据这种见解，纵然对法律进行修改，在法律修改之前已经投放市场的商品(法律修改之后投放市场的商品暂且不论)，由于没有预定的使用形态并未改变，应当承认可以行使专利权，至少从理论上看是如此。如果是这样的话，依法能够合法使用的行为，就会仅仅因为将保护专利权人的期待作为废除旧的法律限制的前提而受到限制。但是，一次性使用的注射器和隐形眼镜使用后被及时地丢掉，就不仅仅是一个根据禁止对那种商品一次性使用后不丢掉而使用的法律(如果存在这种法律的话)应当实现的课题，或许还应该成为一个与专利权的保护没有关系的问题[21].

　　4、本文的结论

　　本文认为，根据不构成生产因而否定侵权的观点，从专利权人那里购入的商品，即使添加与权利要求构成要件没有关系的部分，由于不成其为属于权利要求内的发明的实施，因此不构成专利权侵害(前述东京高等裁判所的“置换案二审”[22])，这是毋庸争论的。

　　总之，即使根据修理和零部件的更换改变了不在权利要求范围内的产品的形态，也不成其为权利要求范围内的物的生产，不构成专利权侵权行为[23].

　　四、是否存在即使符合“生产”要件但不构成专利权侵权的情形——关于修理和零部件的更换

　　1、作为“生产性”使用一环的修理和零部件的更换

　　至今为止，一直有观点认为，即使不构成生产但是超越用尽范围的使用也可以肯定为专利侵权行为。与此种观点相反，另一种观点则认为，即使符合生产要件，但是根据用尽理论，作为确保能够合法使用的一个环节，也会转化为非侵害专利权的行为。换句话说，虽然形式上符合生产要件，但是也应当认为产生了用尽的效果。

　　比如，为了对权利要求范围内的机械内部结构进行修理，通常来说，先要把外壳拆除，把有故障的部分修好后，再进行安装。如果作为权利要求范围内的组装行为处理，就会将每个步骤都归结为符合生产要件的行为，从而得出专利侵权的结论，结果是不能够再进行修理，与用尽理论自由使用的宗旨背道而驰的局面也可能出现。同样，为了更换权利要求范围内的机械零部件，也必然会附加上去新的零部件。换句话说，随着机械零部件更换的完成，其中每一个步骤的行为都会构成专利权侵害，零部件的更换也就绝对不可能进行，也可能与权利用尽理论的宗旨背道而驰。

　　2、关于将发明的技术思想作为标准进行考察的方法

　　判例上，有的按照修理或者更换的部分是否构成专利的“本质部分”来判决是否构成专利权侵权。比如，在2000年“一次性相机”一案中，东京地方裁判所认为，“卸除的是某专利产品中构成专利发明本质部分的主要的零部件，即使换上了新的零部件，也理解为允许专利权人行使专利权比较恰当”，据此，法院对构成外观设计本质部分的主要零部件的更换行为，从否定权利用尽的角度考虑并做出了判决。而在2002年脚踏板用具一案中，大阪地方裁判所认为，被更换的“受金具”“虽然构成本案设计构成要件的一部分，但是不能说是构成本案设计本质部分的主要部分”，并从肯定权利用尽的角度考虑做出了判决。在2004年“液体收纳容器”一案中，东京地方裁判所认为，并不是被告所从事的填充油墨的行为，而是毛细管的张力所形成的高出界面的部分的结构才是判断权利用尽的最重要的因素。

　　问题在于这里所说的“本质的部分”到底是什么意思。

　　换一种同样的说法理由也许更充分，即用来说明发明“本质部分”的均等论的要件或许更加可以抓住问题的关键。

　　但是，在均等论上，对发明者发明思想的搭便车行为如何评价就成了问题[24].对于这一点，在修理等相关情况下，随着修理的增多，修理后的产品与第一次投放市场的产品的同一性就会丧失，专利权人获取对价的机会将变得难以评价，这样对修理后的产品的使用行为还能不能说是用尽范围内作为使用一环的行为就值得斟酌，因而“本质部分”有没有变更的问题就应该被考虑进去。这样的话，与最初产品的同一性问题就是这里最重要的问题。换句话说，在修理或者更换的部分已经超过最初投放市场的产品的大部分时，还能不能认为变更后的产品与最初产品是具有同一性的产品就成了问题，这样不管属于修理的部分在发明思想中占有如何重要的地位，也不过是专利产品(权利要求中的部分)中的一个极小部分，应该还是没有脱离用尽范围。而且，如果考虑到在专利权人已经具有获取对价的机会后，与第一次投放到市场的专利产品是否具有同一性的问题，在检讨修理和更换是否超过专利产品的绝大部分以上的时候应该考虑的，就不是技术的思想，而应当是该部分的经济价值在整个专利产品的价值中所占有的比率(当然，发明的技术思想所附着的价值或许高于该部分的经济价值)。

　　3、关于以产品作为标准的考虑方法

　　另一方面，在和权利要求没有关系的情况下，以最初投放市场的产品作为标准判断是否是再造时也存在疑问。

　　比如，专利权人仅仅对作为投放市场的整个制砂机的一部分的榔头具有专利权，更换占据榔头绝大部分的打击板和取付用的零部件的行为是否是再造的问题就可以作为一个例子来说明问题。在这种情况下，一旦以第一次投放市场的产品为标准，由于榔头或者打击板和取付用的零部件只不过是占住极小的部分，对此的修理或者更换行为大概应当理解为非再造行为。

　　但是，发明的权利要求不是制砂机的全部，只不过是彻底覆盖了榔头而已。与制砂机相比，榔头的耐用年数从理论上看要短得多，但是对于专利权人来说，或许宁愿从销售具有排他权保护的榔头中获取利益。为了使处于权利要求范围内的榔头具有的排他权能够收到实际效果，不以制砂机而以榔头作为判断再造的标准是非常必要的。因此，更换属于权利要求范围内的占住榔头绝大部分的打击板和取付用的零部件的行为，或许应该判断为超出用尽范围的榔头本身的、与专利权相冲突的生产行为。

　　当然，作为高价制砂机的购买者，更换作为消耗品的打击板也是理所当然的，或许应当被允许，这种情况如果不被考虑，而任由专权人行使权利的话，交易安全就有可能受到损害。但是，按照本文后面所要阐述的观点，在这种情况下，通过默示许可法理的适用就足以解决问题。

　　4、本文的结论

　　在决定是否构成实质性的再造的时候，存在两种观点，即是以权利要求记载的专利发明作为标准进行判断，还是以专利权人第一次投放市场的产品作为标准进行判断[25].

　　本文的结论是，作为在用尽范围内的生产因而不构成专利权侵害，还是作为用尽范围外的生产因而构成侵害，都应该以权利要求的记载为准。但是在这种情况下，是否属于权利要求范围内的技术思想的本质部分的再现并不是问题，超过按照权利要求的构成要件所界定的物的绝大部分[26]进行的修理、零部件的更换行为才应当作为用尽范围外的行为处理[27].不符合这种程度的修理和零部件的更换行为，应当作为用尽理论适用范围内一环的使用行为对待，不构成专利权侵权。

　　修理乃至改造是否符合发明的实施、是否应该根据修理或者改造是否与作为发明对象的物的生产等同来决定，判例上也有同样的做法。关于大修，因为等同于实质的生产，因此有的判决作出了已经构成了侵害的认定(大阪地方裁判所1992年的海苔送り机构)。

　　可是，长期以来，很多学术观点认为，产品的“要害部分”、“重要部分”、“主要部位”、“主要部分”、“主要零部件”等等的更换行为，构成用尽范围外的专利权侵权行为[28].产品的“重要部分”、“主要的构成部分”的意思，如果在表明权利要求记载的产品中的比率的限度内来进行理解的话，可以认为具有一定道理[29].

　　其次，包括专利产品的转手购买者或者在专利权被转让的情况下，在理解权利行使对象外的用尽理论的适用范围时，都应当一律以权利要求记载的物作为标准进行判断，不应当考虑专利权人和购入者个别的特有的属人情况。

　　再者，在修理和更换行为被判断为非专利权侵害的情况下，作为论证，有一种观点从此种即使符合生产要件也在用尽范围之内的角度进行说明，还有一种观点从此种行为一开始本质上就不符合生产的要件的角度进行说明，这两种观点究竟哪一种更加恰当呢[30]?一般来说，采用后一种论证方法的居多[31].虽然只是论证技巧的问题，但是在真正的侵权行为人实施的行为的情况下，为了有效地抓住侵权行为的实质，那种完成权利要求范围内的物而进行的外部结构的组装和零部件的更换等行为，不正是应当理解为符合“生产”要件的侵权行为吗。如果是这样的话，对于专利权人投放市场的产品的购入者而言，只不过说明“生产”的概念缩小了。为了使正是因为专利权人投放市场的产品不是侵权产品的事实在概念上得到反映，与后一种观点相比，还不如采取前一种观点，即虽然符合“生产”要件，但因为在用尽范围内因而不构成侵权，更为恰当，只有这样才不会导致概念上的混乱。

　　五、 默示许可法理的适用可能性——特别是关于消耗品的更换

　　1、问题所在与相关判例

　　本文认为，在零部件占住权利要求范围内的产品的绝大部分的情况下，零部件的更换行为，将构成专利侵权行为。对于这个结论，就像前文已经指出的，特别是在该零部件是消耗品的情况下，专利产品的购买者通常能够对该零部件进行更换，但是与此种设想相反的是，由于专利权人意识到这种情况并能够设定对价，将此种行为作为非侵权处理的结论就存在商榷的可能性。

　　在实际的纠纷当中，更换用的零部件仅仅适合安装在专利产品的式样上面时，就会出现专门向专利产品的购买者供应更换用的零部件的第三者，并因此产生与供应同样零部件的专利权人之间的纠纷，如果主张专利权人的用户的更换行为构成专利侵权行为，第三者提供专用零部件的行为也将构成间接侵害行为，由此而发生的诉讼就会非常的多[32].

　　而且，按照原来的判例，考虑到零部件磨损后进行更换是很正常的事情，而磨损不是故障，零部件的更换就不能理所当然地称之为修理。即使是如此，从第三者那里购入零部件更换后对产品进行继续使用，由于已经超过了在购买产品时向专利权人支付的对价的回收行为，因而更换行为构成实用新型专利权的侵害，而且第三者的行为也构成间接侵害行为。1988年大阪地方裁判所对“制砂机榔头案”[33]和1999年名古屋地方裁判所对“中芯保持装置案”都作出了这样的判决。但是，最近出现了相反的判例，比如在2002年的“脚踏板案”中，大阪地方裁判所就判决被告的更换行为不构成侵权。

　　2、同时适用默示许可法理时的解决方法

　　首先要注意的是，不管本文的见解如何，在消耗品只是占住产品中权利要求范围内的物的一部分的情况下，更换行为就是用尽范围内的行为(也就是很多学说认为的“非生产”)，不构成专利权的侵害。比如，脚踏板用具事件(大板地方裁判所200年“脚踏板用具案”)就是这个方面的典型案例。

　　话虽如此，按照前文的论述，原来属于权利要求范围内的物，在占住购买者使用的专利权人投放市场的产品的一部分的情况下，按照本文的标准，与整个专利产品相比，该部分也会出现用尽范围外的情况。

　　但是，在上述情况下，要注意的第二点是，即使假设构成再造能够被确定为用尽范围外的行为，这也并不意味着只要没有专利权人的许可，就不能从事该种行为，因此最终决定侵权行为是否成立的因素，也就是下面马上要讲到的，在于专利权人对购买者特定的零部件的更换行为的许可是否被承认。在没有明示许可的情况下，也必须考虑是否包含了默示许可[34].

　　在考虑是否适用默示许可法理的时候，与其考虑和权利要求之间的关系，还不如考虑权利人最先销售的产品和该部分的关系(不是权利要求范围，而是该部分是否不只是占住整个产品的一部分)、该部分的构造情况(是否是消耗品)、权利人和购买者的具体情况等因素。

　　特别是在整个产品与存在争论的零部件相比价值非常高的情况下，应该予以考虑的事实是，允许零部件的更换是否包含了相应的对价。而且，在零部件是消耗品，其更换能够被预定的情况下，由于专利权人在将产品投放市场时能够预见到这种情况，只要没有反对的意思表示，原则上就应该否定专利权侵害[35].根据这种理解，就可能防止给整个产品的购买者以忽然的袭击。

　　3、与用尽理论的差异——反对意思表示的可能性

　　或许有人会产生这样的疑问，如果这样地根据默示许可法理推导出非侵害的结论的话，即使在用尽范围内否定侵害，两者不就是一回事情吗?但是，默示许可法理和用尽理论，由于宗旨不同，要件和效果等也不一样。特别是在本文主题的范围内，两者对专利权人反对意思表示处理的不同是非常重要的。

　　在专利权用尽的情况下，专利权人即使行使反对的意思表示，也不会妨碍用尽效果的发生[36].用尽理论的目的既然在于确保交易的安全，专利权人尽管单方面具有反对的意思表示，也不得产生推翻用尽的效果[37].判例上，尽管专利权人和购买者之间可以达成限定实施品用途的合意，但是用尽的效果并不会因此而改变，即使产生违反用途限制的行为，也不会构成专利权侵害(东京地方裁判所2001年红外线放射球案)。更重要的是，专利产品的购买者根据用尽效果可以自由使用的行为，专利权人通过契约对此加以限制只要不违反强行法(独占禁止法)的限制，应该是准许的[38].由于当事人之间经过共同的合意产生的契约的拘束力原则上只及于当事人之间，因此在产品转辗流通的情况下，转手购买者的行为并不会因此受到限制[39]，交易安全也不会因此而受到限制。但是，即使违反契约上的限制，姑且不论引起的债务不履行的责任问题，也不会构成专利权侵害[40].一旦构成专利权侵害，在该产品流通的情况下，效果就会及于契约以外的第三者，也就是说专利权人可以对第三人行使差止请求权、废弃请求权，从而损害交易安全[41].

　　与此不同的是，在默示许可当中，专利权人如果明确地行使反对的意思表示，至少从理论上看，默示许可就不能够再适用[42].专利权人产生了反对意思表示后，仍然违反此种意思表示限制的行为，就将构成专利权侵害行为，即使对第三者的行为也可以追究间接侵权责任[43].而且，正是因为这一点，对于消耗品的更换，与用尽理论相比，默示许可法理的适用应当说更加具有说服力。

　　关于消耗品的更换行为，一律承认应该用尽的观点，实质上内在地包含了对没有触及权利要求的零部件的更换行为不应该承认专利权行使的价值判断[44].或者说，(关于消耗品的更换行为，如果不一律地承认应该用尽的观点)可能会产生这样的问题，即在专利产品的市场内，专利权人所拥有的支配地位不适当地扩大到了零部件市场[45].

　　确切地讲，(根据专利权的存在)在产品市场内，专利权人占有市场支配地位的情况下，用户从一开始选择自由就受到了限制。即使情况不是如此，一旦购入高价专利产品的用户迫切需要购买适合该专利产品的零部件，即使零部件的价格被抬高也不得不继续进行购买[46].但是，在这种情况下，就可以以此作为理由，肯定独占禁止法的适用。具体来说，规定必须从专利权人或者其指定的人那里购买零部件等条款，产生了否定默示许可的意思表示时，将构成搭售(不公正交易方法的一般指定第10项)、付排他条件的交易(第11项)、付限制条件的交易(第13项)、或者是优势地位的滥用，不但会违反独占禁止法，而且该意思表示或者零部件的供应和价格变更的约定也应当成为无效，这样处理就足够解决有关问题了。否定默示许可的意思表示成为无效的话，用户的更换行为与专利权就不存在冲突，第三者供应更换用的零部件的行为也因此不应当作为间接侵权处理[47].

　　相反，在没有违反独占禁止法的行为的情况下，允许对作为消耗品的零部件行使排他权的合理性不能说一点也没有。为了保障专利权人获得与整个产品的使用频率相应的对价，控制整个产品的价格，相应地就会产生产品遍及很多用户的效果，这种情况不能被否定[48].当然，为了使这样的设想成立，有必要假定很多的条件。这里最重要的是，事先控制产品的价格、作为从消耗品的零部件的销售中获取利益的行为具有竞争促进效果。

　　而且，一般来说，交易上的契约自由原则得到妥当安排的话，即使要求交易对方作出或者不作出特定的行为，只要不违反独占禁止法的限制，契约的效力就不会被推翻。只有在与专利权密切相关的情况下，契约自由原则没有得到妥善安排时，才没有理由认为不能够一概禁止零部件的更换行为[49].专利权人拥有专利权，因此应当对其作出不利的解释，这种观点不应当被接受。

　　4、存在物理上的障碍的情况

　　修理行为和零部件的更换行为，如果不从物理上破坏专利产品该部分的修理或者更换就不可能进行的话，是否还在用尽范围内?这个问题值得讨论。

　　按照本文的思路，在更换权利要求范围内的物的绝大部分的情况下，构成用尽范围外的生产，需要经过专利权人的许可。而且，在那种情况下，既然更换的是物理上的障碍本身就表明不得进行修理、不在专利权人预定的范围内的部分，就没有必要再考虑交易安全，也无需适用默示许可法理。

　　判例上，对喷墨式打印机用的墨盒拥有专利权的原告，对于输入在作为专利权实施品的原告产品的墨盒上面打开注入孔再注入墨粉的产品的被告提起的专利权侵害诉讼案件中，墨粉的注入构成权利要求的一个部分，虽然墨粉本身不是拥有专利的零部件，但是墨盒本身作为墨粉的收纳容器具有再利用的可能性，与作为消耗品的墨粉相比耐用期间很长，从环境保护以及减少经费的观点来看，考虑到墨盒的再利用价值也会超过最廉价的墨盒，本案中的墨粉的再注入行为不构成新的生产行为，应当属于用尽范围内的行为，东京地方裁判所在2004年的“液体收纳容器”一案中，就据此做出了判决。但是，由于注入墨粉的墨盒本身就非常有用，本案中被注入的墨粉又只是占本案发明范围内的物的一部分，这已经足以作为用尽范围内的理由。

　　另一方面，使用拥有实用新型专利权和外观设计专利权的债权人制造销售的一次性相机所用的塑料制作的外壳的一部分，再分别购买胶卷和干电池装入进行改装后销售的债务人的行为，由于取出装入后的胶卷，通常不得不把相机本身的一部分破坏才能进行，对此种行为有理由认为是用尽范围外的侵害专利权的行为，东京地方裁判所在2000年的“一次性相机”[50]一案中，就据此做出了判决。由于案件事实相似，东京地方裁判所2000年对“レンズ付きフィルムユニット”一案也做出了否定用尽的判决。与前述东京地方裁判所“液体收纳容器”一案的事实不同，既然该取出行为破坏了专利产品的大部分，对此重新进行装配的行为不得不认为属于用尽范围外的生产行为，因此在取出行为具有物理上的障碍的情况下，就不能再认为存在适用默示许可法理适用的事实。

　　但是，即使存在不能适用默示许可的事实，也存在否定专利权的例外情况。比如，在施加了物理上的障碍的产品市场内，由于专利权人占据有利的地位，产品的购买者失去了选择的自由，因此在更换用的零部件市场内，就会产生竞争被消灭的后果，在这种情况下，专利权人对产品的购入者的更换行为主张专利权侵害而行使专利权，或者对向购入者提供更换用的零部件的第三者的行为主张构成间接侵权而行使专利权，就应当解释为专利权的滥用。承认这种情况，则原来没有必要附加物理上的障碍的附加行为本身，就应当理解为构成违反独占禁止法的不当交易妨害行为(不公正交易方法的一般指定第15项)或者是私人独占行为(独占禁止法第2条第5项)。

　　六、总结

　　本文检讨的结果归纳如下：

　　专利权人自己或者经其许可投放市场的专利产品，购入者进行的修理行为和零部件更换行为在什么情况下构成专利权侵害，在具体进行考察的时候，以下三个问题有必要加以区分：

　　第一，应该从该种行为(即使是形式上的)究竟是否属于专利发明的物的生产来进行判断。该种行为如果符合权利要求范围内所界定的物的生产行为，构成专利权侵害应该是没有什么疑问的。即使对于不构成生产的纯粹使用行为，不也采用认为存在用尽范围外的可能性的观点。

　　第二，即使形式上符合生产的要件，也有必要从是否构成用尽范围内使用一环的角度进行考察。在这种情况下，超过权利要求构成要件所界定的物的大部分的修理或者绝大部分的更换行为，作为超过用尽理论许可使用范围的再造行为，应当判断为与专利权相抵触的行为。不采用是否构成技术思想的本质部分的变更从而作为区分侵权是否成立的标准的观点，也不采用是否超过与权利要求没有关系的投放市场的产品的绝大部分作为标准判断侵权是否成立的观点。此外，在这种情况下，无需考虑专利权人和购入者个别的特有的属人情况，应该一律地决定是否属于用尽。

　　第三，更重要的是，即使应当判断为用尽范围外的再度生产行为，也必须考虑是否存在默示许可因而不构成侵权的情况。在这种情况下，(与权利要求没有关系)修理或者更换的部分在投放市场的产品中实际上占有的比率、专利权人和购入者的实际情况应当加以考虑。特别是，对于消耗品的更换行为，应当主要考察默示许可法理适用的情形。在专利权人行使反对意思表示的场合，或者施加了物理障碍的场合，应该有不同的考虑方法，但是不管如何考虑，都应该根据独占禁止法或者专利权滥用的法理来进行调整。

　　作者：田村善之，日本北海道大学法学部教授。

　　译者：李扬，中南财经政法大学知识产权中心研究员。

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　　[1] 关于美国的相关法理，可以参见：〔日〕浅井孝夫《专利产品的修理是否侵害专利权的判断基准考察》，《专修课程研究年报》1999年度版;〔日〕玉井克在哉：《美国专利法上的权利用尽理论1-2》，载专利54卷10号-11号(2001年);特许第2委员会第5小委员会《再利用产品和专利权的关系的检讨》，载《知识财产管理》第52卷9号1288-1290页、10号第1489-1492页(2002年);〔日〕田中成志：《修理和再造》，载《知识产权的现代课题》(信山社1995年);〔日〕角田芳正：《再利用和知识产权》，载《日本工业所有权法学会年报》第22号84-85页;〔日〕布井要太郎：“评论”，载《判例知识产权侵害论》，信山社2000年版，第265-269页。

　　[2] 用尽理论，也称为消尽理论、消耗理论。其他国家的相关法理参见前注1玉井;〔日〕角田芳正：《关于无形财产权的属地主义和用尽理论》，国士馆法学18号，1985年;〔日〕布井要太郎：《关于德国专利权的用尽理论》，《知识产权法的基础理论》，信山社2004年版;〔日〕小岛庸和：《专利权消耗原则》，载《工业所有权和差止请求权》，法学书院1986年。

　　[3] 在销售专门用于实施方法专利的使用装置的情况下，方法专利权是否用尽?学界对此存在分歧。有人认为这仅仅属于默示许可的范围。〔日〕角田芳正：《关于无形财产权的属地主义和用尽理论》，国士馆法学18号，1985年版，第81页，〔日〕中山信弘：《工业所有权法(上)》，弘文堂2000年版，第362-363页。也有人肯定用尽，〔日〕吉藤幸朔(熊谷健一补订)：《专利权概说》，有斐阁1998年版，第438页;〔日〕角田芳正、辰巳直彦：《知识产权法》，有斐阁2003年版，第110页。〔日〕玉井克哉：《专利权日本国内消尽》，载牧野利秋、饭村敏明主编《知识产权关系诉讼法》(新裁判实务大全4，青林书院2001年版，第254-255页)。

　　[4] 〔日〕清濑一郎：《专利法原理》，严松堂书店1936年版，第124-125页。

　　[5]〔日〕角田芳正：《关于无形财产权的属地主义和用尽理论》，国士馆法学18号，1985年版，第78页;〔日〕中山信弘：《工业所有权法(上)》，弘文堂2000年版，第361页;〔日〕仙元隆一郎：《专利权讲义》(第4版)，悠悠社2003年版，第161页;〔日〕林秀弥：《消尽理论的根据和范围的基本考察》，载《专利》(2002年)第55卷5号，第47页。

　　[6]〔日〕中山信弘：《工业所有权法(上)》，弘文堂2000年版，第361页。

　　[7]〔日〕中山信弘：《专利法注释(上)》(第3版)，青林书院2000年版，第667页。〔日〕丰崎光卫：《工业所有权法(新版增补)》，1980年版，第217页。

　　[8] 〔日〕渋谷达纪：《知识产权法讲义》，有斐阁2004年版，第228页。

　　[9]〔日〕清濑一郎：《专利法原理》，严松堂书店1936年版，第125页。

　　[10]〔日〕辰巳直彦：《商品流通和知识产权法的构成》，载《专利研究》21号(1996年)。

　　[11] 〔日〕田村善之、增井和夫、田村善之：《专利判例指南(第2版)》，有斐阁2001年版，第253页。

　　[12] 关于两者区别的得失的论述，可参见横山久芳：《“消尽的方法”和“生产的方法”的区别》，《法学》1201号，第150-152页(2001年)，同样的评论也可参见中山信弘、相泽英孝、大渕哲也：《专利案例百选(第三版)》，2004年版，第130-131页。

　　[13]横山久芳：《“消尽的方法”和“生产的方法”的区别》，《法学》1201号，第151-152页。〔日〕中山信弘、相泽英孝、大渕哲也：《专利案例百选(第三版)》，2004年版，第131页。

　　[14] 本案中，如果不仅仅对化合物“アシクロビル”，而且对包含该化合物的医药制剂也能够要求权利的话，结论就可能发生改变。〔日〕小西惠：《日本和美国的专利权国内消尽原则及其例外》，载《知识产权论坛》(2002年)51号，第13页。

　　[15] 比如，社会一般观念认为无法想象的使用形态，就有理由认为超过了用尽范围。〔日〕玉井克哉：《专利权日本国内消尽》，载牧野利秋、饭村敏明主编：《知识产权关系诉讼法》(新裁判实务大全4，青林书院2001年版，第252页)。

　　[16] 东京地方裁判所2000年“一次性相机案”。

　　[17]〔日〕横山久芳：：《“消尽的方法”和“生产的方法”的区别》，《法学》1201号，第151-152页(2001年);〔日〕玉井克哉：《专利权日本国内消尽》，载牧野利秋、饭村敏明主编《知识产权关系诉讼法》(新裁判实务大全4，青林书院2001年版，第249-252页)。

　　[18];〔日〕玉井克哉：《专利权日本国内消尽》，载牧野利秋、饭村敏明主编《知识产权关系诉讼法》(新裁判实务大全4，青林书院2001年版，第250页)。

　　[19] 比如，在“置换プリン”一案中，即使在用尽范围内，也存在肯定侵害(〔日〕玉井克哉：《专利权日本国内消尽》，载牧野利秋、饭村敏明主编《知识产权关系诉讼法》(新裁判实务大全4，青林书院2001年版，第252页)。和否定侵害的不同结论(东京地方裁判所“置换プリン”一案的一审)。

　　[20] 采用这种观点的情况下，即使专利权人无法预测被告具体的使用样态，也不会影响到用尽的判断(东京高等裁判所2001年“置换プリン”一案的二审)。

　　[21] 虽然与本文提出的理由不同，横山久芳：：《“消尽的方法”和“生产的方法”的区别》，《法学》1201号，第152页(2001年)，也认为应该否定专利权侵害。

　　[22]〔日〕吉藤幸朔(熊谷健一补订)：《专利权概说》，有斐阁1998年版，第453页;〔日〕横山久芳：：《“消尽的方法”和“生产的方法”的区别》，《法学》1201号，第170页(2001年);〔日〕林秀弥：《消尽理论的根据和范围的基本考察》，载《专利》第55卷5号第49页(2002年)。

　　[23]〔日〕吉藤幸朔(熊谷健一补订)：《专利权概说》，有斐阁1998年版，第436-437页;浅井孝夫《专利产品的修理是否侵害专利权的判断基准考察》，专修课程研究年报1999年度版，第42页。

　　[24] 在均等论中，关于本质部分的要件的目的和意义，参见〔日〕田村善之：《知识产权法(第3版)》，有斐阁2003年版，第223页。

　　[25] 〔日〕仓内义明“评论”，载《专利》第55卷第10号(2002年)，第35页。

　　[26] 多次小部分修理后的结果达到大部分修理时，应当如何看待，存在侵权肯定说(〔日〕吉藤幸朔(熊谷健一补订)：《专利权概说》，有斐阁1998年版，第435页)和侵权否定说(〔日〕羽柴隆：《关于间接侵害》，载《专利管理》28卷4号，1978年版，第386页)。

　　[27]〔日〕吉藤幸朔(熊谷健一补订)：《专利权概说》，有斐阁1998年版，第435-436页。

　　[28]〔日〕清濑一郎：《专利法原理》，严松堂书店1936年版，第121页。〔日〕中山信弘：《专利法注释(上)》(第3版)，青林书院2000年版，第34页。纹谷畅男编：《专利法注释》，有斐阁1986年版，第12页。松尾和子“间接侵害(1)”，载牧野秋利主编《工业所有权法》(裁判实务大全9，青林书院1985年版)，第262页。渑井朋子“评论”，载《判例时报》1731号196-197页(2001年)。

　　[29]〔日〕玉井克哉：《专利权日本国内消尽》，载牧野利秋、饭村敏明主编《知识产权关系诉讼法》(新裁判实务大全4，青林书院2001年版，第247-249页)。

　　[30] 有人推荐了后一种方法。〔日〕高林龙：《标准专利法》，有斐阁2002年版，第84页。

　　[31]〔日〕羽柴隆：《关于间接侵害》，载《专利管理》28卷4号，1978年版，第384-386页。

　　〔日〕中山信弘：《专利法注释(上)》(第3版)，青林书院2000年版，第34页。纹谷畅男/编：《专利法注释》，有斐阁1986年版，第12页。

　　[32] 〔日〕田村善之：《知识产权法(第3版)》，有斐阁2003年版，第231-233页。

　　[33] 因为篇幅的限制，本文没有详细介绍该案案情。关于判决的理论构成以及存在的问题，可参见松尾和子“间接侵害(1)”，载牧野秋利主编《工业所有权法》(裁判实务大全9，青林书院1985年版)，第222页。

　　[34]〔日〕高桥直子：《首次销售后的专利权的行使》，载《专利研究》(1994年)18号，第31-33页。

　　[35]〔日〕吉藤幸朔(熊谷健一补订)：《专利权概说》，有斐阁1998年版，第436页。

　　[36]〔日〕渋谷达纪：《知识产权法讲义》，有斐阁2004年版，第230页。

　　[37]〔日〕林秀弥：《消尽理论的根据和范围的基本考察》，载《专利》(2002年)第55卷5号，第47页。

　　[38]〔日〕中山信弘：《工业所有权法(上)》，弘文堂2000年版，第362-363页;〔日〕仙元隆一郎：《专利权讲义》(第4版)，悠悠社2003年版，第162页;〔日〕田村善之：《专利权的行使和独占禁止法》，《市场、自由和知识产权法》，有斐阁2003年版，第159-160页;〔日〕渋谷达纪：《知识产权法讲义》，有斐阁2004年版，第228页。

　　[39] 第三者的债权受到侵害而引起的不法行为责任论当别论。

　　[40]〔日〕仙元隆一郎：《专利权讲义》(第4版)，悠悠社2003年版，第162页;〔日〕中山信弘：《工业所有权法(上)》，弘文堂2000年版，第362-363页。但是恶意的购买者不得以此为理由对抗专利权人。〔日〕羽柴隆：《根据特别约定对专利耗尽理论的限制》，载《日本工业所有权学会年报》(1989年)12号，第52页。

　　[41]〔日〕田村善之：《专利权的行使和独占禁止法》，《市场、自由和知识产权法》，有斐阁2003年版，第158-159页。

　　[42] 〔日〕中山信弘：《专利法注释(上)》(第3版)，青林书院2000年版，第667页;〔日〕仙元隆一郎：《专利权讲义》(第4版)，悠悠社2003年版，第161页;

　　[43] 但是，关于间接侵害，如果采用独立说，则不以直接侵害作为前提条件，据此，与本文不同，即使承认用尽，无论如何也能够肯定构成间接侵害。〔日〕田村善之：《知识产权法(第3版)》，有斐阁2003年版，第231-233页。

　　[44]〔日〕玉井克哉：《专利权日本国内消尽》，载牧野利秋、饭村敏明主编《知识产权关系诉讼法》(新裁判实务大全4，青林书院2001年版，第244、248页)。

　　[45]〔日〕玉井克哉：《专利权日本国内消尽》，载牧野利秋、饭村敏明主编《知识产权关系诉讼法》(新裁判实务大全4，青林书院2001年版，第244-247页)。

　　[46] 〔日〕白石忠志：《独占禁止法上市场划定的备忘录》，载《技术和竞争法的构造》(有斐阁，1994年)、“交易地位的不当利用规制和市场概念”，《法学》(1993年)第57卷第3号;〔日〕田村善之：“市场、组织和法的考察”，《市场、自由和知识产权法》有斐阁2003年版，第244、248页。

　　[47]〔日〕田村善之：《知识产权法(第3版)》，有斐阁2003年版，第232-233页。

　　[48] 〔日〕吉野正己：《专利权、著作权国内用尽和转让限制特别约定的效力》，载《民事法情报》191号第5-6页。

　　[49] 〔日〕田村善之，“市场、组织和法的考察”，《市场、自由和知识产权法》，有斐阁2003年版第144页;〔日〕玉井克哉：《专利权日本国内消尽》，载牧野利秋、饭村敏明主编《知识产权关系诉讼法》(新裁判实务大全4，青林书院2001年版，第244-247页)。

　　[50]〔日〕渑井朋子“评论”，载《判例时报》1731号196-197页(2001年);〔日〕横山久芳：《“消尽的方法”和“生产的方法”的区别》，《法学》1201号，第150-152页(2001年);〔日〕古尺博：《评论》，《知识产权管理》第51卷6号，第962页(2001年)。

　　田村善之[日] 李扬译