新专利法给司法审判提出的更高要求

　　九届全国人大常委会第十七次会议于2000年8月25日通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国专利法>的决定》，第二次修正后的专利法(简称新专利法)将于2001年7月1日生效。此次修改总结了十五年来我国专利法实践的成功经验，力求更加符合社会主义市场经济的要求，同时考虑到为与我国已加入的国际公约相衔接，明确了专利立法的目的之一就是促进科学技术进步与创新，为达到这一目的，修改后的专利法进一步完善了对专利权的司法保护。可以说，这次专利法的修改是我国专利制度发展中的一个重要里程碑，同时，修改后的新专利法也对我国司法审判提出了许多新的更高的要求。

　　一、

　　1.立法目的直接影响到审理每一起案件

　　科学的本质在于创新。1999年中共中央、国务院作出了《关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》，该决定明确了建立国家创新体系，开展科技创新是党中央、国务院在科技、经济工作中采取的一项重大战略举措的宗旨。而专利制度又是科技创新机制中必不可少的组成部分。新专利法将立法目的从“促进科学技术的发展”改为“促进科学技术的进步和创新”，体现了专利法以促进技术创新为根本，将专利制度融入国家制度创新的体系当中。

　　专利法立法宗旨的条款虽然不是审理专利纠纷案件时常引用的具体条款，但是，法官在审理每一个具体的专利案件过程中，都应以立法宗旨为指导，每一案件的审判结果都应体现专利法促进科学技术进步和创新这一立法目的。因此，正确认识专利法的立法目的对法官而言是十分重要的。

　　2.法官的自由裁量权进一步扩大

　　新专利法赋予法官在审判案件中的自由裁量权进一步扩大，从而对法官的司法水平提出了更高的要求。例如，新专利法第16条将原来的“专利权的所有单位或者持有单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给与奖励;发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予奖励”的规定，改为“被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给与奖励;发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济利益，对发明人或者设计人给予合理的报酬”，将两个奖励改为一奖一酬，不仅符合实际，而且对发明人或者设计人而言也更加合理，但是，一旦发生争议，怎样认定“合理的报酬”则是一个难题。又如，新专利法第23条规定“授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。”这里的“合法权利”指什么?“在先取得”又是什么含义?再如，新专利法第60条新增加了侵犯专利权损害赔偿的计算方法，这是一项新条款，其中规定，“被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照专利许可使用费的倍数合理确定。”什么叫“倍数”?按几倍确定算“合理”?再有，新专利法第61条有关起诉前的保全措施的规定中用到了“正在实施”、“即将实施”、“难以弥补的损害”等概念，对这些概念的理解，事实的认定在很多情况下是由法官主观认定的。

　　在以往的专利审判中，法官对认定专利侵权过程中采用的等同原则、禁止反悔原则、多余指定原则，主观色彩就很浓厚，新专利法又增加了一些类似的内容，法官的权力将更大，对其水平的要求也将更高。

　　3.专利法与其他法律密切衔接，这就要求法官熟悉相关法律

　　依法办理专利案件，决不是单单依据专利法，与专利法相关的法律有许多，新专利法中对有些相关法律内容也有明确的规定，如第6条第三款规定，“利用本单位的物质技术条件完成的发明创造，单位对发明人或者设计人另有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定”，这种合同约定优先原则与合同法密切相关。又如，第23条规定，“授予专利权的外观设计不得与他人在先取得的合法权利相冲突”，这里的“合法权利”也包括了依商标法获得的“商标权”和依著作权法自然产生的“著作权”。再如，第61条规定的诉前保全措施的条件直接依据民事诉讼法第93条至96条和99条之规定。第57条规定当事人对管理专利工作的部门就侵犯专利权作出的处理决定不服的，可以依照行政诉讼法向人民法院起诉;对作出的调处当事人不服的，可以依照民事诉讼法向人民法院起诉。可见，无论是实体法还是程序法，都要求法官熟悉掌握。

　　此外，我国实行专利制度时间不长，专利法中的许多规定源于国外的成功经验，并且达到了与国际接轨的水平。这次新专利法进一步吸收了我国加入的国际公约的内容。如第11条规定的许诺销售就是从Trips协议中供用来的，因此，我们的法官在执行新专利法的实践中，必须对相关的国际公约，我国政府与外国政府签订的双边协议和国际惯例有所了解。

　　二.

　　1.专利复审与无效的终局权划归法院。

　　我国专利法实施15年来，发明专利的复审、撤销与无效的终局审查权一直归法院，而实用新型和外观设计的复审、撤销与无效的终局审查权归专利复审委员会。专利复审委员会的复审委员大多由技术人员组成，多年来，在我国专利制度中一半充当着“专利法院”的角色。

　　新专利法首先删除了撤销程序，这是因为，实践证明撤销程序与无效程序并无本质区别，无法起到应有的作用，反而为专利权的有效带来障碍，造成程序上的繁琐。这一程序的取消是顺理成章的。

　　新专利法保留了原专利法对发明专利申请复审和发明专利权无效审查由法院终审的规定。

　　新专利法作出的重大修改是在第41条和46条，即对实用新型和外观设计的复审及无效先由专利复审委员会进行审查并作出决定，当事人对决定不服的，都可以在收到通知之日起三个月内向人民法院起诉，由人民法院作出终审裁决。这一修正，使我国的专利制度更加符合Trips协议的规定。但同时也对人民法院的专利审判提出了更新更高的要求。

　　目前，根据最高人民法院有关司法解释的规定，对以专利复审委员会为被告的专利行政案件都由专利复审委员会所在地的北京市第一中级人民法院负责审理，从1985年至1999年的15年间，由于案件量不大，尚可应付。但仍反映出许多急待解决的问题如法官不懂技术，而这类案件大多涉及专利性等技术问题;法官数量少，而纠纷涉及技术领域宽泛;当事人要求尽快结案，使专利权利尽快处于稳定状态，而这类案件本身复杂，无法及时结案;对这类案件作出最终结论的往往是少数或个别法官(因为技术问题复杂无人把关);技术鉴定单位一直难以落实;由于案件数量少，诉讼收费低，难以引起各级领导的高度重视。

　　2.专利复审与无效的状况。

　　(1).受理复审请求与结案情况

　　自1985年以来共受理复审请求2632件。1999年受理复审请求总量为463件，比1998年增加了141件，增长了44%，其中对撤销请求审查决定不服而提出复审请求的为61件。上述总量中涉及发明专利申请的有369件(包括对撤销请求审查决定不服的复审请求)，占当年总请求量的80%。1999年全年复审结案401件，其中撤销原审查部作出的驳回决定及撤销请求审查决定的共217件，占当年结案总数的54.1%。

　　(2).受理宣告专利权无效请求与结案情况

　　自1985年以来共受理无效请求4332件。1999年受理无效请求783件，比1998年增加了147件。无效宣告请求涉及发明专利权的有44件，占当年总量的5.6%;涉及使用新型专利权的有440件，占当年总请求量的56.2%;涉及外观设计专利权的有299件，占当年总请求量的38.2%。全年审理结案795件无效请求案件。在作出书面决定的案件中，专利权被宣告无效的占46.7%;专利权被宣告部分无效的占47.9%。

　　(3).专利行政诉讼情况

　　自1985年以来对专利复审委员会作出的复审决定和无效宣告审查决定不服，向北京市第一中级人民法院起诉的案件累计已达116件，其中对复审决定不服起诉的有49件，对无效宣告请求审查决定不服起诉的有67件，已审理结案的有97件。而且呈现逐年上升的趋势。不仅起诉到法院的以专利复审委员会为被告的专利行政案件数量会大量增加，技术难度将会加大，而且还有其他复杂的因素应予重视，如以中国专利局为被告的专利行政案件会如何变化?依当事人请求引起的以管理专利工作的部门为被告的专利侵权行政案件与管理专利工作的部门调处过的专利侵权民事案件如何划分?如何确定管辖?对管理专利工作的部门依职权对假冒他人专利和冒充专利引发的行政案件的管辖与审理?许多都是人民法院遇到的新问题。

　　3.解决问题的办法

　　新专利法将与明年7月1日其实施。由于这次专利法无过渡条款，到期即生效，因此，各项相应的准备工作必须在明年7月1日前完成。

　　根据15年的专利行政司法实践和上述专利复审与无效状况的分析，预计从明年7月1日以后，每年起诉到法院的专利行政案件会超过200件。专利行政案件的特殊性决定这是一批审理难度大、工作量繁重的案件，是北京市第一中级法院和北京市各级法院面临的一个新难题。

　　为了完成这一艰巨的审判任务，法院必须从以下方面作如下准备：

　　第一，迅速抽调一批法官，进行培训，掌握这类案件的技巧，熟悉相关审判知识;

　　第二，相关行政部门进行业务交流，熟悉和掌握相关业务审查流程;

　　第三，进行专题调查研究，预测发现专利行政审判中的疑难问题，提出解决方案;

　　第四，解决法官缺乏技术背景问题，明确技术鉴定的机构，作为法院审理这类案件的技术后盾。

　　三.

　　1.职务发明与非职务发明的界限

　　职务发明创造与非职务发明创造纠纷一直是专利纠纷案件中的主要纠纷之一。多年来，法官对原专利法第6条及专利法实施细则第10条规定的职务发明与非职务发明的法定界限比较熟悉。人们也已习惯对职务发明还是非职务发明要依法律规定进行判断。新专利法从公平合理的角度出发，对此问题作了新的补充规定，允许当事人之间用合同的方式约定权利的归属，“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定”，即对一部分本应属于职务发明创造的申请专利的权利和专利权的归属，合同约定好发明人或者设计人的，可以归发明人或者设计人，也可以约定归单位与发明人或者设计人共有。这种约定优于法定，只有在无合同约定的情况下，才依照法律规定处理。

　　这一规定是为了适应我国科技计划项目管理体制改革，特别是实施课题制的需要作出的，是符合我国国情的，但必然会在实践中带来形成新的问题，如合同双方约定将申请专利的权利和专利权归第三方是否可以?怎样防止单位负责人和发明人或设计人利用合同关系将单位的无形资产转移?

　　2.许诺销售的掌握

　　新专利法进一步扩大了专利权的范围，增加了对发明和实用新型的“许诺销售”权的保护，使我国专利法进一步密切同国际专利保护接轨。

　　许诺销售是指,未经专利权人许可进行许诺销售，也构成侵犯专利权，这虽然符合了Trips协议的规定，但与我国民法通则规定的传统的侵权行为的要件都不相符，法官在依专利法审理这类案件时，应当引起特别的注意。

　　3.专利权无效对在前生效判决的影响

　　新专利法对专利权无效不影响人民法院在先已作出并已执行的专利侵权的判决、裁定的条款未作本质改动，只是从原专利法的50条改为47条。从多年的侵权纠纷司法实践看，人民法院在判决中援引专利权效力溯及力条款的案例寥寥无几。其根本原因在于，法官在审理侵犯专利权的案件时，一旦有人反诉专利权无效，大多采取了中止侵权纠纷，等待专利权是否有效的结果的做法，因此，专利权效力溯及力条款便形同虚设。由于新专利法将实用新型、外观设计的审查制改为登记制，一旦涉及实用新型专利侵权时，要求专利权人出具由国务院专利行政部门作出的检索报告，这时，即使被告再反诉专利权无效，法院也无需一律中止侵权纠纷，而可以径行审判并及时作出判决。这样一来，专利权无效的溯及力条款便显得十分重要了。一个本来不该给的专利保护的技术，由于权利人故意钻法律的空子，从而得到了专利权，又诉他人侵权，从而得到赔偿和市场这种明显不公平的现象不仅不会杜绝，还可能蔓延。法官必须熟悉地掌握和运用新专利法第47条之规定，在公平原则下依法保护专利权。

　　4.假冒他人专利与冒充专利

　　假冒他人专利和冒充他人专利本来均属于假冒专利，但在新专利法中这两种行为分别规定在58条和59条当中。假冒他人专利的行为，在原来承担侵权的民事责任，构成犯罪的依法追究刑事责任的基础上，又增加了行政责任的内容。冒充专利承担行政责任。这样一来，这两种假冒行为人为的复杂化了，以至于从专利法出现这两个概念至今一直未有一个统一的尺度。前不久报刊上登载的一个判例就很能说明问题。山东省聊城市中级人民法院7月22日对周小波假冒专利案作出终审裁定，裁定驳回上诉，维持原判。据聊城中院介绍，这是新《刑法》颁布后，我国首例适用假冒专利罪罪名定罪量刑的案例。1999年3月，?周小波注册成立乐凯制品厂，4月，获得河北开元实业有限公司“乐凯”注册商标使用权。5月13日，周小波向中国专利局专利复审委员会请求宣告方舟集团董事长卢恩光的“双层艺术玻璃容器”专利无效。该请求被受理后，周小波即自滕州天元瓶盖厂购进杯体，以每只65元的成本生产双层艺术玻璃容器“乐凯”口杯，并于同年5月至7月以每只78元至182元的价格分别销至河北开元实业有限公司等单位，直至被阳谷县人民检察院查获。经周小波共销售乐凯口杯3168只，非法经营额282366.52圆，非法获利76446.52圆。阳谷县法院经审理认为，被告人周小波在明知卢恩光具有95229146.0号专利权的情况下，未经专利权人许可，为生产经营目的非法制造、销售侵犯他人专利权的乐凯口杯，侵犯了国家的专利管理制度和他人的专利专有权，情节严重，已构成假冒专利罪，依法判决被告人犯假冒专利罪，处有期徒刑二年，并处罚金5万元;非法获利76446.52元予以追缴，赃物乐凯口杯300只予以没收;赔偿附带民事诉讼原告人山东阳谷玻璃工艺制品厂经济损失76446.52元。??一审判决后，周小波不服提出上诉。聊城市中院经审理认为一审判决认定事实清楚，证据充分，定罪准确，量刑、赔偿数额适当，审判程序合法，故依法裁定维持原判。

　　周小波的行为到底是专利侵权行为，还是假冒他人专利行为，少数人的看法是前者，但是法院还是按假冒他人专利行为，并认定情节严重，构成了犯罪。

　　保护知识产权，严厉打击犯罪并没有错，但保护知识产权核打击犯罪都必须严格依法，要做到这一点就必须先学好法，理解法条的本意，否则，就谈不上依法办案。

　　新专利法实施后，对假冒他人专利和冒充专利的行为，管理专利工作的部门均有权作出行政处罚决定，对这种行政决定的最终审查权仍在人民法院。如果法院不能正确区分侵犯专利权、假冒他人专利和冒充专利，管理专利工作部门的行政执法工作也将陷入被动地位。

　　5.侵权损害赔偿的计算方法

　　新专利法第61条增加了专利侵权赔偿计算方法的条款。这个条款来源与司法实践，最高法院已有相关司法解释。但多年的司法实践证明，按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定侵权赔偿额，这两种计算方法均难以奏效，用参照专利许可使用费的办法决定损失赔偿额，也并非易事，首先权利人要订立过专利许可合同，如果双方订过专利许可合同，就依法参照许可费用。其次，即使有许可合同，还涉及到对合同效力、真伪的认定故意作假许可合同，以达到参照专利许可费的案例在实践中并不少见。因此，专利侵权赔偿问题并不会因为在立法中将司法解释的内容上升为法条就解决了，而是难度更大了。这便是在新专利法第61条规定，“被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。”这里的倍数指几倍?几倍才是合理?给法官的认定又提出了新的难题。

　　6.在“不知道”情况下使用和销售专利产品

　　新专利法第63条将原专利法第62条规定的5种不视为侵犯专利权的情况减少为4种，对“不知道”的情况重新做了规定，这就是“为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权不人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任。”这一规定与原专利法的规定已完全不同，它起码有以下含义值得注意：

　　(1).专指使用和销售专利产品或依照专利法直接获得的产品的行为，不包括制造行为，许诺销售行为、进口行为;

　　(2).属于侵犯专利权行为，而不再属于不视为侵权的情形;

　　(3).能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任，但要承担民事责任，如停止侵权行为等。

　　在执行这一条款时，较难把握的是对产品是否合法来源的认定。

　　四.

　　1.专利无效行政案件中的第三人

　　新专利法第46条第二款规定：对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，可以自收到通之日起三个月不内向人民法院起诉。人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。

　　行政案件中的第三人本来是严格的，比对民事案件中的第三不人的条件限制更多。因此，在一般行政案件中有无第三人要看具体行政决定是否对第三人造成了直接的影响。但在专利无效行政案件中情况发生了变化，由于专利权是否有效与无效宣告对请求人或者专利权人至关重要，因此无效宣告请求人和专利权人都不愿袖手旁观，希望参加诉讼中来。因此，在专利行政案件中是否允许有第三人的问题一直有争论。最初是专利权人可以作为第三人，而无效宣告请求人一般不允许，原来发生过专利权和无效宣告请求人均可以作为第三人，为此，北京市高级法院1998年10月29日在《关于审理专利复审和无效行政纠纷案件若干问题的解答(试行)》中规定：专利无效行政纠纷案件中，无论是专利权人还是无效请求人，只要在收到法院受理案件的通知后于合理期限内参加专利行政诉讼的，均应列为行政诉讼第三人。至此，这一问题在司法实践中已基本解决。

　　新专利法这一规定源于司法实践，但对人民法院提出了更高的要求，即第三人参加诉讼要求人民法院通知，而不是由当事人申请?。这里不仅会涉及到通知不到，通知不来怎么办的问题。而且，第三人的利益可能会高过被告，可能会发生原告与专利复审委员会的行政案件按原告与第三人之间的民事案件审的情况。

　　2.新产品制造方法发明专利侵权举证责任????

　　原专利法第60条第二款规定：“在发生侵权纠纷的时候，如果发明专利是一项新产品的制造方法，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法的证明。”这就是举证责任倒置的规定。新专利法保留了这一规定，但条款作了小的变化，新专利法第57条第二款规定：“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方面不同于专利方法的证明。”这一规定比原专利法的规定更加准确。

　　3.实用新型第57条第二款规定，专利侵权纠纷涉及“实用新型专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人出具由国务院专利行政部门作出的检索报告”。这一规定并非空穴来风。它与专利侵权诉讼中被告反诉专利权无效时，法院是否中止诉讼有直接关系。

　　新专利法第40条规定：实用新型和外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予实用新型专利权或者外观设计专利权的决定，发给相应的专利证书，同时予以登记和公告。实用新型专利权和外观设计专利权自公告之日起生效。根据十几年的专利司法实践，实用新型和外观设计被授予专利权后，权利人便可能提起侵权诉讼，此时，被告一旦反诉专利权无效，人民法院便进入两难境地，如果不中止对侵权案件的审理，由于实用新型和外观设计未进行实质审查，很可能最终被宣告无效，造成对被告的不公平;如果中止诉讼，又会拖延太长。当然大多数法院还是根据最高法院的相关司法解释，中止对侵权诉讼的审理，至此，专利侵权案件便被搁置，有的一托多年。不仅对专利权保护不利，而且影响了司法信誉。对此问题已讨论多年，仍无良策。新专利法的规定，法院可以要求专利权人出具检索报告，对其依据的专利权的专利性在诉讼前先拿出依据，在专利诉讼中，即便被告反诉专利权无效，法院也不必作出中止审理的裁定。而一旦作出了侵权判决，专利权又被宣告无效的也不必惊慌，还有前述的新专利法第47条作后盾。从而可以大大提高审理案件的速度。

　　值得注意的是，这里的检索报仅指实用新型专利，而不包括外观设计。

　　此外，对检索报告的性质(是专利权有效证据还是一般参考证据)也需研究。

　　4.以管理专利工作的部门为被告的行政案件

　　依据新专利法的规定，以地方管理专利工作部门作为被告的行政案件会涉及三种情况：

　　(1).发生专利侵权后，专利权人或者利害关系人请求管理专利工作的不部门处理，管理专利工作的部门认定侵权行为成立，并作出责令侵权人立即停止侵权行为的行政决定，当事人不服的;

　　(2).管理专利工作的部门对假冒他人专利的行为，作出责令改正、没收非法所得、并处以罚款的处理，当事人不不服的;

　　(3).管理专利工作的部门依职权对冒充专利产品、以非专利方法冒充专利方法的行为，作出责令改正，并处以罚款的处理决定，当事人不服的。

　　对上述三种管理专利工作的部门作出的行政决定，当事人不服向法院起诉的，应当在收到处理通知之日起15日内提出，法院应当作为行政案件处理。当事人不起诉的，就应当主动履行行政决定内容，否则，管理专利工作的部门可以请求法院强制执行。

　　新专利法取消了管理专利工作的部门对专利侵权民事赔偿纠纷的调处权，只可以应当事人的请求，就侵犯专利权的赔偿数额进行调解，调解不成的不能作出行政决定，当事人可以向人民法院提起民事诉讼。法官需要研究的不仅是将行政纠纷与民事纠纷区分开来，更重要的是应研究在这个问题上可能发生的新问题?。如行政纠纷赔偿诉讼中还要不要审理是否侵权?如果法院认定是否侵权的结果与管理专利工作的部门的认定结果相反怎么办?

　　5.诉前临时禁令和保全措施的适用

　　新专利法的第61条规定：“专利权或者利害关系人邮政局证明他人正在实施或者即将实施侵犯其专利权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。”这实际上就是诉前的临时禁令和保全措施。在我国民事诉讼法中已有规定。因此，新专利法规定，人民法院处理前款申请，适用《中华人民共和国民事诉讼法》第93条至96条和第99条的规定。

　　在采取诉前的临时禁令和保全措施时，需要法官重视的是通过研究证据对侵权行为的把握与认定，尤其是掌握如对“正在实施”和“即将实施”侵犯专利权的行为的认定，原则上将可能会起到适得其反的作用。