如何正确撰写专利申请文件

――对专利权人状告专利代理人的个案评析

摘要：专利事务所与专利权人签订委托代理合同，专利权人的合同目的是仅获取专利权，还是包括专利侵权后应得到的有效保护？这是与专利权人的权利密切相关的问题，也是专利代理人应审慎处理的问题。具体言之，即专利代理人应如何正确处理权利要求范围与专利保护的关系，即如何在专利申请过程中让专利权的保护范围适当，既不过宽，也不过窄，使专利权人的利益最大化。本案是国内首件因专利代理事务所不称职的代理行为而引发的索赔案件，具有典型意义，案发后，引起专利代理界广泛关注。

案情回放
某基地研究所高级工程师费水福发明了“组合式直型全自动焊锡装置”，1994年3月委托原贵州航空工业专利事务所（简称专利所）代理申请专利。1995年1月获实用新型专利权。1996年初，市场即发现与本专利类似的产品，费水福于1997年专程去深圳调查，发现多家港资企业也在销售类似产品。经收集证据后，费水福请求深圳知识产权局给予行政处理，结果被驳回，理由是：“被控两种产品均未落入本专利的保护范围。”

费水福经咨询专业代理机构后才明白：专利代理人在撰写本案权利要求时，把所有附加技术特征（即非必要技术特征）全部写成了必要技术特征，使本专利的保护范围缩到最低限度，导致 “侵权者”规避了该专利而未侵权。但该后果是两种可能性造成的：1、专利权人未要求做专利检索，也没有支付做专利检索的费用（1994年，国内还几乎没有免费的网上检索），所以，权利要求与现有技术的划界是代理人“估计”的结果，代理人由于担心权利要求范围太宽不会获得专利权，故将附加技术特征写成了必要技术特征（本案专利是实用新型，代理人的这种担心是没必要的，所以第一种可能性极小）。2、代理人确实水平有限，不清楚权利要求范围的宽窄对专利侵权的影响。费水福了解到，目前，国内专利申请文件是专利代理人撰写，他们的专业范围（特别是专利代理人资格考试）较少涉及到专利侵权，并且缺乏对法律的系统学习和熟练操作，所以部分代理人不清楚权利要求范围的宽窄对侵权认定的影响；而专利侵权案件大多数由律师代理，律师却缺乏技术知识和专利代理的相关知识，所以，做专利侵权案件也不是一般普通律师可以胜任的。费水福反复考虑后，认为是专利代理人的不称职代理行为影响了专利权人的利益，遂于2004年，向贵州省贵阳市中级人民法院提起诉讼，请求判令被告贵州国防工业专利中心、贵州某基地第一设计所、贵州某基地赔偿专利损失。

贵阳市中院认为，专利事务所与费水福订立的专利代理合同，系双方真实意思表示，内容合法，为有效合同，签约后，该所按照双方合同约定，已实际全面履行了合同约定的义务，即代理费水福申请专利并获得授权，完成了代理行为。判决驳回原告费水福的诉讼请求。

费水福不服一审判决，遂于2004年7月向贵州省高级人民法院提起上诉，费水福向高院诉称：1、按（专利代理委托书）“代理办理名称为《组合式直型全自动焊锡装置》的发明创造申请实用新型专利以及在专利有效期内的全部专利事宜”的约定，专利事务除了为委托人代理申请专利以外，还要承担“在专利权有效期内的全部事宜”。原审法院认定专利事务所代理申请专利并获得授权，已全面履行了合同义务的结论与《专利代理条例》第25条的规定相悖；2、本专利的发明核心就是组合式直型全自动焊锡装置，而专利代理人却把“弹簧爪式链爪输送机构”在权利要求书中写成是本专利的发明核心，将权利要求书不分独立权利要求和从属权利要求，合并写成一条，把所有附加技术特征（即非必要技术特征）全部写成必要技术特征，使本专利的保护范围缩小到最低限度，导致本专利无法得到有效保护，失去了申请专利的目的和意义，专利事务所应当承担赔偿责任。

省高院认为，费水福与专利事务所签订的《专利代理委托书》系双方真实意思表示，内容不违反法律法规规定，应予认定合法有效。费水福按约定向专利事务所支付了代理费，履行了合同义务。专利事务所接受委托后，撰写了包括权利要求书在内的申报《组合式直型全自动焊锡装置》专利所必备的文件，经费水福本人审看认可后，按程序代为进行申报并获得国家专利局授予的专利权证书，从而履行了“代为办理名称为《组合式直型全自动焊锡装置》的发明创造申请实用新型专利”的义务。专利事务所撰写的权利要求书是否存在使专利保护范围缩小和应否对费水福进行赔偿问题，因本案双方当事人签订的《专利代理委托书》并未就专利代理人代理如何撰写专利申报文件进行约定，其提交的申报文件也经主管部门审查合格，而使费水福获得了专利，故费水福的上述理由无事实和法律依据，不能成立。高院还认为，对于其他两被告，即设计所和贵航公司，两者与费水福之间无民事法律关系，两者虽与专利中心有一定的组织联系，鉴于专利中心在本案中依法不承担赔偿责任及专利中心自身具备承担民事责任的主体资格，费水福对设计所和贵航共同承担民事责任的上诉主张，不予支持，费水福终审败诉。

案例评析
一、专利事务所与专利权人签订委托代理合同，专利权人的合同目的及专利事务所合同义务的确定：
（一） 专利权人的合同目的

本案，专利申请的目的是一、二审法院认为的“获得专利权”？还是费水福认为的“专利得到有效保护”？抑或上述两目的都有？

在专利的三种类型中，发明需经过国家知识产权局的初步审查和实质审查，而实用新型、外观设计只需初步审查合格即可获得专利权，即主要审查专利申请文件是否符合规定的格式，权利要求主题是否属于不授权内容（如科学发现、智力活动的规则和方法）等，一般说来，只要是对专利法稍有研究的人士都可以撰写实用新型、外观设计的申请文件并会获得授权，但如想让实用新型、外观设计授权后得到有效的保护，却是非专业人士莫属。

现在，国内的普遍现实是：专利申请人不明白专利申请文件的撰写与授权后的专利保护的关系，以为只要得到了专利权，自己的目的就达到了，专利事务所也就圆满地完成了任务。可日后一旦指控实施者侵权，才发现实施者规避了自己的专利保护范围，即实施者的产品去掉或改变了其独立权利要求的某些本应不是必要技术特征的“必要技术特征”；或者实施者向国家知识产权局提起专利权人的专利“无效”。这两种结果是出乎专利权人意料的，经过侵权诉讼后，专利权人才清楚，在开始撰写专利申请文件的时候，如专利代理人的专业水准较高，是完全可以避免的。

所以，专利权人申请专利的目的绝大多数是为了专利授权后的有效保护，而不仅仅只是获得专利权那一纸证书。如果专利授权后不能得到有效保护，是“垃圾专利”，我们又落入了“为专利而专利”的怪圈。所以，有责任心、有较高专业水准的专利代理人应让专利申请人明白个中究竟，特别是实用新型、外观设计，拿到专利证书太容易了，但如何撰写申请文件才能使专利权得到有效保护却是应该谨慎考虑的问题。

（二）专利代理人的合同义务

省高院在二审判决中认为：费水福与专利事务所签订的《专利代理委托书》系双方真实意思表示，内容不违反法律法规规定，应予认定合法有效。费水福按约定向专利事务所支付了代理费，履行了合同义务。专利事务所接受委托后，撰写了包括权利要求书在内的申报专利所必备的文件，经费水福本人审看认可后，按程序代为进行申报并获得国家专利局授予的专利权证书，从而履行了“代为办理名称为《组合式直型全自动焊锡装置》的发明创造申请实用新型专利”的义务。但专利申请人委托专利事务所的目的不仅是为了获得专利权，其最终的目的是为了专利被授权后能获得最大限度的保护。所以，专利事务所的合同义务应包括“为使申请人获得专利权和专利被授权后能获得最大限度的保护而正确撰写专利文件”，该义务应是专利代理人的“合同”义务，是专利代理人经过专业考试才能上岗的“专业性”水平和较高收费决定的。遗憾的是，省高院在二审判决中却认定，因本案双方当事人签订的《专利代理委托书》并未就专利代理人代理如何撰写专利申报文件进行约定，其提交的申请文件也经主管部门审查合格，而使费水福获得了专利，故费水福的上述理由无事实和法律依据，不能成立。省高院对合同义务的理解过于机械。试想，专利申请人怎么会与专利代理事务所约定如何撰写专利申请文件，申请人如果知道怎么撰写，他还会求助于专业人士吗？另外，省高院对专利申请人委托专利事务所的目的理解也比较片面，以为获得专利权，专利事务所即实现了专利申请人的合同目的，其实获得专利权只是形式，专利授权后的保护才是实质；同时，省高院对专利代理人应如何撰写宽窄适度的权利要求了解也不够深入。

本案，专利代理人应为获得专利权和专利授权后的有效保护正确撰写申请文件，本案部分事实未查清，直接导致了判决有误。

二、专利代理人应如何正确处理权利要求与专利保护的关系
（一）必要技术特征与附加技术特征的正确区分

本案原告费水福提出：本专利权利要求书的撰写违反常规，专利代理人在权利要求书中把所有附加技术特征（即非必要技术特征）全部写成必要技术特征，使本专利的保护范围缩小到最低限度，导致该专利实施无法得到有效保护，失去了申请专利的目的和意义。

那么，专利代理人在申请人提交的技术交底资料的基础上如何区分必要技术特征与非必要技术特征，并将必要技术特征写入独立权利要求从而确定专利权的权利保护范围呢？由于权利要求范围的宽与窄，直接涉及权利人的权利和社会公众的利益的平衡，也是司法审判中法院对被诉侵权人是否侵权的认定界线，所以，对该问题的分析是非常重要的。

必要技术特征是指发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案，使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。

独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。

如果一项权利要求包含了另一项同类权利要求中的所有技术特征，且对该项权利要求的技术方案作了进一步的限定，则该权利要求为从属权利要求。由于从属权利要求用附加的技术特征对所引用的权利要求作了进一步的限定，所以其保护范围落在其所引用的权利要求的保护范围之内。从属权利要求中的附加技术特征，可以是对所引用的权利要求的技术特征作进一步限定的技术特征，也可以是增加的技术特征。

必要技术特征与附加技术特征的区分决定了专利权利保护范围的大小。在一件申请的权利要求书中，独立权利要求所限定的一项发明或者实用新型的保护范围最宽。

可见，在一件专利申请的权利要求中，必要技术特征的确认是非常关键的，但必要技术特征的“必要”是与背景技术相比较而言为“必要”，即必要技术特征是针对申请时的背景技术而言为完成发明目的所不可缺少的技术特征。

那么，专利申请时的背景技术怎么了解？目前，最有效的方法是专利检索。通过专利检索找出与申请人的发明最接近的一篇现有技术文件，将该文件与申请人的发明或者实用新型所共有的必要技术特征写入独立权利要求的前序部分，将区别技术特征写入独立权利要求的特征部分（即俗称划界），独立权利要求的保护范围就是专利的最大保护范围，任何他人的同类产品中实现同样功能的技术特征不可落入该独立权利要求范围内，否则，即构成专利侵权。另外，将不是必要技术特征的技术特征（即附加技术特征）写入从属权利要求，他人的同类产品中实现同样功能的技术特征同样不可落入该从属权利要求范围之内。一般说来他人产品的技术特征一旦落入了独立权利要求范围，则肯定落入了从属权利要求范围，即构成侵权。

可见，必要技术特征与附加技术特征的区分决定了专利权利保护范围的大小。

（二）权利要求范围概括适当

权利要求范围的准确概括应避免以下两种情形：
1、概括的保护范围过大，使用了过多的上位概念、功能性限定的技术特征，导致其保护范围中包含了现有技术从而不具备《专利法》第二十二条所规定的新颖性和创造性，或将必要技术特征当成附加技术特征写入了从属权利要求，导致独立权利要求缺乏某些必要技术特征而无法实现发明目的，同时独立权利要求范围也由于缺乏足够的具体实施方式的支持从而不符合《专利法》：“应当以说明书为依据”的规定。所以，权利要求范围概括过大会使专利申请不容易被授权，即使被专利授权，以后也容易被宣告专利无效。

2、所概括的保护范围过小，将权利要求的保护范围仅限制在其具体实施的程度上，即将附加技术特征写入独立权利要求，而并未做进一步合理的概括，从而损失了其可能获得的更大合法权益，使得他人在实施时只需对发明的技术方案稍作变化，便可平安地绕过其独立权利要求的保护范围从而不构成侵权。如本案中，专利权人请求深圳知识产权局的行政保护被驳回，结论是被控两种产品均未落入本专利的保护范围，即被控产品略加改造就不侵犯专利权人的专利权，使专利权人的专利实际上得不到有效保护或根本不会得到保护。

采用上述措施能够在某种程度上控制专利申请文件的质量，但它也只是专撰写专利申请文件的一个方面，如何使申请文件的内容更准确、有效、充实以及说明书充分公开，还需要采取另外其他的措施，如：以充分检索为依据，将一部分技术要点作为技术秘密保留起来，重点突出申请人的“发明点”所在；同时，对于发明的具体技术方案公开到基本上可实施的程度即可，并最好给出多种并列选择，而不指出哪种是最优方案，也不必完全暴露工艺流程中的所有技术细节，这样，可为今后的审查预留修改空间，也为申请人的产品保持市场独占性赢得机会。

可见，较高专业水准的专利申请文件取决于专利代理人在专利检索后的正确撰写，如专利申请既没经过专利检索，专利代理人的专业水平又有限，那么，专利申请文件即使获得授权，以后的专利保护也是非常艰难。现在，国内的专利代理业务中存在一个误区，就是许多申请人为省钱不做专业的专利检索，也不懂得做免费的网上检索，选择专利事务所时以“专利代理费便宜”为导向，以“专利授权”为评价专利代理人业务水平的高低（前面已讲过，实用新型和外观设计非常容易获得专利授权），这种误区导致一些专业水准较高的专利代理人也加入了“价格战”的恶性循环。其实，最后为质劣价廉的申请文件买单的还是专利申请人，他们在以后的专利保护中会有许多无法挽回的损失；从长远看，受损失的还有国家，因为虽然有很多专利，但相当一部分是垃圾专利，这些专利不会对社会有什么贡献，反而会挫伤发明人专利申请的积极性。

所以，专利申请人在专利申请过程中，应意识到专利申请文件正确撰写的重要性；同时专利代理事务所也应注重提高服务质量，以切实实现专利申请人的权利保护。
(文/北京德权律师事务所 张诗琼 律师)