XX“Y药专利权”侵权纠纷一案的

法律意见书

湖南祈安律师事务所(以下简称本所)接受XX先生的委托,作为其委托代理人，依据《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国合同法》,为XX的专利权纠纷一案出具法律意见书。

本所特作如下声明：

1、XX保证已向本所律师提供了为出具法律意见书所必需的、真实的、准确的原始书面材料、副本材料或口头证言,并无隐瞒、虚假和误导,其中的副本或复印件与正本或原件相一致。

2、本所律师仅就本案的专利权侵权行为相关的重大法律问题发表意见,并不对赔偿等事项发表意见。

本所律师根据XX提供的相关材料, 基于对法律、法规的理解,并按照律师行业公认的职业道德规范,本着勤勉尽职之精神, 对其取得专利权的合法性进行了审查,现发表法律意见如下：

一、本案的标的“湖南Y药专利国药准字产品”的专利发明人和专利所有人为XX是法律事实。

1、事实依据。

①1995年3月31日湖南声卫生厅下属的原省药政局的（95）湘卫药函字第004号批复可以证实：法人代表为XX的湖南Y药声远有限公司早在1995年就开始对Y药牙康茶、Y药软膏、止痛外擦灵品种进行研究开发，并得到省卫生药监部门的批准。

②1995年7月15日国家专利局的第31359号发明专利证书（专利号为ZL91106639.X）证实：XX的“湖南Y药的生产方法”获得国家专利认可证书，得到专利保护。

③2011年12月14日国家知识产权局第877883号发明专利证书（专利号为ZL201110066170.6）再次确认：XX、XX为“一种中药组合物肿痛外擦酊及制备方法”即Y药的制备方法的专利发明人，XX为专利权人，专利期限二十年。

2、法律依据

①依据《中华人民共和国专利法》第六条：非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。根据1995年和2011年的专利证书，XX都是Y药生产专利的专利权人。

②依据《中华人民共和国专利法》第十七条：发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人。专利证书对此已作记载。

③依据《中华人民共和国专利法》第三十九条：发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予发明专利权的决定，发给发明专利证书，同时予以登记和公告。发明专利权自公告之日起生效。既然原国家专利局和现在的国家知识产权局都对XX的发明专利进行了确认，颁发了专利权证书，说明XX的发明专利权在法律上是合法有效的。

④依据《中华人民共和国专利法》第四十二条：发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年，均自申请日起计算。国家知识产权局2011年12月14日颁发给XX专利证书证明：XX的Y药生产专利仍在专利保护期内。

二、XX的“湖南Y药专利权”仍为其本人，一直未进行转让。

1、事实依据

①1999年6月16日湖南声远医药保健品厂（法人代表XX）和XZ县SD实业有限公司（法人代表胡YY）签订的《联营合作协议》第16条约定：联营期满或终止后，甲方独自拥有两证一照、生产批文、生产设备、商标权及知识产权。

②2000年4月18日湖南SY医药保健品厂（法人代表XX）和XZ县SD实业有限公司（法人代表胡YY）签订的《关于联营合作协议的补充协议》第3条约定：新的联营关系是甲方以药品生产专利及配方并提供相应技术人员与乙方合作。该补充协议也只是约定了甲方即XX是以专利权去参与合作，并不是将该专利权转让至乙方。

③2001年1月18日甲方XX与乙方胡YY、吴ZZ签订的《第三份协议》第二条第2款约定：甲方将其研制的《YY膏》、《阴阳洁》配方交给乙方独家生产，乙方每销售一支给甲方提成0.3元。此合同实际是乙方与专利权人甲方订立实施许可合同，并向专利权人支付专利使用费的约定。

2、法律依据

①依据《中华人民共和国专利法》第十二条：任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。XX与胡建保、吴德平签订的即是专利实施许可合同，只是变更了形式，以合伙联营的形式进行实施许可。

②依据《中华人民共和国专利法》第十三条：发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。

三、吴德平代表湖南Y药厂与XX市TL生物工程研究所有限公司法人代表QQ签订的转让Y药系列专利的协议属无效合同。

1、事实依据

①吴ZZ不是Y药系列专利权的专利权人，无权对Y药系列专利权进行转让处分，Y药系列专利权人不是吴德平，也不是Y药厂，而是国家知识产权局证书上确认的XX，徐琛与一个没有专利权的人签订转让专利权的合同，又未经XX确认，该合同对XX不发生效力。

②吴ZZ与QQ签订的合同属恶意串通，损害集体或者第三人利益的行为，属无效合同。2001年1月18日吴ZZ、胡YY以60万的价格购买Y药的使用权（实际只支付到位18万元），而在2004年2月17日却以25万的价格将Y药专利权“转让”给天隆生物工程研究所有限公司，以60万的价格购买使用权，却只以1/3的价格转让出去，这其中不是恶意串通又是什么？

2、法律依据

① 依据《中华人民共和国专利法》第十条：转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。国家知识产权局证书上的专利权人仍然是XX，XX没有向吴德平、湖南Y药厂签订转让合同，也没有向国务院专利行政部门登记，更没有向国务院专利行政部门申请予以公告，吴YY转让“Y药专利权”是严重侵害XX的专利权的行为。

② 依据《中华人民共和国合同法》第五十二条：恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的，合同无效。专利权一般都具有升值的空间，何况XX的Y药系列专利的药品是畅销保健药品，吴YY以60万的价格购买使用权进行联营生产，后在短短三年后以25万的价格将自己不享有的专利权“转让”给XS的公司，显示是恶意串通，损害XX专利权的行为，属于无效的合同。

四、湖南WW制药有限公司生产肿痛外搽酊属侵害XX的专利权的侵权行为。

1、事实依据

2004年2月17XX市TL生物工程研究所有限公司的法人代表QQ，与湖南Y药厂签订Y药系列专利的“转让”协议后，于2004年4月6日成立湖南WW制药有限公司，QQ任中启制药公司法人代表，将恶意串通非法取得的专利配方进行包装后生产，其公司的“肿痛外擦酊”配方系XX发明的专利。

2、法律依据

① 依据《中华人民共和国专利法》第十二条：任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。湖南中启制药有限公司没有经过许可实施了XX的专利，违反了该条法律规定，属违法行为。

② 依据《中华人民共和国专利法》第十七条：发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人。 专利权人有权在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标识。湖南中启制药有限公司不是专利权人，无权在其药品包装盒上标明他人的专利标识。

五、维权方案。

根据岳阳市食品药品监督管理局《关于XX同志上访事宜的汇报》情况来看，走行政处理途径效果不佳，因为岳阳市食品药品监督管理局不认为其有过错，也不认为湖南WW制药有限公司专利侵权。根据《中华人民共和国专利法》第六十条规定：未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理，建议当事人直接向人民法院起诉。走司法途径解决。

湖南祈安律师事务所：李旗英

余 乐

二〇一一年十二月三十日