深圳XXX公司与东莞XX公司侵害专利权纠纷

代 理 词

关于深圳市XXX机械设备有限公司与东莞市XXXXXXXX设备有限公司侵害专利权纠纷一案，广东楚圳律师事务所朱江律师接受深圳市XXX机械设备有限公司的委托，担任其代理人，现就案件相关情况发表如下代理意见：

案件在审理过程中，为更好的描述产品名称，将被控侵权物品简称为1，将主张先用权的物品简称为2，本代理词也将按照以上简称。

一、关于在先使用权

在先使用的法律依据是专利法的第69条第2款，“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的“。由于先用权对已成立的专利技术构成了极大的抗辩，因此要证明在先使用，免除侵权责任，就必须要求对先用权人设定相应的举证责任，同样，“是否在原有范围内制造和使用”、“自行举证证明的责任”、“在先使用的合法性”这三个条件是否达成，才是先用权是否存在的理由。

1、关于原有范围。

被告在庭审中偷换概念，避重就轻，仅谈产品2与我方主张的独立权利请求中的产品的结构是否一致，而避而不谈产品2到底是否具备我方主张的专利技术所实现的功能一致。事实上，产品2属于过时产品，属于我方此案主张的专利技术的第一代产品，同样也是我方法定代表人许环繁在富士康公司工作时发明的产品，其根本不能实现独立请求权中“而后向靠近缸体的方向移动“这一专利技术。至于我方独立请求权的表述中是否将涉案的专利技术与产品2的区别写进去，这是专利审查的问题，根本不是本案审理和考虑的重点和要点。本案审理和考虑的要点，应当是被告主张在先使用的产品2，是否仍在“原有范围”之内。如被告向法庭出示的产品2，能实现涉案专利技术的“而后向靠近缸体的方向移动“这一技术特征，那么就存在在先使用的说法；如果产品1存在这一技术，产品2不存在这一技术的，那就不能认定被告是在原有范围内继续制造和使用的，就必须认定被告是侵权的。

2、关于举证责任。

要证明自己具备在先使用，是需要自己承担举证责任的。被告庭审中出示的产品2，所述是自己于2014年销售给长盈公司的，我方认为被告当庭出示的物证2，并不能仅凭长盈公司的货物出门证和顺丰快递的快递清单，在长盈公司未向法庭出示证人证言，也没有证人到庭说明情况的情况下，就证明这款就是2014年销售给长盈公司的这款。被告的举证缺乏有效要件。

3、关于合法性

根据2009年《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条第一款规定：“被诉侵权人以非法获得的技术或设计主张先用抗辩的，人民法院不予支持” ，因此，专利法中规定的在先使用，必须具备合法性，非因合法手段取得的，仍不能认定具备在先使用的情形。

被告理应举证证明产品2是在专利申请日之前，使用自己的技术，自己的研究，自己的设计，自己的生产线，或合法受让取得的技术来获取的，但被告未能举出任何证据来证明在先使用的产品，是通过合法手段取得的。事实上，原告的法定代表人许环繁，早在2014年在富士康就职时，就作为发明人研究出了这款产品，其自己能作为发明人继续制造，使用，销售此款产品，其他人是不能使用的，一旦使用，就涉嫌侵权。因此，被告的此款产品，并非自己研制和生产，同样是通过剽窃的手段取得，然后制造出来，销售给长盈公司的。被告此款产品的取得，不具备合法性，法庭应当对此继续予以审查，并做出相应的公正判决。

4、关于实施或准备的程度

2009年《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条第二款规定：有下列情形之一的，人民法院应当认定属于专利法第69条第(二)项规定的已经作好制造、使用的必要准备：(一)已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；　(二)已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。

被告理应按照司法解释的要求，对以上实施和准备的程度举出相关证据，但被告未举出任何证据予以证明，应当承担举证不能的后果，据此，法庭应当否定其的在先使用权。

5、关于原有规模

2009年《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条第三款规定：专利法第六十九条第(二)项规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。由此可见，我国专利法要求的原有规模包括两种情况，一是在先使用人在申请日时的实际生产规模。二在先使用人在申请日时自身具备条件下的最大生产规模。

同样，被告仍有义务举证证明自己在申请日之前的生产规模以及现在的生产规模，被告未举证证明，需要承担举证不能的法律后果。

二、关于被控侵权产品1是否构成侵权

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条，“人民法院应当根据权利要求的记载，结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解，确定专利法第五十九条第一款规定的权利要求的内容”；

第三条，“人民法院对于权利要求，可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书对权利要求用语有特别界定的，从其特别界定。以上述方法仍不能明确权利要求含义的，可以结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解进行解释。”

第四条，“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。”

综上所属，我方认为，权利要求书中的独立请求权项，在表述中已经涵盖了涉案专利的全部技术特征，只是未能描述涉案专利与产品1存在差异化结构的描述，但该差异化结构的描述，已经在从属权利、说明书、附图中予以了体现，已经完全能证明产品1的技术特征全部落入了原告专利权的保护范围。与产品1差异化的结构，未能写入权利要求书的“独立请求权”中，并不能否定产品1未能落入专利权保护范围，做这种侠义性解释，显然是不利于所有专利权的保护的。

三、关于侵权赔偿款

1、被告因侵权的获利

虽然我方无法使用直接证据证明被告因侵权获取的利益，但从被告向法庭的举证，比如购销合同，采购合同等，恰恰从侧面证明了被告一直且持续的对外销售包含侵权产品的事实，并且销售对象广泛而且稳定，持续时间久且数量较大，被告因侵权所获取的利益，应当可以大致确定。

2、原告因侵权所遭受的损失

我方因侵权遭受的损失，可以从我方向法庭举证的历年利润表和财务报告中可以看出，由于该技术应用的范围相对狭窄，客户范围相对较少，因此市场上自从有了被告的侵权物品，就极大的占据了相关市场，令原告自行研发生产的产品收到侵权、价格战、抢占市场等多重的压力和打击，导致销售量和利润的急剧下降，原告因被告的侵权行为遭受的损失，也是显而易见的。

综上所述，被告此前制造和销售的产品，并不具有先用权，被告被控侵权制造和销售的产品的技术特征，也全部落入原告的专利权保护范围之内，被告理应承担相应的赔偿责任。请法庭结合全案证据和相关法律法规，查明真相，判如所请。

代理人：广东楚圳律师事务所

朱江律师

2021年5月3日