律师观点分析

上诉人东莞市XX公司（以下简称XX公司）因与被上诉人上海XX公司（以下简称XX公司）侵害商标权纠纷一案，不服广东省东莞市第一人民法院（2018）粤1971民初17396号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。2018年7月2日，XX公司向一审法院提起诉讼，请求判令XX公司：一、停止侵犯XX公司第XXX号“”、第XXX号“”注册商标专用权的行为，拆除含有“XX遇XX咖”“享受都市慢生活”字样的门店招牌、室内装潢等，停止在电脑登录界面、室内指示牌及楼梯贴条等上使用带有“XX遇XX咖”字样的标识等；二、停止对XX公司的不正当竞争行为，责令其变更企业名称，新的名称中不得含有“XX遇XX咖”字样；三、赔偿XX公司经济损失20万元（含维权合理开支）；四、承担本案诉讼费用。一审法院经审理查明，2011年8月21日，案外人上海XX鱼XX络发展有限公司经核准注册，取得了第XXX号“”注册商标，该商标核准使用于第41类服务项目，包括组织教育或娱乐竞赛、娱乐、娱乐信息、提供娱乐场所、（在计算机XX络上）提供在线游戏等，有效期限自2011年8月21日至2021年8月20日。2014年5月6日，XX公司经核准转让，受让了第XXX号“”注册商标。2013年3月28日，上海XX鱼XX络发展有限公司经核准注册，取得了第XXX号“”注册商标，该商标核准使用于第41类服务项目，包括组织教育或娱乐竞赛、娱乐、娱乐信息、提供娱乐场所、（在计算机XX络上）提供在线游戏等，有效期限自2013年3月28日至2023年3月27日。2015年1月1日，上海XX鱼XX络发展有限公司以普通许可方式授权XX公司自2015年1月1日至2020年12月31日期间使用第XXX号“”注册商标，并特别授权XX公司有权以自己的名义进行商标维权、诉讼等。自2015年1月起，XX公司先后聘请了杨X（艺名为Angelababy）、“CH2”女团等作为其XX咖品牌代言人，为XX公司的“XX鱼XX咖”等品牌系列产品作商业广告宣传；赞助InvictusGaming电子竞技俱乐部；2015年11月23日，XX公司与案外人罗XX签订特许经营合同，约定XX公司授权罗XX在位于广州市天河区林和西路161号中XX首层（A102-A109）单元的区域范围内非独占性使用“XX鱼XX咖”品牌，许可使用“XX鱼XX咖”等商标，特许经营加盟费为280000元，许可期限从2015年11月23日起至2021年11月17日止；在百度XX站“百度百科”栏目上搜索“XX咖”“XX鱼XX咖”词条，可获取与“XX鱼XX咖”相关的品牌介绍、发展情况等信息；部分XX络媒体上曾发表过相关“XX鱼XX咖”门店开设、互动服务等情况的报道。2016年1月，XX公司的第XXX号“”注册商标被上海市工商行政管理XX评为“上海市著名商标”。XX公司系成立于2013年12月26日的有限责任公司，经营范围包括从事XX络技术、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、计算机服务（除互联XX上XX服务营业场所）、食品销售等。XX公司系成立于2015年9月8日的有限责任公司，经营范围包括互联XX上XX服务、餐饮服务。2017年12月29日，取证人杨X根据XX公司的申请，以时间戳取证的方式，来到东莞市石龙镇绿化中XX店面招牌显示有“XX遇XX咖”字样的XX吧，对该XX吧的内、外部情况进行拍照取证。该些照片（详见附图）显示，在上述XX吧的招牌、楼梯、收银台背景墙等处有“XX遇XX咖”字样，电脑登录界面上有“XX遇XX咖石龙店”字样，招牌和楼梯等处还有“遇见你是最美的意外”字样，收银台背景墙处还有“享受都市慢生活”以及“ShouLife”的组合字样。以上事实，有联合信任时间戳服务中心出具的可信时间戳认证证书和所附照片为证。XX公司表示XX公司在上述XX吧中使用的“XX遇XX咖”字样与第XXX号“”注册商标近似，“享受都市慢生活”以及“ShouLife”的组合字样与第XXX号“”注册商标近似，均侵害了该两个商标专用权。同时，XX公司还表示XX公司的企业名称中使用了“XX遇XX咖”字号，该字号与XX公司的第XXX号“”商标近似，构成不正当竞争。XX公司确认上述XX吧系其经营并使用了相应的标识，但表示“XX遇XX咖”系其合法注册的字号，与其使用的“遇见你是最美的意外”一样，寓意是XX公司的法定代表人与其老婆在XX上相遇，且作为招牌使用，不侵害XX公司商标权，也不构成不正当竞争；其在2017年底或2018年初期间，在XX络上看到“享受都市慢生活”以及“SlowLife”字样，觉得不错，就让广告公司将“享受都市慢生活”以及“ShouLife”组合字样制作为广告在背景墙处使用，寓意是享受、感受生活；在XX公司起诉后，就已铲除了该“享受都市慢生活”以及“ShouLife”组合字样。XX公司确认XX公司已铲除“享受都市慢生活”以及“ShouLife”组合字样。另查，XX公司主张本案商标侵权及不正当竞争的赔偿额总数为200000元，其中包括30000元合理维权费用，并提交了30000元的律师费发票以及法律服务合同。此外，在广东省东莞市曾有三家“XX鱼XX咖”加盟店，现均已停业。一审法院认为，本案系侵害商标权及不正当竞争纠纷之诉。XX公司受让取得了第XXX号“”注册商标专用权，以及经第XXX号“”注册商标注册人的授权许可，在上述商标注册有效期以及授权期限内，有权对侵害上述商标的行为进行诉讼维权。根据XX公司、XX公司的诉辩意见以及一审已查明的事实，本案的争议焦点为：一、XX公司使用“XX遇XX咖”字样的行为是否侵害第XXX号“”注册商标专用权，使用“享受都市慢生活”以及“ShouLife”组合字样的行为是否侵害第XXX号“”注册商标专用权；二、XX公司使用含“XX遇XX咖”文字的企业名称是否构成对XX公司的不正当竞争；三、若构成侵权，XX公司应承担何种责任。对上述争议焦点，以下分述之：一、XX公司使用“XX遇XX咖”字样的行为是否侵害第XXX号“”注册商标专用权，使用“享受都市慢生活”以及“ShouLife”组合字样的行为是否侵害第XXX号“”注册商标专用权从XX公司提供的照片可以清楚看到，XX公司在其XX吧的招牌、楼梯、收银台背景墙、电脑登录界面等地方突出使用了含“XX遇XX咖”字样的标识，以及在收银台背景墙处使用了“享受都市慢生活”以及“ShouLife”组合字样的标识，具有识别其提供的服务来源的作用，系商标性使用。XX公司XX吧提供的服务与XX公司第XXX号“”、第XXX号“”注册商标核定的服务项目属于同类服务。经比对，案涉标识中的“XX遇XX咖”字样与第XXX号“”注册商标文字的首字相同，四字组合中有三字相同，整体读音相似，且“XX咖”也是有特定含义的词汇，“XX遇XX咖”与“XX鱼XX咖”构成近似；“享受都市慢生活”以及“ShouLife”组合字样与第XXX号“”注册商标文字的中文部分完全相同，字体也一样，英文部分主要单词Life相同，前面的修饰单词第1、3个字母相同，整体的构图也基本一致，两者也构成近似。虽然XX公司对上述标识的使用情况作出了相应解释，但XX公司承认其曾在XX络上看到“享受都市慢生活”以及“SlowLife”字样，并将该字样稍作修改后使用，XX公司在其收银台背景墙处同时突出使用了“享受都市慢生活”以及“SlowLife”组合字样和“XX遇XX咖”两个标识，且从XX公司提交的证据可以看出“XX鱼XX咖”品牌在其行业内具有一定的知名度，XX公司使用上述文字标识具有一定的故意，且易使相关公众对案涉XX吧服务来源与第XXX号“”、第XXX号“”注册商标产生混淆。即便XX公司表示“XX遇XX咖”系其合法注册的企业字号，但XX公司使用其企业名称或企业字号进行商业活动时应规范使用，不应对在先注册的商标造成混淆。故XX公司突出使用上述“XX遇XX咖”字样的行为侵害了第XXX号“”注册商标专用权，使用上述“享受都市慢生活”以及“ShouLife”组合字样的行为侵害了第XXX号“”注册商标专用权。二、XX公司使用含“XX遇XX咖”文字的企业名称是否构成对XX公司的不正当竞争XX公司的企业名称为“东莞市XX公司”，该名称有显著的地域性指向，名称中的“XX遇XX咖”是XX公司区别于其他企业的主要部分，其中“XX遇”是核心部分。虽然前述认定XX公司在其XX吧中突出使用含“XX遇XX咖”字样的标识侵害了XX公司第XXX号“”注册商标专用权，但企业名称与商标本身存在一定区别，企业名称直接区分的是经营主体，而商标首先最直观的是区分商品或服务的来源，两者并不等同。在本案中，XX公司企业名称中的“XX遇XX咖”文字与第XXX号“”注册商标文字中的“XX咖”意指XX络咖啡厅，“XX遇”与“XX鱼”意思不同，“遇”与“鱼”的音调也有所区别，而企业名称本身具有较强的地域指向性，结合XX公司该商标有一定的知名度以及“XX鱼XX咖”东莞加盟店的实际情况，XX公司只要规范使用其企业名称，即不易造成相关公众对其服务来源产生混淆。故对本案商标侵权行为的评价不应影响到对XX公司在企业名称中使用“XX遇XX咖”文字是否构成不正当竞争的认定。因此，XX公司现有企业名称的使用并不构成对XX公司的不正当竞争，故对XX公司的该项诉讼请求，一审法院不予支持，但XX公司应规范使用企业名称。三、若构成侵权，XX公司应承担何种责任因XX公司的行为侵害了第XXX号“”、第XXX号“”注册商标专用权，XX公司依法应承担停止侵权、赔偿损失等责任。XX公司在一审庭审时确认XX公司已将案涉XX吧中“享受都市慢生活”以及“ShouLife”组合字样的侵权标识铲除，故XX公司要求XX公司停止侵害第XXX号“”注册商标专用权已无必要，对XX公司该部分请求，一审法院不予支持，XX公司仍应停止对第XXX号“”注册商标专用权的侵害行为。关于赔偿数额，XX公司主张要求XX公司赔偿经济损失200000元，该数额包括商标侵权和不正当竞争两部分，以及包含了30000元的维权费用，但XX公司未提供证据证明其因案涉侵权行为所遭受的损失，也未举证证明XX公司的侵权获利。XX公司提交的特许经营合同载明其案涉商标等的加盟费为280000元，但XX公司提供的特许经营合同为个例，对于不同地区、不同市场规模，该费用也会因此存异，且该费用为六年期的总费用，无法在本案中直接准确换算，故该特许经营合同中的许可使用费不能直接作为确定本案赔偿数额的依据,可供确定本案赔偿数额时予以考虑。根据《中华人民共和国商标法》第六十三条的规定,XX公司的侵权行为赔偿数额由法院在三百万元以下酌情确定。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条、第十七条的规定，一审法院在判定赔偿数额时综合考虑以下因素：1.案涉注册商标的知名度；2.XX公司为本案支出费用的合理性；3.XX公司的主观过错程度、侵权行为的性质、持续期间、后果等；4.本案侵权行为的认定。综合上述因素，一审法院酌情判定XX公司赔偿XX公司包括合理维权费用在内的经济损失共计60000元。对于XX公司超出该部分的诉讼请求，一审法院不予支持。综上所述,依照上述援引法律以及《中华人民共和国商标法》第五十七条、第五十八条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条规定，判决：一、东莞市XX公司立即停止侵害上海XX公司第XXX号“”注册商标专用权的行为，拆除招牌、楼梯、收银台背景墙等处含“XX遇XX咖”字样的侵权标识，停止在电脑登录界面上使用含“XX遇XX咖”字样的侵权标识；二、东莞市XX公司于判决生效之日起五日内赔偿上海XX公司包括合理维权费用在内的经济损失60000元；三、驳回上海XX公司的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费4300元，由上海XX公司负担2150元，东莞市XX公司负担2150元。上诉人XX公司不服一审判决，上诉请求：1.撤销（2018）粤1971民初17396号民事判决第一项，改判驳回XX公司的诉讼请求；2.变更（2018）粤1971民初17396号民事判决第二项为XX公司赔偿XX公司5000元；3.XX公司承担本案一、二审全部诉讼费用。事实与理由：一、一审法院认定XX公司侵害XX公司的“XX鱼XX咖”注册商标专用权，无事实依据。XX公司一直以依法注册的企业名称“东莞市XX公司”作为店面招牌使用，从整体上看XX公司的店门招牌“遇见你是最美的意外+Logo+XX遇XX咖”与XX公司的“XX鱼XX咖”有明显不同，并不会造成消费者混淆。二、一审判赔金额过重。1.XX公司成立后使用的是“遇见你是最美的意外”字样，后于2017年底在XX络上看到“享受都市慢生活”及“slowlife”字样觉得不错，才使用“享受都市慢生活”及“shoulife”字样，并无侵害XX公司注册商标专用权的恶意。2.XX公司侵权持续时间大约为六个月，在知道其是侵权行为后，立即铲除了“享受都市慢生活”及“shoulife”字样。被上诉人XX公司未在法定期限内向本院提交书面答辩意见。双方当事人二审期间均未本院提交新证据。一审查明的事实属实，本院依法予以确认。本院认为，本案为侵害商标权纠纷。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十八条的规定，本院对上诉人上诉请求的有关事实和法律适用进行审查。根据各方当事人的上诉及答辩意见，本案的争议焦点是：一、XX公司是否侵犯了XX公司的“XX鱼XX咖”注册商标专用权；二、一审判赔金额是否合理。对此，本院分析如下：关于焦点一。XX公司经受让取得第XXX号“”注册商标，依法享有注册商标专用权，依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第一款第二项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属侵犯注册商标专用权。XX公司与XX公司均从事互联XX上XX服务等同类服务，XX公司在其招牌、楼梯、收银台背景墙、电脑登录界面等地方突出使用含“XX遇XX咖”字样的标识，具有识别服务来源的作用，依照《中华人民共和国商标法》第四十八条“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”的规定，XX公司的该行为属于商标性使用，构成侵害注册商标专用权的行为。XX公司虽主张其合法注册了“东莞市XX公司”企业名称，但企业名称的使用必须以不侵害他人合法权益为前提，承前所述，XX公司突出使用“XX遇XX咖”的行为侵犯了XX公司的在先注册商标专用权，一审认定其侵犯了XX公司的“XX鱼XX咖”注册商标专用权，合法有据，本院予以维持。关于焦点二。《中华人民共和国商标法》第六十三条第三款规定：“权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿”。本案中，鉴于XX公司提供的证据难以确定其因被侵权所受损失、XX公司因侵权所获利益，且XX公司提交的特许经营合同不能直接作为确定本案赔偿数额的依据，一审结合案涉注册商标的知名度、侵权行为性质、合理维权费用等因素，酌情判定XX公司赔偿XX公司包括合理维权费用在内的经济损失共计60000元，并无不当，本院予以维持。综上所述，上诉人XX公司的上诉请求不成立，本院不予支持。一审法院认定事实清楚，适用法律正确，本院予以维持。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费1175元，由上诉人东莞市XX公司负担（已预交）。本判决为终审判决。