一、案情简介

2003年9月16日，原告任XX向国家知识产权局申请了名称为“装饰瓦”实用新型专利，2005年8月10日被授予专利权，专利号为ZL03253539.2，根据权利要求书的记载，独立权利为“一种装饰瓦，包括基质层（1），其特征在于：基质层（1）的上表面复合有一层耐候防护层（2）。” 嗣后，原告任XX从市场及被告某玻璃钢制品有限公司的网站上获得了被告某玻璃钢制品有限公司生产、销售的“结力”牌合成树脂装饰瓦宣传资料，遂以被告某玻璃钢制品有限公司生产、销售的“结力”牌合成树脂装饰瓦侵犯了其“装饰瓦”的涉案实用新型专利为由，于2006年5月向烟台市中级法院提起诉讼。

二、双方诉辩：

原告任XX诉称：其系ZL03253539.2装饰瓦实用新型专利的专利权人，被告生产的“结力”装饰瓦采用了原告的专利技术，落入专利保护范围，侵犯了原告的专利权。据此，原告要求法院判令被告：1、立即停止所有的生产和销售活动，已经生产完毕的产品要封存销毁。2、立即停止被控侵权产品的广告宣传，包括更改其公司网站，停止在互联网上的宣传，停止印刷、发放产品宣传彩页、说明书，拆除产品户外宣传广告等。3、在全国性建筑报刊上对侵权事实进行声明和澄清。4、由被告承担本案诉讼费用。

被告辩称：原告的专利技术不具有新颖性、创造性，其专利技术是公知技术。被告生产、销售的“结力”牌合成树脂装饰瓦的技术特征虽与涉案专利技术特征相同，但被告所使用的是公知技术，被告没有侵犯原告的专利权，原告起诉被告侵犯其专利缺乏充分的事实根据和法律依据，系滥用诉权。故被告请求法院驳回原告的诉讼请求。

三、法院审理结论

法院根据查明的事实，以及原、被告双方的举证、质证及辩论意见，认为原告专利的独立权利要求记载的技术包括如下技术特征：1、一种装饰瓦，2、包括基质层，3、基质层的上表面复合有一层耐候防护层。被控侵权产品亦包括如下技术特征：1、一种装饰瓦，2、包括基质层，3、基质层的上表面复合有一层耐候防护层。被控侵权产品的每一技术特征与在原告专利申请日以前公开的技术均相同，被告使用的是在原告专利申请日以前已公开的技术，被告的行为不构成侵犯原告专利权的行为。法院驳回了原告的诉讼请求。

四、律师评析

（一）如何认定专利侵权

专利是指专利主管机关依照专利法授予公民、法人或其他组织在一定期限内享有法律保护专有权的证明文件。专利权人对已经取得专利的发明、实用新型和外观设计，在专利法规定的有效期限内，依法享有独占实施权或者许可他人实施的权利；同时还有排除他人非法侵害该发明创造专利的权利。侵犯专利权的行为，是指在专利权的有效期限内，行为人未经专利权人许可，除法律另有规定的以外，以营利为目的实施其专利的行为。这里所讲的实施，对产品专利而言，是指制造、使用、许诺销售、销售和进口该专利产品，对方该专利而言，是指使用该专利方法或者使用、许诺销售、销售、进口依该专利方法直接获得的产品，对于工业产品外观设计而言，是指制造、销售、进口该外观设计产品。

要正确认定专利侵权，首先要搞清专利的保护范围。依据我国《专利法》第五十六条的规定，专利权的保护范围以专利的权利要求书内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。在本案中，原告的专利的权利要求书1载明：“一种装饰瓦，包括基质层，其特征在于：基质层的上表面复合有一层耐候防护层。”由此可以确定原告所要求保护的范围含有如下技术特征：1、一种装饰瓦，2、包括基质层，3、基质层的上表面复合有一层耐候防护层。

其次，当专利权的保护范围确定以后，在判断否侵权时，一般是把被指控侵权产品（或方法）的技术特征与专利技术的独立权利要求中记载的全部必要技术特征，逐一进行分析对比，在这个具体问题上，我国司法实践中往往遵循以下原则：专利权有效原则、全面覆盖原则、等同原则、禁止反悔原则和自由公知技术抗辩原则。

根据法院的调查显示，被告某玻璃钢制品有限公司生产、销售的“结力”牌合成树脂装饰瓦亦包括如下技术特征：1、一种装饰瓦，2、包括基质层，3、基质层的上表面复合有一层耐候防护层。被告的涉案产品的确落入原告的权利要求的保护范围。那么是否可以认定被告侵犯了原告的专利权呢？

（二）本案被告使用的公知技术抗辩理由是否成立

本案中被告某玻璃钢制品有限公司生产、销售的“结力”牌合成树脂装饰瓦的技术特征虽与涉案专利技术特征相同，但其所使用的是公知技术， 即对方的专利缺乏“新颖性”，这是专利侵权案件中被控方经常使用的抗辩理由。这一抗辩理由能否成立呢？

对于发明与实用新型，“新颖性”是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向专利局提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。

公知技术，又称自由公知技术或现有技术，是指在我国专利制度当中，基于专利申请日为基准，在专利申请日前就已经存在并为该领域的普通技术人员客观所知的技术。一般说，它包括以下五种情况：1、已经在有形物（包括文字出版物，打字稿，录音录像制品，微缩胶卷，计算机软件上的孔洞卡片，计算机磁盘及终端荧光屛）上面公布出来的技术；2、已经被口头公布过的技术；3、已经在实际中使用的技术；4、已经陈列或展出的技术；5、潜在的“现有技术”。这最后一种是指那些已经提交的、但尚未公布的专利申请案。它可以用来否定在后申请案中的“发明”的新颖性，因为相同发明的一个申请案即使比另一个申请案仅仅早一天提交，也肯定能够作为参照物来排斥另一个申请案取得专利。

公知技术抗辩是指，在专利侵权诉讼中，被控侵权物与专利权利要求所记载的专利技术方案等同的情况下，如果被控侵权物与一项自由公知技术相同或更为接近，那么侵权就不成立。其理论依据是我国民法的公平原则和诚实信用原则。我国民法通则第四条规定：“民事活动应当遵循公平、诚实信用的原则。”原告将专利权的保护范围扩大到其申请日之前的已有技术，法院有权运用公知技术抗辩原则公平确定专利权的保护范围并作出侵权与否的判决。如果被控侵权的产品或方法与一项公知技术完全相同，则表明被告采用的实际上是一项在申请日之前已经公知的技术，当然不应受到专利权的限制。此时无需再审查原告专利的权利要求，因为无论如何解释权利要求，都不能把被告使用的已有技术解释成原告的专利技术。

在本案中，根据法院的审查表明：

（1）申请日为2001年4月26日，专利号为ZL01220303.3，名称为菱镁防渗双釉层波瓦的实用新型专利，包括如下技术特征：1、一种菱镁渗双釉层波瓦，2、有基质层，3、基质层上复合有一层耐候层。

（2）申请日为2003年4月25日，专利号为ZL03225663.9，名称为耐候复合塑料板的实用新型专利，根据该实用新型专利说明书和权利要求书可知，包括如下技术特征：1、用于厂房、仓库、通道、车棚、阳台、隔热棚、农贸市场的顶面的耐候复合塑料板，2、有基质层，3、基质层上复合有一层耐候防护层。

以上事实说明，本案的系争专利已经在国内出版物上公开发表过，且在原告申请其实用新型专利之前，本案的系争专利是现有技术，即被告所称的公知技术。被告不构成专利侵权。

（三）公知技术抗辩在专利侵权中的适用

公知技术抗辩的运用主要是体现了我国民事法律制度中的公平原则和利益均衡原则。但由于我国法律法规中对公知技术没有明确、具体的规定，因此该抗辩原则的运用在司法实践中还处于比较保守的状态。作为专利侵权中的专利权人及相对人而言，均应予以重视。

1、在专利侵权诉讼中，已有公知技术原则的抗辩一般是被控侵权方提出。其提出的依据主要是专利物（产品或方法）与被控侵权物（产品或方法）之间存在着全部或部分相同，并且在专利申请日前这类产品或方法的制造技术已经在社会中客观存在，否则该观点的提出由于没有事实根据，而导致专利侵权成立，承担侵权的民事法律责任。

2、根据我国《民事诉讼法》第六十四条，及最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》诉讼案件中当事人有对自己的主张承担举证义务。因此，就专利侵权诉讼案件中提出“公知技术抗辩”的一方当事人必须向人民法院提供被控专利物（产品或方法）在该专利申请日前，制造专利的技术已被社会所共知，任何该领域的普通技术人员不需创造，即可得知。

3、人民法院在审理专利侵权案件中，被控侵权人向人民法院提出公知技术抗辩。人民法院一般是按照如下方式处理：

首先确定被控侵权技术与已有公知技术是否为同一领域；如果为同一领域，再对其进行对比，审查他们是否完全相同。目前在专利侵权诉讼当中专利技术与已有公知技术完全相同的并不是很多，因此人民法院往往采用等同原则进行判定。

其次，人民法院在进行被控侵权技术与已有公知技术的等同对比时，主要是通过专利权人的诉讼请求和理由与被控侵权人的抗辩理由，组织案件当事人进行举证、质证和认证。如果两种技术的相似构成等同，即认定已有公知技术抗辩成立，被控侵权人将不承担侵权的法律后果。反之，则因已有公知技术抗辩不成立，而承担侵权的法律责任。

最后，被控侵权技术特征与已有公知技术特征是否具有实质性等同，决定已有公知技术的抗辩是否成立。在司法审查中就已有公知技术抗辩中技术特征的审查，往往不局限于技术特征数量上的对比审查，而是从实质上予以审查，即审查该专利是否在专利申请日前具有新颖性和创造性，如果经审查具有新颖性和创造性，则已有公知技术抗辩不成立，反之则为成立。

（四）公知技术抗辩适用的范围

1、适用公知技术进行抗辩时，被告举证的公知技术应当是一个完整的技术方案，如一份专利文献，一件在原告专利申请日前已经公开销售或使用的产品等，而不是拼凑而成的公知技术。被告不能以其产品或者方法的技术特征是公知技术的组合而对抗专利权。否则，就应当归纳到等同原则的适用中讨论。

2、被告不能用公知技术来攻击专利权的有效性，即用公知技术进行抗辩只能得出被控侵权物是否构成侵权的结论，不能得出专利无效的结论，法院无权对专利权人的专利作出是否有效的判决。而在专利复审委员会无效宣告程序中，请求人可以将不同的公知技术组合起来，对专利的创造性提出挑战，从而使专利被宣告无效，所以基于同样的公知技术，通过无效宣告程序请求专利权无效从而免除其侵权责任的可能性，大于通过公知技术抗辩免除侵权责任的可能性。因此，在没有充分证据的情况下，被告应当尽可能启动专利无效宣告程序，而不能过分依据公知技术抗辩。

附：1、山东省烟台市中级人民法院（2006）烟民三初字第27号民事判决书

2、山东省高级人民法院（2007）鲁民三终字第16号民事判决书

山东省烟台市中级人民法院

民 事 判 决 书

（2006）烟民三初字第27号

原告：任XX，男，汉族，1966年1月26日出生，系山东XX建筑材料有限公司总经理。

委托代理人：李X，山东XX建筑材料有限公司职工。

被告：XX玻璃钢制品有限公司。住所地：山东省XX经济技术开发区玉泰东路398号。

法定代表人：徐XX，经理。

委托代理人：曲延兴，山东同济律师事务所律师。

原告任XX与被告XX玻璃钢制品有限公司（以下简称莱州公司）侵犯专利权纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告委托代理人李X，被告委托代理人曲延兴到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告任XX诉称，原告于2003年年初组织领导研制了一种新型坡屋面防水材料，并向国家知识产权局申请了实用新型专利，申请日为2003年9月16日，授权公告日为2005年8月10日，专利号为ZL03253539.2，根据权利要求书的记载，独立权利为“一种装饰瓦，包括基质层（1），其特征在于：基质层（1）的上表面复合有一层耐候防护层（2）。”被告生产的“结力”装饰瓦采用了原告的专利技术，落入专利保护范围。根据原告了解，被告目前拥有一条完整的装饰瓦生产线，具备日生产1500平方米装饰瓦的能力，并已经将数万平方米的装饰瓦产品销售到全国各地市场，侵犯了原告拥有的权利。由于被告完全模仿的做法，使不少客户甚至把“结力”装饰瓦认定为原告所有的山东XX建筑材料有限公司的产品，被告采取低价销售的策略，扰乱了该装饰瓦的正常市场价格。被告的技术不稳定，产品质量不能保证，破坏了该装饰瓦产品的市场声誉，给原告造成危害。请求判令被告：1、立即停止所有的生产和销售活动，已经生产完毕的产品要封存销毁。2、立即停止被控侵权产品的广告宣传，包括更改其公司网站，停止在互联网上的宣传，停止印刷、发放产品宣传彩页、说明书，拆除产品户外宣传广告等。3、在全国性建筑报刊上对侵权事实进行声明和澄清。4、由被告承担本案诉讼费用。

原告任XX为证实其主张，提供如下证据：

1、实用新型专利证书、专利说明书及其摘要和权利要求书。

2、实用新型专利检索报告。

3、被告的产品说明书。

4、原告的产品说明书。

5、被告的网站内容。

6、被控侵权产品图片。

被告莱州公司对原告任XX提供的证据1、2、3、4、5没有异议，本院予以采信。

对证据6，被告主张无法确定图片上的产品是否是被告生产的产品，由于原告提供该证据的目的是证明被告的产品所具有的技术特征，包含了原告专利独立权利要求中的所有必要技术特征，而在诉讼中被告对原告的该主张予以认可，因此该证据是否采信对本案已无必要，本院对该证据不予采信。

被告莱州公司辩称，原告的专利技术不具有新颖性、创造性，理由是原告未提交国务院专利行政部门作出的检索报告，其专利技术是公知技术，不具有新颖性和创造性。被告没有侵犯原告的专利权，原告起诉被告侵犯其专利缺乏充分的事实根据和法律依据，系滥用诉权。

被告莱州公司为证实其主张，提供如下证据：

1、《塑料复合制品成型技术与设备》一书。

2、《塑料异型材制造原理与技术》一书。

3、《2003年全国塑料门窗行业年会论文集》

4、《2000年全国塑料门窗行业年会专辑》

5、专利号为03225663.9，名称为耐候复合塑料板的实用新型专利说明书。

原告任XX对被告的上述证据的真实性没有提出异议，本院对上述证据予以采信。

根据原、被告的举证、质证、法庭陈述及本院认证，本院审理查明如下事实：

2003年9月16日，任XX作为申请人，向国家知识产权局提出“装饰瓦”实用新型专利申请，2005年8月10日被公告授予专利，专利号为：ZL03253539.2，专利权人为任XX。

经授权的独立权利要求为：一种装饰瓦，包括基质层，其特征在于：基质层的上表面复合有一层耐候防护层。

原告在诉讼过程中，提供了国家知识产权局出具的实用新型专利检索报告，结论为：ZL03253539.2实用新型专利的全部权利要求1—5不符合专利法第二十二条有关新颖性或创造性的规定。该报告中所引用的对比文件为专利号ZL01220303.3的实用新型专利。

在诉讼中，原告明确主张以独立权利要求来确定保护范围。被告认可被告生产的被控侵权产品涵盖了原告专利独立权利要求中所有的必要技术特征。

化学工业出版社与材料科学与工程出版中心于2001年9月出版的《塑料异型材制造原理与技术》第452页记载了一种门窗异型材，包括如下技术特征：1、门窗异型材，2、包括基质层，3、在基质层上复合有一层耐候防护层。

化学工业出版社与材料科学与工程出版中心于2003年7月出版的《塑料复合制品成型技术与设备》第247页记载了种复合异型材，包括如下技术特征：1、一种复合异型材，2、包括基质层，