英国的商标立法（上）

第一部分概述
一、简介
以下章节介绍的是根据1938年商标法和1994年商标法进行注册的商号和图形。未经注册的商号和图形可以通过普通法中的假冒侵权诉讼，或某些情况下通过版权法来加以保护。与以往的商标法律相比，1994年商标法有着根本性的变化。该法的制定使英国商标法律与欧共体其他国家相协调，并执行了旨在统一各成员国商标立法的欧共体委员会第一号指令(89／104／EEC)。英国政府以该法为契机，使英国在这个领域的法律符合当前的商业实践需要。尽管1938年法曾做过几次修改，但仍难以迎合商业发展的需要。同时1994年法也使得注册商标程序和商标注册簿的管理趋于高效。
二、何为商标?
商标可以被描述为一种标识或符号，置于或用于某个商人的商品或服务上，以区分其他商人提供的类似商品或服务。1994年商标法的第1条给商标下的定义是：能以文字或图像形式表现出来，并能使一人的商品或服务与他人的商品或服务区分开来的任何标识。这个定义比起1938年法第68条规定的商标定义范围宽得多，因为后者要求商标应在有关商品上使用或意图使用以表明商品与有权使用该商标的人之间存在着某种联系。
1938年法中的商标定义不允许商品外形或其包装的注册，即使外形与其它任何商标种类一样都可以用来识别某个商人的商品。一个典型的例子是可口可乐公司的商标申请(1986)该公司将其独具特色的可口可乐瓶的外形作为商标进行申请注册。商标注册部门驳回了其申请，理由是该公司试图将“物品本身”注册为商标。商标注册部门和法院都认为，1938年法的商标定义要求商标须“与被标识的东西不同”。上议院也担心，要是同意一个瓶子作为商标进行注册的话，则有可能造成容器的垄断。
1994年法允许文字、图形、字母、数字和商品外形及其包装的注册，甚至允许注册声音和气味，因为前者可以乐谱或描述的方式表现，后者可以化学方程式的方式表现出来。
三、商标的几种功能
商标具有许多功能。最主要的功能体现在其定义中，即使一人的商品或服务与他人的商品或服务区分开来。由于大规模生产以及批发、零售市场自助方式的普及，商标得以使消费者能够区分类似产品。
一个好商标是销售商品的重要工具，所以对生产商来说是非常宝贵的。市场上商品琳琅满目，商标可作为产品的简要描述。若没有商标，则每次采购时，消费者都要参考产品的配料、功能及以往的消费经验来对比不同的产品，而这是特别麻烦的。商标能使消费者在亲身或间接感受的基础上选择商品，并且轻松识别以前满意的产品，从而再次购买该产品。这引出商标的另外一个功能：保证功能。一旦消费者试用了某个品牌的产品感到很满意，那么再次购买该品牌的产品会保证同样的满意度。
同理，如果消费者对某个产品有着不愉快的经历，则该产品的商标就起到使消费者不想再购买该产品的作用。因此，商人重视保护自己商标的声誉，只将它们贴在高质量的商品上。只要商标有着好声誉，商人可通过加大促销、广告等投资活动以及对商标的使用来扩大销售额。
四、历史背景
自古以来商人就在其商品上作标识以与他人产品相区分。据说自古希腊和古罗马时代起商品就以各种方式被标识了。到19世纪，人们意识到附在商品上的独特的标识具有其内在价值，值得给予某种法律保护。这种保护是通过使用皇家特许和法院诉讼来完成的。
法院给予的保护来自两种诉讼方式。首先，生产商可以针对假冒其产品的人向法院提出发布临时禁令和要求损害赔偿金。上述诉讼是以原告通过其商标的使用已获得了一定声誉为前提。其次，可在衡平法院提起针对商标侵权案件的诉讼，衡平法院视商标为财产的一种。第二种诉讼方式的困难主要在于原告须证明自己对所述标识的所有权，法院须解决究竟什么可以构成商标的问题。
1875年商标注册法的通过就是为了解决在上述侵权诉讼中遇到的难题。该法设置的法定商标注册簿至今仍在使用。注册簿证明商标所有人合法持有其商标，并保证在其注册的商品上排他使用该商标。注册簿中的商标条目可作为初步证据表明其所有人对该商标的所有权并有权制止第三人未经许可的使用。1875年法也规定了商标的要素，为相关人员和法院提供了标准以确定什么是法律意义上的商标，注册商标有什么好处。
之后有几次关于撤销和修正的法律，如1883年专利、外观设计和商标法、1905年商标法、1919年商标法等。每次新法都推动着关于商标注册的法律进一步符合商业实践的变化，到1938年商标法达到了顶峰。除了几次修正外(如1984年商标法规定可注册服务商标，1988年版权、外观设计和专利法规定伪造商标是一种犯罪行为)，1938年商标法在英国商标法律界主宰了近60年，一直延续到1994年商标法生效。
五、1994年商标法的背景介绍
改革商标法律的想法在英国已酝酿了一段时间。1972年，Mathys委员会召集审查英国商标法律及其执行的情况。该委员会于1974年提交的报告中提出了几项修改商标法律的建议，但除在1984年商标法中增加服务商标注册外，其它建议均没有被采纳。
1938年商标法的某些规定在司法实践中造成许多障碍。该法有些条文释义不清，也不能很好地适应现代商业活动的要求，如我们在下面将要讨论Holly Hobbie一案中所涉及的人物商品推销(character merchandising)。改变现行英国商标法律的动力最终来自欧洲共同体和国际社会。
1988年12月，欧共体委员会通过了旨在尽可能协调整个欧共体内部商标法律的欧共体89／104／EEC指令。在允许各成员国决定某些应用程序、撤销及侵权程序的同时，该指令寻求统-可注册性的标准，以及减少成员国之间影响商品自由流通的法律的分歧。上述指令规定了什么可以注册为商标，什么不能，商标权利的范围，一些强制撤销的理由，以及许可商标的方式等。它同时确定为避免被撤销而使用商标的义务。
1993年12月，欧洲共同体委员会还通过了欧共体商标条例40／94／EEC，旨在创造能在整个欧共体国家通用的欧共体商标。
与此同时，也有来自国际社会的压力要求英国批准《商标国际注册马德里协定有关议定书》和《巴黎公约》的许多条款。英国为履行欧共体法律义务(即实施委员会指令89／104／EEC和众多国际条约)进行立法的同时，英国政府也指出了需要改革的其它几个方面。例如，它承认1938年法的几次修正及判例法使情况变得复杂，不易解释和执行。
1938年法的另一个问题出在商标的定义(第68条)上，它限制了商标的范围，结果在商业上导致许多互相矛盾的决定的做出。例如具有显著性的形状、气味和声音不能注册，但允许有显著性的颜色组合注册为商标。1994年商标法既未特别规定允许，也未禁止形状、气味、或声音商标的注册，只是规定商标可以是能够以文字或图像表现、能将一家企业的商品或服务与他人的区分开来的任何标识。还规定商标可由文字(包括人名在内)、图形、字母、数字或商品的外形或其包装组成。这样，商人须负举证责任来说服商标审查员其申请具备商标的功能，若查证属实，则不再设置任何其它技术障碍。
1938年商标法也不适应一些商业惯例的需要。比如说，根据第3条的规定，商标须注册在商品／服务国际分类42个类别中其中一个类别的商品上。这意味着要想在几个类别上注册商标，必须在每个类别上单独申请注册，既不方便又不经济。现行法允许一个申请可涵盖几个类别，其费用较低。例如可在酒(第32类)、甜品 (第30类)上进行一次申请，无需单独提交两次申请。每增加一个类别，只需多交少量的费用。
另外，1938年商标法第28条第6项的规定对从事虚构人物许可的人来说是个很大的障碍。它是这样规定的：
"审查员如果认为一个商标的申请是为从事商标的买卖，则他会驳回该申请。"American Greetings Corp公司申请案[1984](即Holly Hobbie案)中充分体现了上述条款的效力。申请人是一家美国贺卡公司，它想注册“Holly Hobbie”--一个由叫Holly Hobbie的小女孩身穿独特裙子组成的商标。申请人意在许可他人使用该标志在若干物品上，包括文具、床上用品等，所以在许多类别上都进行了申请。最终注册基于多种理由被驳回，但主要是因为第28条第6款的规定。上议院支持审查员的驳回决定，理由是申请人企图将商标作为商品来经营而非为了识别商品或促销的目的。Bridge大法官道出了当时商业界及有关人士的真实感受，他说："尽管不能避开1938年商标法第28条第6款的规定，但恕我直言，它已经完全成为一个过时的东西了，废止它越早越好。"该款规定被1994年商标法废止。
1994年商标法的另一个变化与商标注册簿本身有关。1919年以来，商标注册簿一直分为两部分，第一分部(PartA)和第二分部(PartB)。要想在第一分部得到注册，一个商标得符合区分申请人的商品或服务的需求，而第二分部只要求商标能区分商品或服务，如长时间的使用使它具备了这个功能。第二分部得以注册的标准较松，但遭到侵权时受保护的范围也小。大量时间都浪费在决定一个商标是应该注册在第一分部还是第二分部上。1994年商标法不再区分两个分部，只规定了一个商标注册簿，给予同样的显著性要求和同等的保护水平。
六、结论
为更好地履行国际义务，更加高效地执行商标法律，并考虑了当前贸易实践以及商标案件的判决，制定了1994年商标法。上述法律于1994年10月31日正式生效，它对根据1938年法和1984年法注册的商标均有效力。
第二部分 商标注册
一、简介
1994年英国商标法比起早先的商标立法要灵活得多，表现在它扩大了注册商标的范围，另外它也允许多个主体享有对同一个商标的利益。现在，商标已不局限于特定形式，只要它能以文字、图形的形式表现出来，只要它具备商标的功能(即作为识别某人商品或服务的标识)，就能构成商标。
根据商标法第32条的规定，商品生产者、服务提供者、商标设计者均可以申请商标注册。第23条确认了商标共有权，第30条确认了被许可人的权益。根据第25条规定，如果被许可人的利益已经登记，则被许可人也有权提起侵权诉讼。同样，根据第25条规定，商标的抵押权人若已在注册簿中登记了抵押权，则其权益受法律保护，这是此种权利首次在法律中得到确认。
二、申请程序
第32条规定申请商标注册需提交以下文件：
(1)注册请求；
(2)申请人的身份和地址信息；
(3)商品和／或服务项目；
(4)商标图样一张；
(5)相应费用的支付凭证(但允许延迟付费)
(6)申请人关于他在相关商品或服务上正在使用，或经他许可由他人正在使用该商标的声明，或他确有诚意如此的声明。
商标注册部门收到申请后，即根据第37条规定进行审查，以确定该申请是否符合法律要求。
若商标注册部门受理了该申请，则它会在《商标公告》中予以公告，这样有关当事人就有机会在一定时期内(自公告之日起三个月内)对其提出异议。
若未提出任何异议，或异议不成立，则根据第40条规定注册该商标。
任何一个单独的商标均要进行单独申请。如果一系列商标十分近似，足以令审查员不认为它们是不同商标，则这些商标可以一并提出申请注册。
根据1938年英国商标法，存在注册在近似商品和／或服务上的近似或相同的联合商标。联合商标的用处在于，使用其中一个联合商标即认为是对其它所有联合商标的使用(针对不使用的争议)。联合商标的弊端在于联合商标必须由一人拥有，除非经过特殊程序。而1994年商标法取消了联合商标的规定。
三、何为可注册商标?
第1条第1款给商标下的定义是：“能以文字或图像形式表现出来，并能使一人的商品或服务与他人的商品或服务区分开来的任何标识。”
1938年英国商标法中，一个商标要想在第一分部(Part A)得到注册，必须至少含有一项第9条所列的“基本项目”。这些基本项目包括名称、签名、自造字、与所指商品或服务无直接关系的词以及任何其它有显著性的标志。上述有较强限制性的定义不允许仅由外形、声音或气味组成的商标。
1938年英国商标法还禁止注册地名和姓作为商标。但如果一个普通名称同时恰巧又是一个地名，只要它符合所有其它注册要求，则可以注册为商标。对于姓，只要在英国电话簿中出现两次以上，则不能在注册簿第一分部(Part A)中注册。而在，英国电话簿中出现五次以上的姓不能在注册簿第二分部(Part B)注册。注册机关严格遵守上述规定来决定一个姓是否普通。但很显然，这种方法有其局限性，即一个持某“普通姓”的人若没有电话或未在电话簿上登记，那这个实际上很普通的姓也有可能得到注册。
1994年英国商标法改变了这一规定。无论是地名，还是其它表明种类、产地等(第3条第1款第3项)的名称，只要它们取得了第二含义就可注册成为商标。
增加了哪些新要素可以成为商标?
颜色
颜色是否可以作为商标始终是一个有争议的问题。显然法律希望能够平衡所有商人的需要，一方面允许独特颜色的合法使用，另一方面又规定须以显著的方式使用这些颜色。Redaway公司申请的商标图样是三条彩线缠绕着帆布软管，它被认为可以作为商标。最典型的一个颜色商标案是Smith，Kline&French公司诉Sterling Winthorp公司一案(1975)，此案是根据严格的1938年英国商标法作出裁决的。该案涉及申请注册十个颜色组合商标用于不同的胶囊以区分那些持续释放的不同药物，绝大多数药物只是处方药。有足够证据证明良好的市场运作和销售已使得这些颜色具有显著性。英国议会上议院认为显著性是一个非常重要的因素，这些彩色胶囊已经通过使用取得了显著性，因此该商标获得了注册。
在修改商标法的白皮书中，英国政府阐明申请注册含有颜色的商标必须具有第二含义，即须有证据表明通过申请人的广泛使用，该颜色或颜色组合已被公众用来区分申请人和他人的商品或服务。法院似乎很乐意准予注册与药品有关的颜色商标。除前例外，ParkeDavis公司申请注册一件由一条蓝带环绕一个胶囊的商标，爱尔兰高级法院认为该商标对药剂师来说具有足够的显著性来标识申请人的产品。而在JohnWyeth公司的彩色药片商标一案中，审查员不打算准予注册这个涂在镇静药片上的蓝黄颜色商标。一种单独颜色(或蓝或黄)被涂在药片的整个表面来表明它的浓度。尽管一种单独颜色也有可能被注册为商标，但本案中审查员认为上述两种颜色是被用来指示剂量而不是用作商标。蓝黄这两种颜色在制药业应用十分普遍，所以不能取得第二含义。
Unilever公司在牙膏上申请注册红白条纹商标被驳回，理由是红色条纹表示了商品功能，因为它们负责保存牙膏中的漱口液，而红色是允许牙膏生产商为此种目的使用的为数不多的几种颜色之一。
问题是上述裁决在1994年英国商标法中是否还适用，答案是肯定的。第1条第1款阐明了商标必须能够将一人的商品或服务与他人的区分开来。Smith，Kline&French一案和ParkeDavis一案中的颜色具有这种功能，而JohnWyeth一案和Unilever一案中的颜色则不具有这项功能。英国石油公司在石油、润滑油及相关服务项目上申请注册一种绿色作为商标，这种绿色被涂在用来销售某些商品或提供某些服务的建筑物、遮篷、柱标及加油站的其它组成部分上。该商标注册申请已公告等待异议的提出。
作为商标的颜色
除需要有区分的功能外，一种颜色是否能作为商标还要看它是否符合第1条第1款中“以文字图像形式表现出来”的要求。这是英国商标官员，也是共同体商标官员一直争论不休的问题。在Orange Personal Communications公司申请商标一案中，申请人仅将其商标简单地描述为“橙色”，而这对一个颜色商标来说不够准确。欧共体商标局第三上诉委员会评论如下：“可以想像出无数从深到浅、从微黄到微红的不同色度的色彩，它们都可以通称为‘橙色’。”就其本身来说，该商标表现得很模糊，不能提供足够信息告知他人申请保护的商标实际上是什么。
此外，也要求有关当事人能轻易确定，而不需要经过复杂的程序来查明实际受保护的商标到底是个什么样的商标。
在Ty Nant Spring Water公司的申请件中，申请人申请注册一个颜色的商标。申请书中描述该商标的独特光学特性如下：
“具有光学特性的蓝色瓶子，若瓶壁厚度为3毫米，则该瓶子在空气中的主要波长在472至474毫微米之间，纯度为 44％至48％，光学亮度为28％至32％。”
上述标识可由任何形状或尺寸的由任何材料制成的蓝色瓶子构成，前提是当瓶壁厚度为3毫米时，借助分光光度计测量瓶子吸收、反射白光得到的结果与前段描述范围的数据相符。肉眼看到的由光线在上述范围内发出的颜色是钴蓝色。
该申请被驳回，理由是它不能以文字或图像形式表现出来，而且缺乏第3条第1款第2项规定的显著特征。上诉时，Geoffrey Hobbs法官指出了该申请的几个问题。首先，阅读申请件的人必须采取几个步骤，即利用分光光度计获取必要数据才能决定是否这是个具有独特色彩的瓶子。申请描述中未提到钴蓝色，也未提供相关颜色的图样。其次，申请件中未清楚地说明要进行测试以检验申请书中的描述，如果需要检验，是否要在标准条件下使用标准仪器来进行标准测试。再次，"当瓶壁厚度为3毫米"时这句话使这种不确定性更加突出，因为只要由壁厚不同时可反射不同深度的蓝色的材料制作的瓶子厚度为3毫米时可得到描述范围内的数据，任何一个这样的瓶子都应该符合申请描述要求。
全息图
申请注册全息图也存在类似问题，此外还要求审查员和相关人员获取必要的技术以确定一个商标实际上是什么。详见1999年6月7日的CheckpointSecurityServicesLtd有限公司的商标申请案件分析(http：//www.patent．gov．uk／decisions／tmarks／1999／pdf99／expart／018199．pdf)。
外形
1994年以前，外形是不能够注册成为商标的，因为Lindley法官曾在James诉Soulby一案[1886]中说明如下：
“商标必须是与其所标示的物品不同的东西。标识本身不能成为它自己的商标。”
可口可乐公司曾申请将其著名的Coca-Cola瓶注册为商标。英国国会上议院认为法律是用来保护商标，而不是所标示的物品。商标应用来区分商品而不应是商品本身。坦堡曼大法官担心准予注册会造成可口可乐公司对容器的垄断。他认为只要瓶子的标签和包装不同，其它竞争厂家应该可以自由使用任何类似外形的瓶子。这是个很有意思的结论，因为假如有人使用同样形状的瓶子，毫无疑问可口可乐公司有很充足的理由进行假冒诉讼。这一点在英国国会上议院针对Reckitt&Colman Products公司诉Borden公司一案[1990]的裁决中得到证实。
Coca—Cola一案的决定很容易被第1条第1款的第二部分推翻，内容是这样的：
“商标可以由文字．．．图形、字母、数字、商品外形或商品包装组成。”
英国商标注册部门现在已经受理了 Coca—Cola瓶的外形的注册申请。它还受理了许多其它容器的商标申请，其中甚至包括一个胡椒磨的外形。这些外形是否真的具备商标的功能还值得商榷，但目前它们正在一步步取得注册。但是，并非所有外形都是可注册的。第3条第2款规定：如果一个标识仅由对商品有实质价值的形状构成或仅由取得技术效果必需的形状构成，则它不能注册为商标。同时也禁止注册由商品自身决定的形状为商标。宝洁公司曾在香皂上申请注册一个三维标志，据此审查部门就形状商标的可注册性作了一些说明。该案的听证官员表示，只有当“该形状立刻让人眼前一亮并从此难忘”，该形状才有可能被认为是具备商标的功能。假如公众认为一个形状表示了商品功能，或单纯为了装饰或美观，则它不可能具备商标功能。
声音和气味
声音和气味均可以注册，但它们怎样才能以文字或图像的形式表现出来呢?一种建议是声音商标的申请人要提供乐谱，气味商标的申请人的要提供化学方程式。但这样就能使有关当事人明白这个商标是什么了吗?另一种表示气味的方法是详细描述这种气味，不过这种描述必须提供足够精确的信息，使每个阅读了的人“能够直接明确地明白用在所申请的商品或服务项目上的这个商标是什么”。这显然是欧共体商标局所采取的方法。
一个申请人在网球上申请注册“刚刚割下的青草味道”作为商标。在考虑上述申请是否符合《共同体商标条例》第4条规定(相当于英国1994年商标法第1条第1款)时，欧共体商标局第二诉委员会阐述了以下意见：
“问题涉及该描述是否提供了足够信息使阅读过它的人直接明确地了解用在网球上的这个商标是什么。
刚刚割下的青草的味道是一种每个人都会根据经验立刻判断出来的独特的味道。刚刚割下的青草的气味可使许多人联想到春天、夏天、修剪过的草坪或网球场，或其它令人愉快的经历。
上诉委员会认为申请注册在网球上的气味商标的描述是恰当的，它符合《欧共体商标条例》第4条关于图像表示的要求。”
审查部门在《商标公告》中刊登了关于声音商标的实践通告，列举了几个已被初步受理的乐谱例子，同时明确表示不能受理以下范例，除非进一步提供其确有实际显著性的证据。(如在儿童商品或服务项目上的童谣、国歌、诸如“Greensleeves”之类普遍用于冰淇淋车铃的歌曲等)。
四、注册条件
注册条件涉及审查员根据第37条规定要考虑的问题。第1条第1款规定注册需具备两个基本条件，商标必须：
(1)以文字或图像形式表现出来；
(2)能区分不同厂商的产品。
图示
要让有关当事人判断所授予的独占权，有必要使商标形象化。文字和符号都不成问题，三维形状也可以平面图画来表示。但声音和气味的商标就不是很容易表示。但不管何种商标，它的图样必须贴在申请表8厘米X 8厘米的方格中。
能够区分
在1938年英国商标法中，要想获得注册簿第一分部(PartA)的较高层次的保护，商标必须具有内在显著性。换句话说，它除了用在申请人的商品或服务上以外别无含义，如创造字KODAK。
注册簿第二分部(Part B)的商标的保护层次较低，它适用于‘具有实际显著性’的商标。“具有实际显著性”是指一些普通文字或符号经申请人广泛使用后，消费者已经能用它们来识别申请人的商品或服务。但由于司法解释非常严格，即使有证据表明已具有实际显著性，申请人也难以获得第二分部的基本注册保护。York Trailer公司申请注册一个含有“YORK'’ (注：YORK是英格兰北部一自治市)文字的商标，黑色长方形的底上是白色印刷体的大写字母“YORK"，字母O中有个枫叶。有证据显示申请人使用的该标识能够识别其产品。如果他人使用该标识，肯定会构成假冒侵权案件。但英国国会上议院还是驳回了该申请。在他们眼里，“能够区分”意味着“法律允许”。换句话说，上议院寻求的是内在显著性。
与此形成鲜明对比的是爱尔兰法官，他们曾准予Waterford(注：Waterford是爱尔兰东南的一郡，位于都柏林西南偏南。作为主要的港口，Waterford在18和19世纪以其玻璃制造工业而著名)的注册申请，因为他们认为Waterford在水晶上的广泛使用已使它“能够区分商品”。
1994年英国商标法第3条第1款第3项规定，标示产地的名称不能注册为商标，除非该标识已通过使用获得了显著性。根据这项规定可以推翻York Trailers一案的裁决。第1条第1款的规定和第3条第1款关于驳回的绝对理由的条件表明：根据1994年英国商标法的规定，只要具有实际显著性就可以注册为商标。
即使一个标识符合第1条的规定，它也会基于第3条或第5条的规定不能获得注册。第3条规定了驳回的绝对理由，第5条规定了相对理由。
五、驳回的绝对理由
1、第3条第1款规定的驳回理由
不符合第1条第1款规定的标识
由于不能以文字或图像形式表现出来而被驳回
缺乏任何显著特征的商标
H．Quennel有限公司在猫粮上申请“Pussikin”商标被驳回，因为“Pussikin”被认为直接描述了猫粮这种商品，所以本质上不能区分商品。Lloyd—Jacob法官曾提过一个有效测试显著性的方法，即看在贸易过程中其他善意厂商是否想正当使用这个词。若答案为肯定，则申请人就不能获得这个词的专用权。基于同样原因，普通的姓一般会被驳回注册申请，除非它们已通过使用取得了显著性。再如，在前面讲的Unilever商标一案[1984]中，红色是允许用来保存牙膏中漱口液的几种颜色之一。如果禁止其他牙膏生产商使用是不公平的。又再如菲利浦电子诉Remington公司(1998)一案中，原告菲利浦公司的一个三头剃须刀图形商标被裁定无效，理由是它不能区分原告商品。而且它主要标示了功能而非厂商。即便符合第1条第1款规定，也有可能被驳回。AD2000商标案 (1997)就是如此。申请人就商标主管部门以缺乏显著性为由驳回AD2000的裁定提出了上诉。商标主管部门认可该商标满足了第1条第1款能够起到区分商品的作用，但却它不符合第3条第1款第2项关于显著性的要求。申请人对此裁定不服，提起了上诉。Geoffrey Hobbs法官驳回了上诉，他认为第1条第1款中的“能够”是指商标不会“不能”将一家企业的商品或服务与其它企业的区分开来。即便一个标识仅仅达到这样一个有限的程度，它也满足了第1条第1款的规定。但是，要避免以第3条第1款第2项为由被驳回，一个标识得要么本身具有显著性，要么通过使用获得显著性。因为2000年对贸易具有重要意义，所以申请人有责任证明他们的标识一般来说不能公平诚实地应用到其他人的商品或服务上。
“仅仅由在贸易中用来表示商品的种类、质量、数量、用途、价值、产地、生产商品或提供服务的时间，或关于商品或服务的其它特征的标识或说明构成”的商标
这进一步强调说明，贸易商不能因为有人设法获得某个日常用语的注册而被禁止使用它。在Crosfield&OtherAppli-cation[1910]一案中，"perfection''(注：意为"完美")一词被驳回注册申请，理由是它既是个描述性词语，又含有赞美的意思。YorkTrailers一案牵扯到地名，但第3条第1款末的限制条件允许它的注册，前提是申请人能证明它已取得了第二含义。
“仅仅由已在现代语言，或善意的且约定成俗的行业惯例中成为习惯性用语的标识或说明构成”的商标
上述规定的目的在于任何申请人均不应该获得在某一行业已普遍使用的词语的专用权。有时一个有效商标也会被撤销，理由是基于无控使用，该商标已经变为本行业内普遍使用的一个词汇。
在英国糖业公司诉James Robertson&Sons一案[1996]中，原告的一项产品是浇在冰淇淋或甜品上的糖浆。商标名称为"Treat''，注册在甜品、调味品和糖浆上。Jacob法官认定第3条第1款列出的所有理由都可以用来驳回这个商标。根据第3条第1款第2项，他认为如果不事先告知公众这是个商标的话，它就没有区分产品的功能，也就是缺乏显著性。而且，"Treat''一词仅由在行业中行使第3条第1款第3项所列功能的标识或说明构成。Jacob法官说它也可以归到第3条第1款第4项的范围，"因为这个词已在现代语言中成为习惯性用语"。有很多人在其广告及商品上使用“Treat”一词。
2、不能被注册为商标的外形
第3条第2款是根据欧共体89／104令的第3条第1款第5项的内容制定的。英国政府在其白皮书中解释说，这主要是为了防止有人利用商标体系来自动地、无限期地延长基于专利或工业品外观设计法律取得的专用权。
第3条第2款第1项不允许注册“由商品自身性质产生的外形”。
本款禁止由商品的实际功能产生的外形注册为商标。这项规定有其合理性。若允许其注册将导致其他合法厂商不能使用由商品内在属性产生的外形，例如足球、鞋拔子以及钥匙的形状等。同理，第3条第2款第2项的规定禁止为取得某种技术成果而需要的商品外形注册为商标。但事实上注册部门并没有十分严格地执行这一规定，诸如船、船体商品上的船的外形等都已在出现在注册簿上。
我们估计第3条第2款第3项的规定会引来无数诉讼，因为本条对试图要禁止的行为描述得不清楚。它规定一个标识如果仅由“使商品具有实质性价值的外形”构成，则它不能注册为商标。
这里我们只能预测法院在解释该条款时得参考消费者购买产品的动机是什么，这些产品可能会包罗万象，从奢侈品设计师的商品到做成101斑点狗形状的饼干等，应有尽有。
3、有违公共道德及良好情趣的商标
第3条第3款规定如下：
“如果出现以下情况，商标不得注册：
(1)违反公共政策或违反公认的道德准则；
(2)具有欺骗公众的性质(如商品或服务的性质、质量或产地)。”
Re H．N．Brock[1910]一案中上诉法院驳回“orlwoola”一词的注册，原因之一是它的发音像“all wool”注：意为“全羊毛”)，所以假如商品并非由全羊毛制成，该商标就具有欺骗性。关于欺骗性的最近的一个裁决是Queen Diana Trade Mark案 [1991](注：“Queen Diana”意为“戴安娜王后”)，但此案中这个名字自1971年就开始使用，已获得了一定声誉。因此，法院认定消费者不可能被误导认为商标所有人
拥有皇室授权。在Re Hallelujah Trade Mark (1976)一案中，“Halllujah”(注：意为“哈利路亚”，表示赞美、欢乐或感谢上帝等)一词所具有的宗教内涵被认为用在服装上不合适。
4、法律规定禁止使用的标记以及徽章
第3条第4款的规定旨在拒绝注册在英国被禁止使用的标记，英国的法律法规以及欧共体法律条款禁止这些标记的使用。譬如说红十字标记的使用，因为它受英国商标法的保护。再如“champagne'’ (注：意为香槟酒)一词的不恰当使用会触犯欧共体条例823／87的规定。
第3条第5款规定的特别保护徽章是第4条的补充。第4条保护某些国家、国际徽章，包括皇家纹章、巴黎公约成员国的国旗和徽章，以及某些其它国际组织的徽章。未经有关当局的同意，所有这些标记都不能注册。
5、恶意申请
第3条第6款禁止恶意申请。一种典型的恶意申请情形是，申请人无意自己使用一个商标，但他将其注册以阻止他人使用。Imperial Group公司诉Philip Morris公司[1982]即是这样一个案子。原告推出了一种新型香烟，想命名为“Merit”(注：“Merit”意为优点、长处)，而该词因具有描述性和赞美的意味是不能注册的，所以为了阻止他人使用这个名称，他们就注册了“Nerit”商标。1976年，原告听说被告准备在英国推出名为“Merit”的香烟，随即通过 2，600个销售点销售其“Nerit”牌的香烟，但并未进行大规模的广告宣传。然后他们就起诉被告商标侵权。被告反驳说应该撤销“Nerit”商标，因为原告并不真想使用它。上诉法院同意了其意见。原告在商标注册后并没有真实的意图使用它，虽然有使用，但程度不够。为做出这个决定，法院考虑了真实的使用用途和真实使用下“真实”的含义。法院认为要做到真实，使用或使用意图须是“普遍且真实”、“非常真实”、“量大”、“真正的大规模使用”以及“真正使用”。
虽然上述裁决是根据英国1938年商标法做出的，但它作为恶意申请的一个范例仍然是有效的。这也说明，像专利一样，起诉侵权的所有人必须有这样的心理准备：他据以提起诉讼的知识产权可能受到质疑，可能这项权利一开始就不应该授予。
六、驳回的相对理由
即使申请人顺利通过了第3条规定的驳回的绝对理由，他仍面临着第5条条款的障碍。第5条规定旨在保护第三人的在先权利。一般来说，根据第5条的规定，注册部门不得注册与在先商标相同或近似的商标。第6条第1款给出的在先商标定义如下：
(9)考虑主张的优先权(若有的话)在内，其申请日期早于所指商标的注册商标、国际商标(英国)或共同体商标，(10)对一个在先注册的商标或国际商标(英国)可主张有效在先权的共同体商标，或 (11)注册所指商标或申请所主张的优先权(若有的话)以前已根据《巴黎公约》作为驰名商标受到保护的商标。
第5条第1款规定与在先商标相同并用在相同商品或服务上的商标不得注册。根据第5条第2款，如果一个商标与在先商标完全相同且用在类似商品或服务上，有可能引起公众混淆的不得注册。
在Aristoc诉Rysta一案[1945]中，被告专门修补由原告生产的长袜。被告决定在修补的长袜及自己生产的长袜上注册“RYSTA"商标。他们的商标最终未获准注册，因为“RYSTA'’发音与被告商标“ARISTOC”太相近了。但如果申请人能证明自己商标所用于的商品与争议商标所用于的商品在不同的市场上销售，他有可能获准注册。在Seahorse Trade Mark一案 (1980)中，问题的关键在于，5，000马力以上的船用发动机的消费群体与发动机为 115马力的舷外马达的消费群体是否一致。尽管后者商品上在先注有“SEA HORSE”商标，前者商品上的“SEAHORSE”商标也获得了注册。它们的销售市场是分开的，所以不会造成任何混淆。
在界定混淆的可能性时，要考虑几个•因素，如消费者不完美的记忆力，产品类型和潜在的目标消费群等。譬如，在Pianotist CO．’s申请案[1960]中，Parker法官的意见是，购买品牌为“Neola”的乐器的潜在消费者不会误买成“Pianola”牌子。
第5条第3款规定，若在先商标已有一定的知名度，即使用在不同商品上，与它相同或近似的商标如果不公平地利用它或损害它的显著性都不能得到注册。譬如说，Rolls—Royce(注：即劳斯莱斯)就不能在汉堡餐吧服务上进行注册。最后，第 5条第4款规定如果一个商标的使用由于假冒或一些其它在先权利的实施而受阻，则它也不能进行注册，除非它已得到在先权利所有人的同意并不会引起混淆。 -
Oasis Store公司商标申请[1998]是一个在避孕药和避孕套上注册EVERYDAY商标的申请。EverReady公司拥有许多含有EVERREADY的文字商标和图形商标用在电池、手电筒、插头和烟雾报警器上，它对此提出异议。EverReady公司称，在避孕药和避孕套上使用EVERYDAY商标触犯了1994年英国商标法第5条第4款的规定，理由是如果申请人在其产品上使用了EVERYDAY商标，它会赢得假冒诉讼。它的另一个异议理由根据是第5条第 3款，称申请人的商标会不公平地利用自己商标的知名度。一般来说，确立一个第 5条第4款规定的在先权利的责任应由异议人承担。而事实上双方当事人的商业领域是不同的，这使得异议人不得不承担证明确有混淆和欺骗风险的责任。本案中双方从事的领域差距很大，即使会产生一点混淆，也不会给异议人带来损害。这样根据第5条第4款规定提出的异议不成立。而且针对第5条第3款提出的异议也不成立。仅仅会使人联想到一个具有一定知名度、用在不类似商品上的近似商标并不一定等于不公平地利用他人商标的知名度。
将此案与1999年9月28日的VISA上诉裁定做一下对比 (详见 www.patent.gov.uk/decisions/ tmarks/tapp99.htm)。该案中，VISA金融服务品牌的所有人Visa国际依据第5条第3款对在避孕套商品上申请注册VISA商标提起异议，结果异议成立。Geoffrey Hobbs法官的意见是：
“消费者看到避孕套上的VISA商标就会联想到在金融服务业方面有着很强显著性的VISA标记，这样做会极大地损害VISA国际的商标的显著性。”
Rowe律师和Maw律师认为，前一个案子中EverReady公司的困难在于，当一个商标是由字典里的普通字词构成时，要想证明"不公平地利用知名度"不太容易。(详见《知识产权通讯》1999秋冬期第13页)
如果经在先商标或其它在先权利的所有人同意，第5条第1款至第4款并不会阻碍一个商标的注册。1994年英国商标法规定了出具同意书这种行为。
目前，商标注册部门可以引证在先商标，但第8条允许国务大臣发布命令，规定不能因为第5条列出的任何一种理由而驳回商标的注册，除非由在先商标的所有人在异议程序中提起异议。其它欧洲国家已经这样做了。这样商标所有人就得负责察看《商标公告》，以确信与自己商标相同或近似的商标不会得到注册。就当前来说，还是由商标注册部门裁决，因为国务大臣在建立一个可行的欧共体商标体系后10年才能发布这样一个命令。
真实的同时使用
1994年英国商标法第7条保留了“真实的同时使用”原则。该原则首先在1875年商标法中出现，解决的是当两个人已在英国的不同地区使用相同或近似商标，而后其中一人提出商标注册申请的情况。若有证据证明这个未注册商标的所有人是真实的同时使用者，注册部门不能拒绝他的申请，除非在先商标的所有人可在异议程序中基于在先使用提起异议。
七、注册状态的保持
如果商标注册申请符合第1条至第7条的所有要求，则该商标的注册期为10年(见第42条第1款)，而且可以无限制地续展，每次续展10年(见第43条)。获得注册后，商标所有人需要维护这种注册状态，防止它失效或受到质疑。像专利一样，侵权诉讼中的被告通常也会质疑原告商标的有效性。当然，所有人可以自愿地决定在某些情况下放弃其商标。
1938年商标法中，商标可在注册簿的第一分部或第二分部注册。第一分部中的商标只要在注册簿中存在了7年，就不可撤销(欺诈除外)。但根据1994年商标法，所有商标(包括所有第一分部中的商标)在任何时候都有可能被撤销。
1、放弃商标
第45条允许所有人在某些或全部商品(或服务)上放弃其商标。在面临撤销或无效诉讼时这样做很有好处。如果已获得一个完全相同的共同体商标，就没必要保留国内注册，所以商标所有人可以放弃它。
2、撤销和无效
第46、47条规定任何人均可申请撤销商标或申请商标无效。
第46条规定基于三种理由可撤销一个商标。
第一是商标无正当理由在英国连续五年或五年以上未使用。商标注册满五年之前(应从注册之日起计算，而非申请日)，即使商标所有人从未有诚意使用该商标且从未用过该商标也不能根据这一条的规定予以撤销。在撤销申请提出前的三个月内的任何商标使用行为都不算数，除非商标所有人有证据表明他在意识到可能会有撤销申请提出之前就已做了充分准备要真正地使用该商标。“真正使用”可定义为“普通商业标准的充分和真实使用”。
如果使用中的商标与注册的商标有很大不同，也会基于不使用而面临被撤销。在英国联合饼干公司诉Asda Stores公司一案[1997]中，联合饼干公司注册的企鹅图形商标由于缺乏使用而被撤销，因为使用在企鹅包装上的企鹅图案与注册的图案不同。因此联合饼干公司告Asda公司在巧克力饼干上用海雀图案侵权的案子败诉了(虽然联合饼干公司在假冒诉讼中胜诉)。
第二种撤销的理由是商标已变为通用。如果商标所有人的作为或不作为使得其商标在商品或服务的贸易过程中变得很普遍，那么根据第46条第1款第3项的规定，它就有可能被撤销。诸如AS- PIRIN(阿斯匹林)和ESCALATOR(自动扶梯)都是这样的例子。提出撤销的一方当事人必须证明该商标由于所有人的作为或不作为已变成“通用”。为避免商标变为通用，所有人应当警觉并充分利用第10条规定阻止他人在相同或近似商品上使用自己的注册商标。
所有人也应该避免把商标当作名词来描述其产品或服务。例如，应说“个人立体声”而不是“Walkman”(随身听)。RankXerox公司应该反对美国人把“影印”说成是“Xeroxing”。
撤销的最后一个理由是“误导性使用”。这是指所有人对商标的使用，或经他同意后的使用，可能会令公众对该商标所用于的商品或服务的性质、质量或地理来源产生误认。
如果商标按照第3条所列的绝对理由(例如恶意申请)本不应该注册，则根据第47条的规定，这个商标可以被声明无效。一旦商标注册被声明无效，该商标即被视为自始无效。在英国糖业公司诉James Robertson&Sons公司一案[1996]中，"TREAT"商标的所有人认为被告将该商标用在其新推出的涂抹品上的行为侵权，对此提起了诉讼，结果造成自己的商标被撤下了注册簿。Jacob法官的观点是，作为一个描述性单词，TREAT一开始就不应该获准注册，因为它不具备商标的功能。
鉴于注册部门对一些非常具有独特性的商标申请所持的较松态度，那么假如所有人想行使他们的商标权，将有大量商标遭到同样的厄运。
八、特别商标
1、集体商标
1994商标法正式引入了集体商标的概念。第49条规定：
“集体商标是由一协会注册供其成员使用、能够区分协会成员的商品或服务的标记。”
集体商标是以一协会名义注册、能够由协会的任何成员使用的标记。它与其它商标的不同之处在于其所有人是一个团体而非个人或公司。
适用集体商标的条例规定在1994商标法的目录1中。
2、证明商标
证明商标保证贴有其标志的商品有某种特别材料(如羊毛)、制作方法、质量、精确度或来源(见第50条)。这些标志是证明贴有它们的商品或服务具有某种质量或来自某产地。适用集体商标的条例规定在1994商标法的目录2中。
(未完待续)

编辑日期：2003-9

作者：郑海燕