英国的商标立法(下)

第三部分 商标保护

一、商标注册人的权利

1994年英国商标法第9条确定了商标注册人的专用权。其他任何人未经其同意而行使这些权利均构成侵权。存在共同注册人的情况下，不必其他共同注册人同意，每个注册人也有权行使该商标的专用权。但是，由第三人行使这些权利需要得到共同注册人的全体同意。注册人的权利从商标申请日起算，但侵权诉讼要等到准予注册时才可开始。第14条规定单纯凭借注册商标的所有权注册人就有权提起诉讼。不像假冒还要有商业使用或知名度等要求。

若一个商标由多人共同占有，则任何一个共有人都可以提起侵权诉讼，但若没有全部其他共有人做共同原告或被告则不能继续诉讼。

注册商标的许可必须是书面的，而且要有许可人的署名。许可既可以是一般许可，也可以是限制许可，既可以是独占许可，也可以是非独占许可。第29条关于独占许可的定义是：授权被许可人使用商标，除他以外的任何人均不得使用(包括许可人)。除许可合同另有规定外，许可人的任何继承者均要遵守这一条。如许可合同有规定，被许可人可以再授权。这意味着如果许可合同中未明确规定再授权的权利，被许可人不得再授权。

第30条规定了被许可商标被侵权时商标独占被许可人的权利。一般来说，除合同另有规定外，被许可人可以通知商标注册人提起侵权诉讼。如果注册人在提出请求后两个月内拒绝或未能提起诉讼，被许可人可以自己的名义提起诉讼。独占被许可人的具体权利是由第30条和第31条规定的，除非合同中另有规定。

二、什么情况下构成商标侵权?

构成侵权的情形规定在第10条。 1994年英国商标法扩大了注册商标的侵权范围，用于类似商品和服务上也属于侵权，在一些特殊情况下，甚至用在不类似商品和服务上也构成商标侵权。

第10条第1款规定：“若在贸易过程中使用与一个注册商标相同的标记，并且其商品或服务与注册商标所涉及的商品或服务相同，则这种行为构成侵权。”在英国糖业公司诉James Robertson& Sons公司一案[1996]中，Jacob法官解释说，如果被告在贸易过程中使用与注册商标相同的标记，则即使它未被作为商标来使用也构成侵权。因此，即便原告的标记没有被作为商标使用，他也可能获得胜诉。原告只需证明该标记在贸易过程中被使用即可。这与1938年商标法的规定大不相同。1938年商标法中，侵权使用意味着将原告的商标作为商标使用。在Unidoor公司诉Marks&Spencer公司一案(1988)中，Marks&Spencer公司销售一种印有"CoasttoCoast"广告语的T恤衫。Unidoor公司是‘CoasttoCoast’服装商标的注册人。法庭最终判决Marks&Spencer公司不构成侵权，理由是该公司的使用不是作为商标使用的。

第10条第2款规定如下：

“因为存在引起公众混淆的可能性，包括与该商标相联系的可能性，以下情况构成注册商标侵权：如果一个人在贸易过程中，

(1)使用一个与注册商标相同的标记，并且其使用的相关商品或服务与该注册商标所涉及的商品或服务近似，或

(2)使用一个与注册商标近似的标记，并且其使用的相关商品或服务与该注册商标所涉及的商品或服务相同或近似。

这就是商标侵权范围扩大的部分，涵盖了在近似商品和服务上的商标使用。”

一些评论家说，鉴于该规定，假冒将成为过去时。但供货商必须将包装和色彩搭配都进行注册才有可能形成这种扩大范围意义上的商标侵权。超市货架上相似的商品，通常近似的是整体色彩搭配和式样，所以在多数情况下假冒诉讼仍然是唯一可行的办法。

“相联系的可能性”一词暗示着第10条第2款的一种更宽泛的解释。在 Wagamama公司诉City Centre Restaurants公司一案[1995]中，原告开了一家名为 WAGAMAMA的日式餐馆，经营很成功，并将其作为商标进行了注册。被告开了一家名为RAJAMAMA的印度风味的餐馆。鉴于原告提出反对，又将其改为RAJA MAMA，但原告认为这仍然构成侵权。原告主张的是传统意义上的侵权，但同时强调第10条第2款中“相联系的可能性”一词意味着英国商标法中引入了新的扩大了的侵权基础。原告诉称，跟传统意义上的混淆一样，单纯的商标之间的联系即便不可能对商品或服务的来源产生误认，也可以构成侵权。换句话说，若看到一个所谓侵权标记马上联想起另一个注册商标，则该标记构成侵权。

第10条第2款的规定直接引自欧洲共同体指令89／104／EEC。原告诉称，这款规定是在比荷卢国家的坚持下加进欧洲共同体指令的，因为比荷卢的判例法已经规定，侵权包括未产生混淆但在商标之间存在关联的情形。Laddie法官却不打算赋予第10条第2款这么广义的解释。

他认为，这样做会产生一种新的关于商标自身的垄断，而与商标所有人的生意垄断无关。无论如何，被告基于狭义解释和假冒都有可能构成商标侵权。

Wagamama一案的审判思路被欧洲法院(ECG)在Sabel BV诉Puma公司一案 [1998]中采纳。该案涉及一家荷兰公司在德国申请注册其商标用在服装、珠宝和多种时尚配件上，商标图样是一只印度斑点豹在“Sabel'’字样上奔跑。该申请遭到了 Puma公司的异议。它在相同的商品上注册了两个纯图形商标，分别是一头黑色美洲狮的侧影在奔跑和跳跃。Puma公司的异议在德国商标注册簿上部分成立。在上诉中，德国联邦法院向欧洲法院提出以下问题：

“欧共体指令中规定，混淆的风险包括一个标记与一个在先商标相关联的可能性，这样规定的意义何在?”

德国联邦法院认为，欧共体指令第4条第1款第2项中的“关联性”仅仅旨在表明：混淆的概念并不限于狭义的混淆，即消费者将一种产品误认为另一种产品，它还包括广义的混淆，即错误地认为在销售这两种产品的企业之间存在着组织上或经济上的联系。“关联性”得与混淆相联系。

因此，根据该条规定，公众基于两个商标相似的语义内容产生的联想并不能成为可能引起混淆结论的充分理由。

为解释第10条第2款，Jacob法官在 Origins Natural Resources公司诉Origin Clothing公司一案中建议，法庭应假定原告正常、公平地在其注册使用的商品上进行使用，然后再判定被告使用商标的方式能否造成混淆，而不考虑任何其它额外情况。

Jacob法官在英国糖业公司诉James Robertson&Sons公司一案[1996]中进一步阐述了对第10条第2款的解释。该案中，原告的产品包括浇在冰淇淋和甜品上的一种糖浆，商标为"Treat"。超市通常将原告的产品放置在冰淇淋和甜品浇头货区。上述商标被注册在甜品、调料和糖浆上。被告在果酱和蜜饯上使用“Robertsons"商标。1995年，被告公司推出了一种装在罐里的名为“Robenson’s Toffee Treat”的新式太妃味甜品抹酱。超市里它是与果酱和蜜饯摆放在一起的。原告诉其侵权。

Jacob法官解释说，第10条第2款其实在问两个问题：一、商品是否近似，二、如果近似，是否能造成混淆。他认为，把这两个问题合并考虑，而不去证明其相似性，则显著性强的商标会比显著性弱的商标在更广泛的商品上获得保护。为判断商品是否近似，应当考虑以下几个因素：

(1)各个商品或服务的各自使用情况；

(2)各个商品或服务的各自用户；

(3)商品的物理属性或服务的表现；

(4)商品或服务进入市场的各自贸易渠道；

(5)若商品在自助的环境中销售，则它们在该环境中各自的位置。换句话说，它们是否放在同一货架区；

(6)各个商品或服务之间的竞争程度。

综合考虑上述因素，法庭最终判决不应认为甜品抹酱与甜品近似，因此，不构成侵权。

在The European公司诉The Economist Newspaper公司一案[1998]中，原告出版发行了一种周报。报头是其注册的图形商标与“The European”文字组合在一起。被告的周报的报头有“European Voice”字样。原告根据第10条第2款的规定诉被告在相同的商品上使用近似商标，但在“European”文字上放弃专用权。上诉法院认为，第10条第2款中的侵权，主要看被告的标记与原告的注册商标的近似性能否造成混淆。本案中没有证据显示造成混淆。

第10条第3款规定针对的是在英国未经授权在与具有一定声誉的商标所使用的商品完全不同的商品上使用与该商标相同或近似的商标的情况。如果这种使用会损害，或不公平地利用原始所有人的商标权，则构成商标侵权。本款规定当然适用像Rolls-Royce(劳斯莱斯)，Microsoft(微软)或Virgin这样的商标。此外，1994．年商标法第56条规定，驰名商标所有人(见《巴黎公约》中的定义)在可能引起混淆时，可申请获得临时措施，以阻止一个与其商标相同或近似的商标用在相同或类似商品上。本款规定将《巴黎公约》对驰名商标的保护纳入了英国法律的保护范围。对于仅在英国以外做生意或仅在英国以外注册商标的人来说，只要其商标在英国享有声誉，则他享有根据本款受保护的权利。

第10条第3款的规定似乎是1994年英国商标法取消防御商标的一种补偿。在Eastman公司诉Griffiths公司一案[1898]中，KODAK商标所有人在一假冒诉讼中胜诉，得以阻止他人在自行车上使用该商标，法院的理由是照相机贸易和自行车近似。该案结束后，Goshcen委员会建议增加驰名商标的防御注册，这样的话，KODAK商标可以注册在其所有人并不经营的商品上。如果放在1994年英国商标法中，Kodak公司可能会根据第10条第3款关于未经授权在其它商品(包括非类似商品)上使用Kodak商标的规定而获得救济。

第10条第3款的规定也在Baywatch Production C公司诉The Home Video Channel一案[1997]中引用。此案涉及一个流行电视节目Baywatch和成人电视频道叫做Babewatch的节目。原告制作了Bay-watch系列剧并在包括9类在内的几个类别上注册了BAYWATCH商标。他们诉成人频道商标侵权和假冒。商标侵权的主张是根据第10条的第2款和第3款提出的。原告称使用BABEWATCH的目的在于利用BAYWATCH商标的声誉和独特性，这样做会损害原告商标的声誉。在考虑是否具有第10条第3款规定的侵权行为时，法院审查了原告关于侵权并不一定需要存在混淆的诉讼理由。第10条第3款适用于原告和被告的商品和服务不近似但被告的商标与原告的商标是相同或近似的情况。因为没有证据表明上述两个商标之间存在真实的或可能的混淆，法院驳回了原告的诉讼请求。而且，法官参考了1995年一个未经报道的案子，在那个案子中，Knox法官评论说，如果不存在混淆，就没有不公平利用的基础。

其它构成侵权的行为包括：把商标贴在商品上，进出口带有商标的商品以及在商业文书或广告中使用商标等(第10条第4款规定)。商标也可能在口头上遭侵权，如收音机广播中批评竞争对手产品的广告。根据第10条第5款的规定，实际侵权人以外的人也可能要负责任。如果一个人将某一注册商标用于商品标签或商品标签用的材料上，用于作商业文书(如信头)用的材料上，或用于为商品或服务做广告的材料上，当他使用该商标时，知道或应当知道该商标的使用并未经许可，他则应视为侵权一方。

第10条第6款的规定使对比广告合法化，而在1938年商标法中，对第一分簿的商标用对比广告在某些情况下是非法的。该款规定如下：

"本条中任何前述条款均不禁止为识别注册商标所有人或许可人的商品或服务的目的而使用该注册商标的行为。但除在工商事务中的诚实实践外，如无正当理由，这种使用会不公平地利用、或有损于该商标的显著性或声誉，则任何这样的行为均视作侵犯注册商标。"

对比广告是指通过引用竞争对手品牌、对比自己的产品或服务的优势来做广告的方式。

根据1938年商标法，如果用这种方式使用一个注册簿第一分部(PartA)中的商标，不管比较有多真实，也构成侵权(被称为"输人参照物")。在NewsGroup公司诉MirrorGroup公司一案(1989)中，《每日镜报》发行了一则广告，使用了当时支持保守党的报纸的标识语，包括《太阳报》的标题“Yes Prime Miniaer”(注：意为“是，首相”)。《每日镜报》的标题是"NoPrimeMiniaer"(注：意为"不，首相")。《太阳报》依据1938年商标法第4条第1款第2项的规定成功地获得了禁令，因为这种行为构成"输人参照物"的侵权。尽管第10条第6款现在允许对比广告，但第二项最后一句话放在上述报业集团案子中却会产生问题。谁来决定登广告者是"除工商事务中的诚实实践外"的使用?或该使用"会不公平地利用、或有损于该商标的显著性或声誉"?

为阐明这一点，让我们先看一下第10条第6款的立法目的。在《改革英国商标法的白皮书》(先于1994年商标法颁布)中，英国政府是这样解释的：为更好地提高消费者意识，只要登广告者和商人没有对竞争对手的商标搭便车就允许进行对比广告。而且，当商标法议案在国会上议院通过时，主管大臣Strathclyde勋爵称政府已相信，只要公平利用竞争对手的注册商标达到告知公众的目的，则对比广告没有害处。

尽管1994年商标法的摹本是欧共体89／104／EEC指令，第10条第6款并不直接引自该指令。该指令中也有关于对比广告的规定，即只要对比广告"未误导他人，不会对登广告者及其竞争对手的商品或服务产生混淆，以及不会贬低、损毁或藐视竞争对手或其商标，或不会利用其商标的声誉"，则对比广告可以存在。该条规定应在2000年4月23日前在全部成员国中实施。

第10条第6款的措词由于阐述不明已遭到法院的批评。在Barclays Bank公司诉RBS Advanta公司一案[1996]中，Laddie法官是这样评论该款规定的：

“一团糟。该款第一部分允许对比广告，其含义非常明显。但以第二部分是一个限制性条款，它的含义含糊不清。”

不过，Laddie法官继续评论，举证责任应由商标所有人来负，以证明这种商标使用不符合工商事务中的诚实实践。被告 RBS Advanta公司推出一种新型信用卡，其宣传单中列举了15种优于其它信用卡的好处。其中，他们引用了6个竞争对手的信用卡，包括Barclays公司的。Barclays公司以这种使用构成侵权为理由获取禁令。Laddie法官认为，第10条第6款的主要目的是允许对比广告，而限制性条款不应阻止所有的对比广告行为。原告负举证责任来证明存在限制性条款规定的情形。本案中，法官判决Barclays公司并没

有证据显示RBS公司的使用符合限制性条款的规定，理由是RBS广告的任何正常读者不太可能认为这是种恶意行为。Vodaf one Group公司诉Orange Personal Communications Services公司一案[1997]的判决与它类似。该案中，被告在其广告中称，“Orange的消费者平均每月可节省20英镑”，法院判决这种表述在客观上是善意的，不会误导普通读者。

三、救济

商标侵权的普通救济规定在第14条中。救济包括赔偿金、禁令和侵权非法所得。原告不能同时主张赔偿金和侵权非法所得。像民事侵权诉讼一样，赔偿金的目的在于使原告恢复到侵权未发生的状态。因此，法院在审理案件时会考虑损失的销售收入因素。如果侵权成立，即使被告在侵权时并未意识到自己在侵权，也要负赔偿金责任。如果原告主张侵权非法所得，被告应交出全部侵权利润。侵权非法所得是种衡平法意义上的救济方式，只能由法官裁量决定，不适用无恶意侵权的案件。也可发布禁止进一步使用商标的禁令。这也是衡平法意义上的救济方式，当原告请求临时禁令时，将适用American Cyanamid公司诉Ethicon公司一案(1975)的情况。

第15条也赋予法官自由裁量权，决定是否命令抹掉、去除或涂掉侵权商品上的侵权标志(详见第17条)。根据第16条的规定，可命令侵权人向商标所有人移交全部侵权商品、材料或物品。这要求商标所有人专门提出请求。根据第19条，商标所有人可申请将移交的商品销毁。法院必须考虑其它的救济方法，并应考虑与商品有关的其他人的利益，如侵权商品涉及的其它知识产权(如版权或专利权)的利害关系人。

四、例外和辩护

有效的辩护可免除被告的责任。普通辩护规定在第11条中。首先，若被告的商标也是注册商标，则被告使用上述与原告相同的商标不构成侵权。这是法定的善意并存使用。但根据第47条的规定，若在后商标因为在先商标的存在本不应得到注册，则在后商标可以被宣布无效。

根据第11条第2款第1项内容，使用一个人的名字或地址不构成侵权，前提是这种使用是“212商业中的善意行为”。该项也允许引用他人商标来说明商品的种类、质量或产地，以及使用商标来指示商品或服务的用途。举例来说，若一个供货商销售商品的制作材料是拥有注册商标的他人制造贩卖的话，该供货商可以声明他的商品是用他人的材料制成的，此时可引用他人的商标。如果一个人的商品与原告的商品配套使用(如配件)，则他可使用原告的商标来说明其中的关联。但所有以上使用必须符合第11条第2款关于善意使用的规定。

如果被告能证明他在原告的商标获得注册前就已在某个特定地区使用该商标并取得了一定的知名度，则他可以根据第11条第3款的规定进行辩护。要获得这种"在先权利"，该权利必须是能根据其它法律(包括假冒法)规定受保护的。

另外一种辩护是第12条规定的权利用尽原则。一旦标有原告商标的商品合法地在欧洲经济区流通，就不能通过商标侵权来阻止标在那些商品上的上述商标在欧洲经济区以外的地区使用。但也有例外情况，即这些商品后来发生了质量损害。

使用一个注册商标放弃专用的部分也不构成商标侵权。放弃专用是对商标不符合注册条件的部分进行放弃，这也保证商标所有人不会垄断一个普通词汇或其它标识的使用。根据1938年英国商标法，放弃专用权必须在注册上有所显示，1994年法取消了这一点。被告第一步应该查清所涉商标是否部分放弃专用。

五、缺乏根据的威胁

1994年商标法加进了被告在受到无根据的侵权诉讼威胁时的救济方式(见第21条)。不过这种救济并不适用于那些真正将商标标于其商品或包装上，或进口标有这样商标的商品，或用该商标提供服务的人。该规定的目的在于保护那些并非出于自己的原因引起商标侵权行为，而只是买卖或涉及侵权商品或服务的人，他们可能被原告当作诉讼的对象。原告经常通过攻击供货链上的任一环节来试图找出真正的侵权人。

六、刑事犯罪

1994年商标法规定了一些刑事犯罪的情形。首先，对明目张胆生产或销售假冒商品的人，第92条规定为谋利或给他人带来损失而进行的商标侵权行为构成犯罪。具体的执法权由地方计量权力机构(嫉贸易标准部门)享有。

其它的刑事犯罪包括：

(1)在商标注册簿上制造虚假条目；

(2)虚假地表示一个未注册商标为注册商标(在商标获得注册前加上(R)标志，其实应使用(TM)标志)；

(3)虚假地表示一个注册商标在其未获得注册的商品或服务上是注册的；

(4)未经授权使用皇家纹章，其使用方式暗示其已获得授权。

当某一公司有本法规定的犯罪行为，该犯罪是经官员同意或默许的话，则上述官员也构成犯罪(详见第101条)。

第89条至第91条规定商标权人可以通知海关货物税部门进口侵权商品的信息，以便海关货物税部门在入关时扣押这些商品。海关货物税部门仅有权扣押商品，但他们可以通知有关的计量权力机构，以起诉上述犯罪行为。

七、商标的交易

注册商标可转让或移转，也可以像其它个人财产一样为贷款提供担保。

注册商标可以只在某些商品上进行转让，或只在一个特定区域进行转让。

转让必须有书面协议，且由转让人签字方能有效。应利害当事人请求，所有的注册商标交易情况均可在注册簿上登记。若未进行登记，以后的对该交易不知情的该商标的利益获得者有权视为该交易未发生。若没有将许可行为进行登记，被许可人则没有商标遭到侵权时第30条和第31条赋予的权利。获得商标权者和被许可人应当在交易6个月内进行登记，否则在任何侵权诉讼中，他不能主张交易至交易登记期间的非法侵权所得。上述关于注册商标转让的条款也适用于正在申请中的商标。

编辑日期：2003-10

作者：郑海燕