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答复、修改以及驳回相关问题

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2019-08-14 15:20

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　一、答复与修改的基本要求

　　1、时机：

　　主动修改：专利法实施细则第51条第1款：发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起3个月内，可对发明专利申请主动提出修改。

　　被动修改：专利法实施细则第51条第3款：专利法实施细则第51条第3款：申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。

　　2、答复和修改的内容：

　　专利法第33条：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

　　注意：申请人向专利局提交的申请文件的外文文本和优先权文件的内容，不能作为判断申请文件的修改是否符合专利法第三十三条规定的依据。
　　
　　3、答复和修改的方式

　　形式上：首先，必须采用专利局规定的意见陈述书或者补正书；其次，申请人的修改和答复应当提交给专利局受理部门，直接提交给审查员的答复文件不具备法律效率；

　　内容上：申请人的答复可以仅仅是意见陈述书，也可以进一步包括经修改的申请文件；如果申请人对审查员的审查意见提出反对意见时，要详细陈述具体意见；如果对申请文件进行了修改，应当对修改内容是否符合相关规定或如何克服原申请文件存在的缺陷予以说明。

　　不予接受的五种情形：

　　（1）主动删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围；

　　（2）主动改变独立权利要求中的技术特征，导致扩大了请求保护的范围；

　　（3）主动将仅在说明书中记载的与原来权利要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题；

　　（4）主动增加新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过；

　　（5）主动增加新的从属权利要求，该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。

　　4、处理方式：

　　审查员会发出审查意见通知书，说明不接受该修改文本的理由，并要求申请人在指定期限内提交符合专利法实施细则第51条第3款规定的修改文本。同时通知书中会指出，到指定期限届满日为止，申请人所提交的修改文本如果仍然不符合专利法实施细则第51条第3款的规定或者又出现了其他不符合专利法实施细则第51条第3款规定的内容，审查员将针对修改之前的文本继续审查，如作出授权或驳回决定。
　　
　　二、修改的常见情形

　　总的原则：凡是对说明书和权利要求书作出不符合专利法第33条规定的修改，都是不允许的。

　　具体地说，如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分，致使所述技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，那么，这种修改就是不允许的。反之，修改就是允许的。

　　1、不允许的修改：包括：

　　A.不允许的增加
　　B.不允许的改变
　　C.不允许的删除

　　2、允许的修改

　　A.允许对权利要求书的修改

　　（1）.在独立权利要求中增加技术特征，对独立权利要求作进一步的限定，以克服原独立权利要求的一些缺陷。只要增加了技术特征的独立权利要求所述的技术方案未超出原说明书和权利要求书记载的范围，这样的修改应当是被允许的；

　　（2）.变更独立权利要求中的技术特征，以克服独立权利要求的一些缺陷；

　　（3）.变更独立权利要求的类型、主题名称及相应的技术特征，以克服独立权利要求的一些缺陷；

　　（4）.删除一项或多项权利要求，以克服单一性问题，或者由于几项权利要求具有相同的保护范围而使权利要求书不简要等缺陷；

　　（5）.将独立权利要求相对于最接近的现有技术正确划界；

　　（6）.修改从属权利要求的引用部分，改正引用关系上的错误；

　　（7）.修改从属权利要求的限定部分，清楚地限定该从属权利要求的保护范围。

　　B.允许对说明书及其摘要的修改

　　（1）.修改发明名称，使其准确、简要地反映要求保护的主题的名称。如果独立权利要求的类型包括产品、方法和用途，则这些请求保护的主题都应当在发明名称中反映出来；

　　（2）.修改发明所属技术领域。为了便于公众和审查员清楚地理解发明和其相应的现有技术，应当允许修改发明所属技术领域；

　　（3）.修改背景技术部分，使其与要求保护的主题相适应。说明书背景技术部分应当记载与该独立权利要求前序部分所述的现有技术相关的内容，并引证反映这些背景技术的文件。应当允许申请人修改说明书，将更接近的现有技术内容补入背景技术部分；

　　（4）.修改发明内容部分中与该发明所解决的技术问题有关的内容，使其与要求保护的主题相适应，即反映该发明的技术方案相对于最接近的现有技术所解决的技术问题；

　　（5）.修改发明内容部分中与该发明技术方案有关的内容，使其与独立权利要求请求保护的主题相适应；

　　（6）.修改发明内容部分中与该发明的有益效果有关的内容；

　　（7）.修改附图说明，申请文件中有附图，但是缺少附图说明的，允许补充所缺的附图说明；附图说明不清楚的，允许根据上下文作出合适的修改；

　　（8）.修改最佳实施方式或者实施例。这种修改允许增加的内容一般仅限于补入原实施方式或者实施例中具体内容的出处以及已记载的反映发明的有益效果数据的标准测量方法（包括使用的标准设备、器具）；

　　（9）.修改附图。例如，删除附图中不必要的词语和注释，修改附图中的标记使之与说明书文字部分一致等；

　　（10）.修改摘要。例如，根据说明书的修改相应修改摘要的发明名称和技术领域以及要解决的技术问题等；

　　（11）.修改由所属技术领域的技术人员能够识别出的明显错误，即语法错误、文字错误和打印错误。
　　
　　三、驳回的相关问题

　　1、驳回申请的条件

　　审查员在作出驳回决定之前，应当将其经实质审查认定申请属于专利法实施细则第53条规定的应予以驳回情形的事实、理由和证据通知申请人，并给申请人至少一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。

　　细则53条规定的可驳回情形：

　　（1）法5，25：专利申请的主题违反法律、社会公德或者妨害公共利益，或者申请的主题是违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的，或者申请的主题属于专利法第二十五条规定的不授予专利权的客体；

　　（2）法2.2：专利申请不是对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案；

　　（3）法20.1：专利申请所涉及的发明在中国完成，且向外国申请专利前未报经专利局进行保密审查的；

　　（4）法22：专利申请的发明不具备新颖性、创造性或实用性；

　　（5）法26.3及4：专利申请没有充分公开请求保护的主题，或者权利要求未以说明书为依据，或者权利要求未清楚、简要地限定要求专利保护的范围；

　　（6）法26.5：专利申请是依赖遗传资源完成的发明创造，申请人在专利申请文件中没有说明该遗传资源的直接来源和原始来源；对于无法说明原始来源的，也没有陈述理由；

　　（7）法31.1：专利申请不符合专利法关于发明专利申请单一性的规定；

　　（8）法9：专利申请的发明是按照专利法第九条规定不能取得专利权的；

　　（9）细则20.2：独立权利要求缺少解决技术问题的必要技术特征；

　　（10）法33,细则43.1：申请的修改或者分案的申请超出原说明书和权利要求书记载的范围。
　　
　　2、驳回申请的时机

　　驳回决定一般应当在第二次审查意见通知书之后才能作出。但是，如果申请人在第一次审查意见通知书指定的期限内未针对通知书指出的可驳回缺陷提出具有说服力的意见陈述和/或证据，也未针对该缺陷对申请文件进行修改或修改仅仅是改正了错别字或更换了表达方式而技术方案没有实质上的改变，则审查员可以直接作出驳回决定。

　　如果申请人对申请文件进行了修改，即使修改后的申请文件仍然存在用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷，但只要驳回所针对的事实改变就应当给申请人再一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。但对于此后再次修改涉及同类缺陷的，如果修改后的申请文件仍然存在足以用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷，则审查员可以直接作出驳回决定，无需再次发出审查意见通知书，以兼顾听证原则和程序节约原则。（作者：商爱学）

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