专利侵权诉讼中的举证责任倒置

　　◆案情摘要

　　原告：北京太x板业股份有限公司

　　被告：北京天x建筑板业责任有限公司(代理人：北京市集x律师事务所律师)

　　被告：北京天x永泰科技有限公司

　　2002年12月31日，原告北京太x板业股份有限公司(以下简称“太x板业公司”)向国家知识产权局申请了名称为“一种发泡水泥复合板的生产制造方法”的发明专利，2004年12月29日获得国家知识产权局授予的专利权，专利号为02159997.1。2005年，原告以被告北京天x建筑板业责任有限公司(以下简称“天x建筑公司”)、北京天x永泰科技有限公司(以下简称“天x永泰公司”)未经其许可，擅自使用原告的专利方法，制造并销售与通过原告涉案专利方法所直接获得的新产品相同的产品，构成了对原告涉案新产品制造方法专利的专利侵权，遂诉至法院。

　　被告辩称：现有证据足以证明原告涉案专利不是一项新产品的制造方法，另外，被告所实施的制造方法不同于原告的专利方法。因此，被告的行为不构成对本案原告涉案专利的专利侵权。

　　◆法院审理

　　一审法院北京市第二中级人民法院审理后认为：首先，根据建筑行业领域的惯例以及被告提交的反驳证据表明，涉案专利所指的发泡水泥复合板不属于专利法意义上的新产品;其次，根据专利法有关规定，专利侵权纠纷只有在涉及新产品制造方法的发明专利时，制造同样产品的单位才应当提供其制造方法不同于专利方法的证明。对于是否属于新产品，应当由原告举证证明。因原告不能证明涉案专利为新产品的制造方法，故其应当承担证明被告实施其专利方法的举证义务。原告不能证明被告制造并销售的涉案侵权产品使用了涉案专利方法，因此，不能判定被告构成对原告专利权的侵犯。最后一审法院驳回了原告的诉讼请求。

　　原告不服一审判决，向北京市高级人民法院提出了上诉，二审法院对于二审争议总结了三个焦点：首先在于确认涉案专利方法所直接生产的发泡水泥复合板是否属于专利法意义上的新产品;其次，天x建筑公司、天x永泰公司生产的水泥板产品与太x板业公司的发泡水泥复合板产品是否相同;第三，天x建筑公司、天x永泰公司是否使用了涉案专利方法。经过审理，二审法院认为：一审法院关于涉案产品不属于专利法意义上新产品的认定事实清楚;同时，根据被告提供的相关证据，已经足以证明天x建筑公司的天x板与太x公司的发泡水泥复合板为结构上不相同的产品;正因为太x板业公司用专利方法所生产的发泡水泥复合板并非专利法意义上的新产品，天x建筑公司的天x板与太x板业公司的发泡水泥复合板为不相同的产品，故二审法院认为其已经没有必要再对天x建筑公司、天x永泰公司是否使用了涉案专利方法进行评判。因此，二审法院驳回上诉，维持原判。

　　◆案件评析

　　本案是一个有关方法专利侵权诉讼中举证责任是否应该倒置的典型案例，虽然我国现行《专利法》第五十七条第二款明确规定了专利侵权诉讼中的举证责任倒置的条件。然而，笔者在专利侵权诉讼的实践中发现，很多当事人甚至包括部分法官对这一法律规定的理解都存在一定偏差。

　　专利诉讼也属于民事诉讼，我国《民事诉讼法》第64条第(一)款规定了当事人对自己提出的主张有责任提供证据，这是关于总的举证责任分担的基本原则，即通常所说的“谁主张谁举证”。但是，在一些特殊类型的案件中，如果一味按照上述举证分担原则就可能会显失公平。譬如某发明专利是一项新产品的制造方法，专利权人指控制造同样产品的单位或个人侵犯其专利权，被控侵权人是否在该新产品制造过程中使用了专利方法，只有亲临被控侵权人的生产现场才能了解，而且还必须通过某种手段将其在生产现场所了解到的制造方法固定下来才可能作为诉讼证据使用。然而，在市场经营主体已经有较强保密意识的今天，上述取证过程对于专利权人来讲几乎是不可能实现的。也就是说，专利权人既无法通过解剖被控侵权人的产品来推断其相应的制造方法，也无法接近被控侵权人的生产现场来获得相关专利方法的侵权证据。因此，如果还按照“谁主张谁举证”的一般原则来要求专利权人承担举证不能的不利法律后果是明显不公平的。

　　考虑到这种情况下涉及到的专利是关于新产品而不是已有产品的制造方法，因此我们可以推定，既然在该方法专利申请之前国内没有生产过这种新产品，自然也就没有任何有关该新产品的制造方法。而现在涉嫌侵权人既然能够生产出这种法律意义上的新产品，也就可以推定涉嫌侵权人使用的制造方法就是该专利方法，如果涉嫌侵权人认为其制造方法不同于该专利方法，则应该为其主张承担相应的举证责任，这对于该新产品制造方法的专利权人来说才是公平的。正是基于这种逻辑，立法者在考虑了公平原则的同时兼顾证据距离、获取证据的方便程度等因素后，才在专利法中规定了专利侵权纠纷中唯一的一处举证责任倒置情形。

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　　(一)专利侵权纠纷中适用举证责任倒置的条件：

　　从字面上来理解，适用专利法五十七条第二款中关于举证责任倒置规定的条件应该说是非常明确的。从该法律规定出发，可以进一步将其适用条件具体分解如下：

　　1、涉及到的专利必须是新产品制造方法发明专利：

　　首先应该明确，专利方法可以细分为制造方法、测试方法、处理方法或者通讯方法等等。我们这里涉及到举证责任倒置情形的只能是“制造方法”，而且必须是“新产品”的制造方法。

　　什么是专利法意义上的“新产品”?目前还没有统一的法律规定。但是，一些地方的法院系统对此做出了具有借鉴意义的规定，如北京市高级人民法院在《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》第122条第一款明确指出：专利法第57条第2款规定的“新产品”，是指在国内第一次生产出的产品，该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。因此，只有涉及到符合上述条件的“新产品”的“制造方法”发明专利侵权纠纷时，才能适用举证责任倒置。

　　2、按照涉嫌侵权方法所生产出来的产品必须是与按照该专利方法所直接获得的产品属于“同样产品”：

　　什么是专利法意义上的“同样产品”?目前也没有相应的法律规定，但是，笔者认为完全可以参照对新产品的认定条件来判断涉嫌侵权产品与按照相应专利方法所直接获得的产品是否属于“同样产品”。也就是说，比较是否属于“同样产品”，也应当从产品的“组份、结构或者其质量、性能、功能”等方面是否相同入手，而且不宜要求必须完全相同，只要上述被比较因素基本相同或者没有本质区别就应该认定属于“同样产品”。当然，这里的“基本相同”是否可以用专利侵权判定中的“等同原则”来确定，笔者认为应该根据具体情况具体处理，不宜完全照搬。

　　总之，在发明方法专利侵权诉讼中只有同时满足了上述两个条件，才能适用专利法第五十七条第二款中的法律规定，否则，就是对这一法律规定的曲解。也就是说，专利侵权纠纷中举证责任的倒置是有条件的法定倒置。但是，目前有些法院仍片面的认为：只要是方法专利侵权纠纷，不管按照该方法专利生产出来的产品是否属于新产品，都应该由被告举证证明其采用的制造方法不同于原告的专利方法，这实际上是现行专利法修改之前旧专利法中的相关规定。笔者认为，旧专利法的这一规定是存在一定不合理因素的。试想，如果在某一专利方法申请日之前国内就已经生产出了相同产品，也就是说，按照该专利方法生产出来的产品不是专利法意义上的新产品，那就意味着在该专利申请之前国内就已经存在制造这种产品的方法。这就存在两种情况：第一种情况，如果该方法与专利方法不同，自然也就不存在专利侵权问题，所以被告无需证明其制造方法与该专利方法不同;第二种情况，即使该已经存在的制造方法与专利方法完全相同，那么这种已经存在的制造方法即使不能直接破坏该方法专利的新颖性，但至少该制造方法的使用者按照专利法的规定应当享有先用权。因此，无论是哪一种情况，被告都不会构成对该方法专利的侵权。在这种情形下，如果仍然要求被告证明其制造方法不同于该专利方法则是明显不公平的。立法者正是考虑到这种情况，才修订了旧专利法中的相关条款，明确规定举证责任的倒置只能适用于“新产品”的制造方法专利，这与我国已经加入的《TRIPS协议》中第34条的规定也是完全吻合的。

　　当然，在实践中，由于不属于新产品方法专利的权利人很难充分举证证明他人实施了侵权行为，所以在维权时确实存在一定的障碍。笔者认为：在这种情况下，不能因为权利人举证困难就认为必然应该举证责任倒置，权利人在这种情况下首先应该找到初步证据来证明被告确实存在非法实施其方法专利的极大可能性，然后再通过申请法院进行证据保全的方式来获取证据。否则，方法专利权利人如果没有任何初步证据来证明被告存在侵权的可能性，也不能说明其专利方法是新产品的生产方法，那么权利人凭什么就主张生产同样产品的被告必然就非法实施了其专利方法呢?显然这只是一种毫无凭据的怀疑或推断。因此，在这种不属于新产品生产方法专利的侵权纠纷中不会涉及到举证责任的倒置，只是存在举证责任的分配或转移的问题。

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　　(二)在适用举证责任倒置的专利侵权诉讼中有关举证责任的承担：

　　1、原告的举证责任：

　　在新产品制造方法专利侵权的诉讼实践中，原告是否当然就不用承担任何举证责任呢?显然不是。不管是什么样的专利侵权诉讼，终归还是民事诉讼。因此，在任何类型的专利侵权诉讼中，“谁主张谁举证”这一总的举证责任分配原则还是贯穿案件始终的。通常来讲，即使能够适用举证责任倒置，原告一般也需要承担以下举证责任：

　　首先，原告要向法院提起诉讼，就必须得提交符合立案标准的相应证据材料证明法院受理此案符合《民事诉讼法》第一百零八条的规定，这一点是毋庸赘述的。

　　其次，在立案以后，原告要想让法院适用专利法五十七条第二款的这一规定，原告还需要逐一举证证明该案是否符合前面所提到的适用举证责任倒置的法定条件。也就是说，原告首先需要证明或者充分说明：按照其专利方法所直接生产出来的产品属于专利法意义上的“新产品”。在实践当中，要求原告证明按照其专利方法所生产出来的产品属于专利法意义上的新产品，实际上就是要求原告证明在其专利申请日之前不存在这种专利方法所直接生产出来的产品。要证明某种产品的存在是相对比较容易的，但是反过来要证明其不存在，这实际上是要求当事人举证证明一种消极的事实，而这种消极的事实几乎是无法用证据来证明的，只能通过另一方当事人提交反驳证据对此予以否定，才能证明该消极的事实是不存在或者不成立的。正是针对这种情况，很多法院在遇到这类案件时都仅仅要求原告在提出新产品这一主张的基础上对涉案产品是否属于专利法意义上的新产品这一问题给以足够的说明、解释，然后再结合被告所提交的相关反驳证据来认定其是否属于专利法意义上的“新产品”。本案中就是如此，首先是由太x公司提出主张起涉案专利方法为新产品的制造方法，永泰建筑公司则利用该专利申请日之前已经出版发行的《发泡水泥复合板图集》和《建筑产品优选集》来证明其不是新产品，并最终被两审法院同时采信。

　　第三，在上述基础上，原告还需要证明：被告生产的涉案产品与按照原告专利方法所直接生产出来的产品属于“同样产品”，为此，原告需要结合涉案产品的组份、结构或质量、功能、性能对其是否属于“同样产品”予以充分的举证、说明、解释。例如：原告还应该向法院说明被告通过被控侵权方法所直接获得的产品与原告通过专利方法直接获得的新产品两者之间哪部分结构是完全相同、哪部分结构虽然不完全相同但是属于本质相同或者等同替换的情形，以让法院确认两者是否属于“同样的产品”，然后据此决定相应的举证责任是否应该倒置。本案中，一审法院没有对此作出认定，二审法院在全面审查的基础上，根据双方举证质证的情况，进一步认定了天x建筑公司生产销售的天x板的结构不同于太x板业公司主张权利的发泡水泥复合板，至此，二审法院认为已经没有再进行侵权比对的必要。笔者认为，二审法院的做法是更为让人信服的，专利权人既没有证明天x板与其主张权利的复合水泥发泡板属于同样的产品，也没能证明其涉案方法为新产品的制造方法，因此不符合举证责任倒置的条件。所以，应该由原告自己举证证明被告所实施的方法与原告主张权利的方法一致。而事实上，如果产品的结构都不同，那么生产不同结构两种产品的制造方法往往也必然是存在本质差异的。

　　2、被告的举证责任：

　　在新产品制造方法专利侵权诉讼中，即使通过原告的充分举证，并最终适用了关于举证责任倒置的法律规定，被告所需要承担的举证责任也仅仅是“证明其所使用的制造方法不同于原告的专利方法”。那么被告在进行举证时是否需要提供其完整的生产方法、甚至每一个细节呢?笔者认为是没有这种必要的，被告所承担的举证责任应该以其足以证明被告所采用的生产方法本质上不同于原告专利方法为限。否则，就不利于保护被告的商业秘密，对被告来说有失公平。换句话说，如果原告专利方法中含有多个必要技术特征，那么根据侵权判定中的“全面覆盖原则”，被告只需举证证明自己制造方法中至少有一个必要技术特征本质上不同于原告专利方法中的相应技术特征，这时被告就已经完成了其相应的关于其不侵权的举证责任。当然，被告不能仅仅从口头上或者提供单方的书面材料而主张其制造方法与原告专利方法不同，他还必须同时证明按照自己所提供的不同于原告专利的制造方法同样可以生产出被告的涉案产品，必要时，法院还可以咨询本行业的专家意见或者到被告生产现场进行现场勘验，以确定被告所提供的方法是否切实可行并与原告的专利方法存在本质区别。因此总的说来，即使在适用举证责任倒置的专利侵权诉讼中，被告的举证责任相对来说还是比较轻的。

　　3、举证责任在诉讼过程中的转移：

　　通过前面的分析，我们应该清楚：在适用举证责任倒置的专利侵权诉讼中，首先应当由原告举证证明该案符合举证责任倒置的法定条件，然后才能倒置举证责任由被告证明其制造方法不同于原告专利，在被告举证“证明其所采用的制造方法不同于原告的专利方法”以后，如果原告对被告所主张的不同点不予认可或者认为其与专利方法相应技术特征构成等同，此时的举证责任又重新转移到了原告身上，因此，原告有责任继续举证证明被告所列举的不同点不成立或者与专利方法中的相应技术特征构成等同。如果原告充分举证证明了被告所提出的不同点根本不能成立或者与专利方法的相应技术特征构成等同，那么被告还得就其所采用的制造方法不同于原告专利方法而继续承担举证责任。就这样，在整个诉讼过程中，举证责任是在随着原被告双方随时提出的不同主张和新的待证事实的不断出现而随之转移变换的。

　　总之，笔者认为：在专利诉讼实践中，当事人或诉讼代理人只有对新专利法中举证责任倒置的规定有一个全面深刻的理解，才能最大限度的维护其合法权益。否则，如果因为对相应法律规定产生误解而未能及时承担相应的举证责任，就不得不承担其举证不能的不利法律后果。