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美司法部建议最高院审查KSR案件及非显而易见标准

法律快车官方整理

2019-06-03 10:20

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2006 年5月25日，美国司法部向最高法院提交书面意见书，建议最高法院签发调卷令，审查联邦巡回上诉法院（CAFC）对KSR案件的判决及其确立的非显而易见性判断标准。司法部在《意见书》中表示，判断一件发明是否为非显而易见的“教导-启示-动机”标准具有强制性，这已成为美国专利法中的重要问题。

　　本案的问题焦点在于：根据美国《专利法》第103条（a）款的规定，在没有以权利要求的方式修改或结合现有技术的“教导-启示-动机”的证据时，该要求保护的发明是否为显而易见并因此不具有专利性。

　　2006年6月26日，最高法院最终作出决定，对KSR一案签发调卷令，并审查1982年CAFC所确立的“教导-启示-动机”的非显而易见性标准，这也是自上世纪70年代以来，最高法院受理的第一件非显而易见性的专利案件。据业内人士分析，KSR案件可能成为美国专利制度发展史上的分水岭，其意义之重大不言而喻。该案的口头辩论有望在秋天举行。

　　目前，我局新版《审查指南》已正式实行，其对创造性的审查也做了诸多规定。值此，本刊刊出美国司法部代表联邦政府在提供给最高法院的《意见书》中对CAFC所确立的非显而易见判断标准所做的评述，以供参考。

　　一、案情综述

　　本案调卷令请求方KSR为经营客车和轻型卡车脚控油门踏板装置的加拿大公司。2002年11月18日，被请求方Teleflex及其附属公司Technology Holding向美国密歇根州的联邦地方法院起诉KSR，称KSR的可调节油门踏板装置侵犯其Engelgau专利（US 6,237,565）权利要求4。

　　2003年12月12日，联邦地方法院支持了KSR的诉求，并作出简易判决：根据1952年《专利法》第103条（a）款，判决Engelgau专利权利要求4具有显而易见性因而无效。

　　随后Teleflex上诉至CAFC，2005年1月6日，CAFC裁定联邦地方法院在判断Engelgau专利权利要求4时，不正确地运用了“教导-启示-动机”的判断标准，因此撤销联邦地方法院的判决。KSR向最高法院提出请求，要求最高法院签发调卷令，对该案进行审查。

　　1、美国《专利法》中非显而易见性的要求

　　美国宪法中的专利条款授权国会“为促进科学和有益技术的进步，可授予作者和发明人在有限期限内对其作品和发明所享有的专有权。”国会则通过制定《专利法》来执行该条款，并且设定获得专利权的条件，以在鼓励发明创新与保持有活力的竞争经济之间取得平衡。

　　根据1952年《专利法》，一项技术必须符合三性——新颖性、实用性以及非显而易见性才能获得专利授权。只有那些新的实用技术在发明时具备非显而易见性，才可能获得专利保护。国会通过《专利法》第103条（a）款的规定使非显而易见性成为授予专利权的一个基本原则。根据第103条（a）款的规定，如果要求授予专利的技术主题与现有技术的区别仅在于该技术主题在作出发明时对于本领域的一般技术人员显而易见，则该要求保护的发明不具备可专利性。非显而易见性要求不仅包括公知常识，而且包括本领域普通技术人员从公知常识中可以很容易推断出的知识。美国司法判例中，最高法院首次在Hotchkiss v. greenwood一案中，判决一个新的实用设备如不具有超出本行业普通设备一定程度的技能和独创特点，则不授予专利[注1]。

　　非显而易见性问题从根本上来说是个法律问题，但需若干基础事实调查。最高法院在Graham v. John Deere Co.一案中，认为确定非显而易见性需要有下列调查：（1）现有技术的范围与内容；（2）现有技术与权利要求的区别；（3）相关领域的一般技术水平；（4）补充考查（secondary consideration），如可提供是否具有非显而易见性证据的商业成功[注2]。

　　2、本案的技术主题

　　本案的技术比较简单，其技术改进也比较直白易懂。1970年以前，汽车司机通过脚踩油门踏板来控制速度，该踏板围绕轴点旋转起到杠杆的作用，牵制机械连接以停止发动机。1970年后，汽车制造商开始提供可调节踏板装置，该设计给司机提供不同的高度，使司机可以调整踏板的前后位置（即所谓Asano专利）。1990年后，汽车制造商在美国开始销售大量装配了计算机控制发动机和电子刹车装置的汽车。脚踩踏板装置的制造商则通过在踏板上安装电子元件代替原有的机械连接，以重新参与市场竞争。

　　被请求方Teleflex的Engelgau专利改进了可调整的脚踩油门踏板装置，并将可调整的油门踏板装置与电子踏板位置元件相结合。该电子元件被固定在支架上，测量踏板在轴心的位置。其专利说明书称，本技术的踏板装置可以是任何可调整的踏板装置。而电子踏板位置元件则可以是该技术领域任何元件。

　　根据Engelgau专利权利要求4的描述，该装置由下列部分构成：（1）安装在汽车上的支架；（2）可调整的踏板装置，带有踏板扶手，可以围绕（1）所述支架前后旋转；（3）该踏板装置配备安装在（1）所述支架上的轴；（4）在（1）所述支架上配备电子踏板位置元件（并进一步说明电子踏板位置元件对轴以及支架扶手调整的位置作出反应）。

　　3、诉讼过程

　　本案被请求方Teleflex为KSR的竞争对手，指控KSR销售的踏板装置侵犯其三件专利。经过一系列的诉讼活动，当事人将焦点集中于KSR的踏板装置是否侵犯Engelgau专利的权利要求4上。

　　联邦地方法院的结论是根据美国最高法院在Graham v. John Deere Co.一案中所确立的判断非显而易见性的四项调查而作出。其判决认定：

　　1、Engelgau专利权利要求4的所有部分均已在现有技术中披露。

　　2、本领域的一般技术人员应为受过机械工程高等教育并在踏板装置领域具有经验的人员。

　　3、现有技术的教导与诉讼专利的权利要求之间几乎没有差异。

　　4、本领域一般技术人员可以很容易地将可调节踏板装置与踏板位置电子元件结合起来，而这正是Engelgau专利的权利要求。

　　联邦地方法院同样应请求方的要求进行“补充考查”，评估了Teleflex的商业运作是否成功，但最终的结论是该考查不足以推翻KSR令人信服的显而易见性的清晰证据。

　　联邦地方法院在分析对于该领域的一般技术人员而言将Asano专利与电子踏板装置元件的结合是否为显而易见时，运用了CAFC的“教导-启示-动机”标准。根据该标

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