潘庆光与蔡志明专利侵权纠纷案

广 东 省 高 级 人 民 法 院
民 事 判 决 书

(2005)粤高法民三终字第289号

上诉人（原审被告）潘庆光，男，1960年8月11日出生，系潮安县浮洋镇庆光珠绣品贸易部、潮安县浮洋镇宝光珠片厂业主，住所地：广东省潮州市潮安县浮洋区潘吴乡潮汕公路路段。
委托代理人李潮瑞，男，汉族，1959年11月1日出生，身份证号440106195911141831。
上诉人（原审原告）蔡志明，男，1966年3月31日出生，系汕头市澄海区志成珠绣厂业主，住所地：广东省汕头市澄海区凤翔街道港口二条巷。
委托代理人林希南，汕头新星专利事务所专利代理人。
委托代理人林德纬，广东法制盛邦律师事务所律师。
上诉人潘庆光因与上诉人蔡志明专利侵权纠纷一案，双方均不服广东省广州市中级人民法院(2005)穗中法民三知初字第92号民事判决，向本院提起上诉，本院受理后依法组成合议庭进行了审理，现已审理终结。
原审法院经审理查明：原告蔡志明是汕头市澄海区志成珠绣厂业主，生产多种珠片产品。其于2003年9月9日向国家知识产权局申请了名称为“一种装饰用的成串亮珠片机织带”实用新型专利，2004年1O月l3日获得授权，专利号为ZL03209357.8。
被告潘庆光系个体工商户，其经营的潮安县浮洋镇庆光珠绣品贸易部在2001年4月1O日领取了营业执照，经营范围是批发、零售：珠绣工艺品。被告潘庆光经营的潮安县浮洋镇宝光珠片厂在2004年7月1日领取了营业执照，经营范围是加工、制造：珠片、珠绣品。
原告的实用新型专利权利要求书上记载该专利的必要技术特征是：一种装饰用的成串亮珠片机织带，包括若干亮珠片及若干根固定亮珠片的纱线，纱线中至少有一根是穿过每一亮珠片中心孔的穿线，所有亮珠片趋大致相同的间距并呈鱼鳞状排列成一串，其特征是纱线中至少有一根是垫在亮珠片背面的垫线，纱线中至少有二根是从不同方向缠绕在穿线和垫线的绕线，以固定亮珠片的位置和状态。
2004年12月25日原告在广东省潮安县浮洋镇潘吴珠品市场斜对面潘庆光经营的挂有“宝光珠片”字样的门店购买了被告生产、销售的被控侵权的成串珠片带6M平片带200卷，片卡一份，并从该门店当场取得单据一张，并申请广东省汕头市澄海区公证处对上述行为进行了公证。被告生产和销售的被控侵权产品结构特征与原告的专利产品完全一致，落入原告专利的保护范围，被告对于这一点在法庭上也予以承认。
原告起诉请求被告停止许诺销售与出口行为，但原告未能举证证明被告实施上述行为。
原告购买被控侵权产品的费用为3630元。原告主张的律师费、差旅费、公证费、土地担保评估费等费用，没有向原审法院提交相关单据予以证明。
双方于2005年4月25日开庭审理时，均认可生产被控侵权产品的专用机器每台的利润大约为15元。双方确认时间段为本案专利授权公告之日起禁令执行之日止约180天，双方未排除法定节假日。
另：原审法院曾依原告申请于2004年12月作出(2004)穗中法民三禁字第6号裁定，内容如下：1、被申请人潘庆光立即停止生产、销售涉嫌侵犯申请人专利号为ZL03209357.8实用新型专利的行为；2、查封被申请人潘庆光生产涉嫌侵权产品的专用机械；3、查封被申请人潘庆光涉嫌侵权产品珠片带产品及半成品；4、封存被申请人潘庆光涉嫌侵权产品的生产、销售记录。2005年4月15日中午法院强制执行了上述裁定部分内容，查封了被告生产被控侵权产品的专用机器69台。
被告于答辩期内曾向原审法院提出中止诉讼的请求，经过原审法院审查，根据最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第九条第一款第三项的规定，本案无需中止审理。
原审法院认为，原告蔡志明为名称为“一种装饰用的成串亮珠片机织带”实用新型专利权权利人，被告主张该专利无效应向专利复审委员会提出申请，在撤销该专利的裁决书最终生效之前，该专利属于有效状态，依法受法律的保护，除法律另有规定以外，任何单位和个人未经专利权人许可，不得为生产经营目的制造、使用、销售其专利产品。
被告称其制造、销售的被控侵权产品系使用“已有技术”或“自由公知技术”，被告又称其在专利申请日之前已经制造出与原告专利相同的产品。为此，被告提交了申请日之前的印刷品上的图片，图片上印有成卷的珠片带；此外，被告还向原审法院提交了一系列证人证言或者公证、见证过的证人证言；用以证明原告专利在其申请日之前已经公开。另外，为证明在原告专利申请日以前被告已生产出相同产品，被告还提交了相关鞋制造商的书面证明及其销售给该鞋制造商在原告专利申请日之前生产的鞋，该鞋上使用有与原告专利一样的珠片带。法院对于已有技术抗辩的适用应当采用积极谨慎的态度以平衡专利权人和公众的利益。对于被告的已有技术抗辩在证明要求上，被告必须证明与本案实用新型专利相同的已有技术作为一个完整的技术方案在申请日之前曾经在国内外公开出版物上公开发表过或者在国内已经公开使用过或者通过其他方式为公众所知。被告提交的图片上的片卷不能展示珠片带产品的技术特征的全貌；被告提交的其他证据多为言辞证据或者言辞证据的书面化，被告未能完成上述证明要求从而充分支持其在本案中的主张，原审法院对被告的主张难以采纳。被告所提出的“在专利申请日之前已经制造出与原告专利相同的产品”有先用权抗辩之意，先用权抗辩指“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的”不视为侵犯专利权。但被告对于在专利申请日前已经制造相同产品，未能充分举证证明，其所提交的鞋及新基榕公司出具的书面声明不足以证明被告在原告专利申请日之前已经制造出与原告专利相同的产品。故对于被告在本案中所提出的所有不侵权抗辩意见，原审法院均难以采纳。
赔偿数额方面。双方一致同意本案被告方获利为每台机器约15元，被告有69台机器，侵权时间段约为180天，被告获利共约186300元。关于原告因本案而支出的合理费用，除购买侵权产品的支出3630元有单据外，其他费用原告均未出示相关单据，原审法院将根据实际情况在判决中酌情予以考虑原告为制止侵权所支出的费用。
原告起诉请求的责令被告立即停止生产、销售、许诺销售、出口侵犯原告ZL03209357.8实用新型专利产品；责令被告销毁库存的侵权产品和生产专用工具均属于停止侵权的范畴。但原告并未举证证明被告有实施许诺销售及出口行为，原审法院对此亦不予认定。原告起诉请求的要求被告收回市面上流通的侵权产品，鉴于本案已将被告的获利作为赔偿考量的主要依据，本案侵权产品不涉及给公众造成危害，且原告就市面上流通的被控侵权产品给其造成的损失已获得救济，原审法院不再判令被告收回市面上流通的侵权产品。依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条第一款第(一)项、(七)项及第二款、2001年7月1日实施的《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十六条第一款、第六十条、最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十条第一款、第二十二条的规定，判决如下：一、被告潘庆光立即停止侵犯原告蔡志明专利号为 ZL03209357.8“一种装饰用的成串亮珠片机织带”实用新型专利权。二、本判决生效之日起1O日内，被告潘庆光赔偿因其侵权行为给原告蔡志明造成的经济损失及原告蔡志明为制止侵权所支出的合理开支共计人民币20万元。三、驳回原告蔡志明的其他诉讼请求。本案诉讼费人民币7010元，由原告蔡志明承担1168元，被告潘庆光承担5842元，诉前禁令的费用人民币1000元，由被告潘庆光承担。本案诉讼费及诉前禁令费用已由原告蔡志明预交，原审法院不作退回，由被告潘庆光于本判决生效之日起1O日内迳付原告蔡志明。
潘庆光不服该判决，向本院提起上诉称：一、蔡志明实用新型专利申请日之前，已有使用相同方法的同类产品珠片带在国内外公开生产销售。蔡志明该实用新型专利权无效。潘庆光利用“已有技术”及“自由公知技术”生产、销售珠片带的行为不构成侵权。二、蔡志明实用新型专利申请日之前，潘庆光已经使用与专利相同方法制造产品珠片带，且仅在原有范围内继续制造，潘庆光的行为不构成侵权。在书证、物证、证人证言均证明蔡志明实用新型专利权在申请日之前已是公知技术的情况下，一审法院仍然支持蔡志明的诉讼请求，显然错误。请求二审法院撤销一审判决，驳回蔡志明的诉讼请求。
蔡志明不服该判决，向本院提起上诉称：原审法院没有将蔡志明原审请求事项第二项请求中的“责令被告销毁库存的侵权产品和生产专用工具”的内容体现在判决内容中，但在判决书第15页第13-15行中又认为“原告起诉请求的责令被告立即停止生产、销售、许诺销售、出口侵犯原告ZL03209357.8实用新型专利产品；责令被告销毁库存的侵权产品和生产专用工具均属于停止侵权的范畴。”使判决销毁库存的侵权产品和生产专用工具的问题变得模糊不清，究竟原审法院有没有判令被告销毁库存的侵权产品和生产专用工具？这样的判决内容无法履行及执行。请求二审法院在维持原审判决内容的基础上，将判令潘庆光的库存侵权产品和生产专用工具在人民法院的监督下进行销毁的内容明确反映到判决内容中。
本院经审理查明，原审判决认定的事实属实。
另查明：蔡志明实用新型专利权利要求书上记载该专利的必要技术特征是：一种装饰用的成串亮珠片机织带，包括若干亮珠片及若干根固定亮珠片的纱线，纱线中至少有一根是穿过每一亮珠片中心孔的穿线，所有亮珠片趋大致相同的间距并呈鱼鳞状排列成一串，其特征是纱线中至少有一根是垫在亮珠片背面的垫线，纱线中至少有二根是从不同方向缠绕在穿线和垫线的绕线，以固定亮珠片的位置和状态。潘庆光生产、销售的被控侵权产品结构特征与蔡志明实用新型专利的必要技术特征完全一致，落入了蔡志明实用新型专利的保护范围。
又查明：潘庆光于一审答辩期内曾向原审法院提出中止诉讼的请求，原审法院经过审查，认为无需中止审理。2005年10月12日，潘庆光又向本院提交《中止审理申请书》称其在一审答辩期内已经向国家知识产权局专利复审委员会请求宣告该专利无效，国家知识产权局专利复审委员会正在审理中（案件编号W56594），并于2005年8月11日进行口头审理，随后将会做出宣告该专利权无效的复审决定，请求本院中止诉讼。2005年10月25日，国家知识产权局专利复审委员会做出第7589号无效宣告请求审查决定书，维持专利权有效。随后，2005年10月31日，潘庆光再次向本院提交了一份《中止审理申请书》以及一份韩国的实用新型专利、一份国家知识产权局专利检索咨询中心出具的检索报告，称其已经再次向国家知识产权局专利复审委员会提出宣告专利无效请求，国家知识产权局专利复审委员会正在审理中（案件编号W507234），请求本院中止诉讼。对于潘庆光提交的韩国的实用新型专利以及国家知识产权局专利检索咨询中心出具的检索报告，蔡志明以这些材料已经过了举证期限为由不予质证。
还查明：蔡志明于2004年12月30日向广东省广州市中级人民法院起诉，请求法院： 1、责令被告立即停止生产、销售、许诺销售、出口侵犯原告ZL03209357.8实用新型专利产品。2、责令被告销毁库存的侵权产品和生产专用工具，并收回市面上流通的侵权产品。3、责令被告赔偿因其侵权行为给原告造成的经济损失3O万元。4、本案的诉讼费由被告承担。
本院认为：一、关于本案是否需要中止诉讼问题。本院认为，潘庆光于一审答辩期内曾向原审法院提出中止诉讼的请求，原审法院经过审查，认为无需中止审理。2005年10月12日，潘庆光又向本院提交《中止审理申请书》称国家知识产权局专利复审委员会于2005年8月11日已对该无效宣告申请进行口头审理，随后将会做出宣告该专利权无效的复审决定，请求本院中止对本案的诉讼。2005年10月25日，国家知识产权局专利复审委员会做出第7589号无效宣告请求审查决定书，维持专利权有效。潘庆光在国家知识产权局专利复审委员会做出维持专利权有效的决定后，随后又于2005年10月31日提交第二次申请宣告专利无效的材料请求本院中止诉讼。潘庆光第二次申请宣告专利无效的主要证据是韩国实用新型专利对比文件。因该对比文件早已存在，并不是在诉讼中才产生的证据，蔡志明对该证据又不予质证，而且潘庆光的该中止诉讼申请不是在一审答辩期内提出，不符合最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十条的规定，而且国家知识产权局专利复审委员会刚就本案专利是否有效的问题做出了决定，维持本案专利有效，考虑上述情形，本案不中止诉讼。二、关于潘庆光的上诉请求及理由。潘庆光上诉称其一审提交的证据足以证明蔡志明实用新型专利申请日之前，已有使用相同方法的同类产品珠片带在国内外公开生产销售，蔡志明该实用新型专利权无效，其利用“已有技术”及“自由公知技术”生产、销售珠片带的行为不构成侵权。本院认为，潘庆光一审提交的这些证据，并不足以证明蔡志明实用新型专利申请日之前，已有使用相同方法的同类产品珠片带在国内外公开生产销售，国家知识产权局专利复审委员会于2005年10月25日做出的第7589号无效宣告请求审查决定书，维持专利权有效，进一步证明了蔡志明实用新型专利的稳定性。至于潘庆光上诉所称其具有先用权的抗辩，因其一审提供的证据不足以证明其在蔡志明实用新型专利申请日之前，已经使用与专利相同方法制造产品珠片带，因此，该上诉理由不成立。潘庆光未经专利权人蔡志明的许可，生产、销售与蔡志明实用新型专利的必要技术特征完全一致的被控侵权产品，侵犯了蔡志明实用新型专利权，应当依法承担相应的法律责任。三、关于蔡志明的上诉请求及理由。蔡志明上诉请求本院在维持原审判决内容的基础上，将判令潘庆光的库存侵权产品和生产专用工具在人民法院的监督下进行销毁的内容明确反映到判决内容中。本院认为，原审法院已经判令潘庆光停止侵权并赔偿蔡志明经济损失及为制止侵权所支付的合理费用20万元，并在本院认为部分已经明确“责令被告销毁库存的侵权产品和生产专用工具均属于停止侵权的范畴” ，因此本院不必另外再加判销毁库存侵权产品及生产专用工具。而且从本案现有材料看没有发现潘庆光处仍有库存侵权产品，而生产专用工具因仍然具有经济利用价值，双方也可在执行中通过协商转让以继续发挥其使用价值。因此，蔡志明该上诉理由不成立，本院不予支持。
综上，两上诉人的各上诉理由均不成立，本院应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，判决结果恰当。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费7010元，由两上诉人潘庆光、蔡志明分别承担3505元，本院已经预收14020元，多收部分，分别退回两上诉人3505元。
本判决为终审判决。

审　判　长　欧修平
代理审判员　高 静
代理审判员　黄伟明

二○○六年二月二十一日

书　记　员　肖海棠
书　记　员　林恒春