关于“特征组合式修改”超范围判断方法的探讨

　　摘要：在专利审批过程中，修改超范围的判断一直是业界人士争议和讨论较多的话题，而“特征组合式修改”的超范围判断更是近年来讨论的热点。从超范围的立法宗旨出发，结合具体案例分析，提出适合判断该类修改是否超范围的方法——整体新颖性判断法，供审查实践和申请文件修改时参考。

　　关键词：特征组合 超范围 整体新颖性

　　一、引言在专利审批过程中，申请文件的修改是非常常见的，并且修改的情形多种多样。对于修改超范围的判断，我国在总体原则上给出了指导性的规定，即在专利法第33条中规定“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围”，在《专利审查指南》第二部分第八章第5.2.1.1节中规定“原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容[1]”。然而，对于其中“直接地、毫无疑义地确定的内容”，《专利审查指南》中没有给出详细的解释，更没有针对不同的修改情形给出具体的判断方法。

　　对于特征的增加、删除、上下位限定等修改方式，超范围的判断相对比较容易，欧专局针对这些修改情形提出了不同的判断方法，我国专利审查部门在实质审查操作过程中也参考性地引入了一些针对性的判断方法，例如“直接新颖性判断法”适用于增加特征或信息的修改，“间接新颖性判断法”适用于上位化修改和特征删除的修改等。然而对于“特征组合式修改”，由于其中并不涉及技术特征的明显改变，只是将原始申请文件中的技术特征进行重新组合，得到一个原权利要求书和说明书中未明确记载过的技术方案，因此这种修改是否会导致超范围目前存在很多争议，相关的审查规定中也尚未系统地提出针对性的判断方法。

　　本文对“特征组合式修改”的超范围问题进行深入分析，提出了适于判断“特征组合式修改”是否超范围的方法——整体新颖性判断法，希望能起到抛砖引玉的作用，为我国审查实践中对“特征组合式修改”超范围的判断提供参考。

　　二、专利法第33条的立法宗旨国家知识产权局条法司编写的《新专利法详解》在解读专利法第33条时，从立法的角度对该法条中规定“可以对专利申请文件进行修改”，同时又规定“修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”进行了如下说明：

　　之所以规定可以对申请文件进行修改，是因为在撰写申请文件过程中，难免存在用词不够不严谨或者代写论文表达不够准确等缺陷，对这类缺陷如果不加以修改，就可能影响专利权保护范围的确切性，影响公众对专利信息的利用，从而因不符合专利法及其实施细则的有关规定而不能被授予专利权。

　　之所以规定修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，是因为我国专利制度采用的是先申请原则，如果允许申请人对申请文件的修改超出原始提交的说明书和权利要求书记载的范围，就会违背先申请原则，造成对其他申请人来说不公平的后果[2].可见，关于修改超范围的规定的根本出发点在于平衡申请人和第三方（公众）之间的利益关系。

　　三、案例介绍

　　（一）欧专局的两个判例

　　1.T0201/83原始记载的内容：“一种铅合金，含有1-80ppm镁和少量钙， 其特征在于合金中的钙含量是100-900ppm”。“实施例中第8号熔融物含有690ppm钙、20ppm镁和0.39％锡”。“为了阻止钙的消耗，用镁的消耗代替了钙的消耗，但镁含量的增加会导致防腐蚀性能的快速下降，镁含量和该含量之间并不存在任何比例关系，镁的消耗量也不大……不需要化学计量的镁， 相当少量的镁就足够了。”

　　修改后的权利要求：“一种铅合金，含有1-80ppm镁和少量钙， 其特征在于合金中的钙含量是690-900ppm.”申诉委员会认可了这种修改，其判决要点在于：假定本领域技术人员能够容易地认识到， 在确定发明实施方案的整体效果时， 具体实施例中公开的特定数值与实施例中的其他特征并非以唯一方式和显著的程度密切相关， 那么基于该数值修改混合物例如合金权利要求中的浓度范围是允许的。新的数值范围可以从原始申请文件中得出。

　　具体到本案当中，原申请文件中记载了镁和钙的含量应当满足的一个较宽范围，即镁含量为1-80ppm，钙含量为100-900ppm，同时在实施例和对比实施例中镁的含量在20-580ppm之间变化，钙的含量在680-710ppm之间变化。实施例中的数据以及说明书的概述部分都表明镁的存在可以阻止钙的损耗，但是二者之间的量并不存在任何比例关系，即使是百分含量非常低的镁也能够阻止钙的消耗。也就是说， 可以用不同量的镁实现对钙的保护， 只是由于镁含量的增加会导致防腐蚀性能的快速下降，所以申请人相应地将镁含量也限定在一定的范围内，但是本领域人员显然能够自由选择钙的含量，不受实施例中所述的、与钙含量结合的特定镁含量的约束。

　　申诉委员会在判决中指出：该上诉案中修改后的权利要求只含有相互独立的特征以及下限与整体的其余部分的组合，本领域技术人员可以认识到它们已经被公开或者隐含公开。即使包含新的性质，也不能把该修改认为是新的选择。相反，该修改似乎并不妨碍在新的含量信息基础上在其余区域作进一步选择，因此该修改符合欧洲专利公约第123条第（2）项的规定。

　　2.T0023/02原权利要求1包含特征“无机细粉的平均粒径为1～4μm且表观比重为0.2～0.5g/cm3”，实施例1～3、6和7中使用了二氧化硅粉末，其平均粒径为2.7μm，表观比重为0.33g/cm3.申请人将权利要求1中无机粉末的平均粒径修改成1～2.7μm.

　　申述委员会认为该修改不符合条约第123（2）的规定，理由是：实施例中使用了相同的二氧化硅粉末，其平均粒径为2.7μm， 表观比重为0.33g/cm3，这意味着在这些实施例中公开的平均粒径2.7μm总是与表观比重0.33g/cm3以及特定类型的无机细粉（二氧化硅）相关联；在原始申请的描述中没有能够得出颗粒平均粒径2.7μm的结论的证据，例如， 没有给出表观比重不是0.33g/cm3或者所使用的无机细粉不是二氧化硅粉末但平均粒径为2.7μm的其它实施例，在说明书中也没有可以从这些实施例的具体数值可以合法概括的一般性描述。

　　（二）一个复审决定的案例（第12303号复审决定）

　　原权利要求1记载了：“1、一种通过使芳族羧酸与氨在质子惰性溶剂中反应制备芳族羧酸的铵盐的方法，该方法包括……。”

　　原说明书记载了：可使用的芳族羧酸包括具有至少一个苯环和与该苯环直接键接或经由C1-C4亚烷基链键接的羧基的那些。苯环和亚烷基链可以是未取代的或被1-3个选自C1-C4烷基、羟基、C1-C4烷氧基、卤素和硝基的取代基（下面简称为“一系列取代基”）取代。本发明方法特别适于转化苯甲酸。

　　修改后的权利要求1中将芳族羧酸限定为可以是未取代的或者在苯环上被上述一系列取代基取代的苯甲酸。

　　实审员认为说明书中仅记载了具有一个苯环和直接与苯环键接的羧基的芳族羧酸的苯环可以未取代或被上述一系列取代基取代，并没有记载苯甲酸在苯环上也可以被上述一系列取代基取代，因此该修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，并且最终以不符合专利法第33条的规定驳回了该申请。

　　申请人对该驳回决定不服，向复审委提出了复审请求，没有修改申请文件。在复审决定中，合议组认为，本申请原说明书中明确记载了苯甲酸是芳族羧酸中的具体一种，甚至是请求人在撰写申请文件时认为优选的、主要关注的方向；还明确记载了芳族羧酸可以是包括至少一个苯环和与该苯环直接键接的羧基的那些，且所述苯环可以是未取代的，也可以被上述一系列取代基所取代；本领域技术人员无疑可以确定的是，苯甲酸中的苯环同样可以是未取代的或者被进一步取代，当其被取代时，上述一系列取代基必然适用于取代具体的苯甲酸中的苯环，因此，该修改符合专利法第33条的规定。

　　（三）一个实审案例

　　权利要求1：一种利用超声波强化提取龙眼果皮黄色素的方法，其步骤如下：（1）原料预处理……（2）按一定液/固比，加入适量的浸提剂进行超声提取……。

　　权利要求2引用权利要求1，对浸提剂进行了限定。

　　权利要求4引用权利要求1，对超声波功率、占空比、温度、液：固比、果皮粉碎细度、提取时间、烘干温度同时进行了限定。

　　申请人将权利要求2的全部附加技术特征和权利要求4的其中一个附加技术特征 “液：固比为2∶1—50∶1（v/w，体积/重量）”加入权利要求1，形成新的权利要求1.

　　对于该案例中将申请文件中不同技术方案的技术特征重新组合得到的新技术方案是否超范围的问题，国家知识产权局专利审查业务指导委员会给出的倾向意见为：如果本领域技术人员根据说明书的内容认定权利要求4中的各个特征如液固比、果皮粉碎细度、超声波功率、占空比、温度和提取时间等之间是固定的配合关系，即权利要求4中的技术特征“液：固比为2∶1—50∶1（v/w，体积/重量）”与该权利要求中的其他技术特征之间的关联是固定的，则对于组合后的权利要求1的技术方案而言，虽然其全部技术特征均在原说明书和权利要求书中有记载，但认为其技术方案在原说明书和权利要求书中没有记载，而且也不能从原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图直接地、毫无疑义地确定，因此组合后的权利要求1修改超范围；除非本领域技术人员根据说明书的内容可以认定权利要求4中的技术特征“液：固比为2∶1—50∶1（v/w，体积/重量）”不仅适用于与该权利要求中的其他技术特征的组合，而且也适用于本发明所述方法的其他方案，在这种情况下，可以认为组合后的权利要求1修改不超范围。

　　四、“整体新颖性判断法”的提出本文介绍的几个案例均属于“特征组合式修改”，但是否超范围的结论却各不相同。显然，“特征组合式修改”是否超范围不能一概而论。

　　虽然欧专局的两个判例均涉及“数值范围”的修改，但是“数值范围”不应当被作为一种特殊的技术特征，对其修改超范围的判断准则也不应当特殊化。上述欧专局判例T 0201/83中进行了详细的分析和说理，从中不难体会到，欧专局申述委员会之所以作出撤销驳回的判决，并不是因为其中的修改是针对数值范围的修改，而是充分考虑了申请人和第三方（公众）之间的利益平衡；判决中甚至认为即使组合后的方案“包含新的性质， 也不能把该修改认为是新的选择”，因为“该修改似乎并不妨碍在新的含量信息基础上在其余区域作进一步选择”。可见，欧专局申述委员会的判决充分考虑了申请内容所给出的信息、申请人的贡献以及修改后对第三方（公众）利益的影响，这与我国修改超范围的立法宗旨是吻合的，其分析思路值得我们借鉴。

　　《专利审查指南》第二部分第八章第5.2.3.2节规定了如下的“特征组合式修改”不允许：“将原申请文件中的几个分离的特征，改变成一种新的组合，而原申请文件没有明确提及这些分离的特征彼此间的关联[3]”。应当如何理解这种“关联”呢？笔者认为，可以将其理解为“原申请文件是否给出了将这些分离的特征进行组合的启示”。例如，欧专局判例T0201/83中原始申请文件中记载了铅合金和大范围的100-900ppm钙及1-80ppm镁之间的组合，那么本领域技术人员能够理解，铅合金与相对小范围的690-900ppm钙及1-80ppm镁也可以进行组合；第12303号复审决定中原申请文件记载了芳族羧酸可以是包括至少一个苯环和与该苯环直接键接的羧基的那些，并且苯环可以未被取代或被1－3个选自C1-C4烷基、羟基、C1-C4烷氧基、卤素和硝基的取代基取代，而苯甲酸是优选的具体一种芳族羧酸，那么本领域技术人员能够理解，实施例中苯甲酸中的苯环必然也可以未被取代或被上述一系列取代基取代。

　　然而，当某些特征之间存在一一对应、不可分割的关联性时，则重新组合的技术方案不能破坏这种特定的关联。欧专局判例T0201/83中 “实施例中的数据以及说明书的概述部分都表明镁的存在可以阻止钙的损耗，但是二者之间的量并不存在任何比例关系”，这说明镁含量和钙含量是两个相互独立的特征，因此二者之间可以在原数值范围内进行任意的组合。欧专局判例T0023/02中“实施例中公开的平均粒径2.7μm总是与表观比重0.33g/cm3相关联， 与特定类型的无机细粉（二氧化硅）相关联”，这说明平均粒径、表观比重以及无机细粉类型这三个特征之间具有一一对应、不可分割的配合关系，因此修改时就不得改变这种特定的组合关系。国家知识产权局专利审查业务指导委员会对上述实审案例的分析中也反复强调要考虑各特征之间是否存在固定的关联或固定的配合关系。

　　有观点认为，如果申请人在修改申请文件时将不同技术特征的不同层次范围进行重新组合，可能会形成一个介于原始权利要求技术方案和具体实施方案之间的中间范围，从而导致产生选择发明。根据《专利审查指南》第二部分第四章第4.3节的规定可知：在进行选择发明创造性的判断时，选择所带来的预料不到的技术效果是考虑的主要因素[4].因此，在进行“特征组合式修改”时，如果本领域技术人员根据现有技术以及原申请文件中记载的信息能够预见重新组合形成的技术方案的技术效果，则不会形成选择性发明，也就不应当以该理由否定这种修改的可行性。

　　基于以上的分析，笔者提出了“特征组合式修改”是否超范围的判断方法——整体新颖性判断法。具体来说，可以从以下三个方面进行考虑：1.原申请文件整体上是否有将相关特征（包括重新组合的特征或特征的上位概括）进行组合的启示或教导；2.重新组合的特征之间及与其他技术特征是否具有一一对应、不可分割的关联，即某些特征之间是否需要保持特定的配合关系；3.根据现有技术和原始申请文件，是否能够预见到组合形成的技术方案的技术效果。

　　当原申请中给出了相关特征之间可以进行组合的启示，且这种组合没有改变某些特征之间的特定组合，本领域技术人员根据现有技术和原申请能够预见到组合后的技术效果时，那么从发明的整体来看，修改后的技术方案相对于原申请文件并没有构成一个新的发明，这种“特征组合式修改”是不超范围的。反之，如果重新组合的某些特征之间的关联性不同于原申请，或者例如所属领域的可预见性较低，重新组合的特征数量过多，以致本领域的技术人员根据现有技术和原始申请文件难以预见到组合形成的技术方案的技术效果，即修改后的技术方案相对于原申请文件可能会构成一个新的发明，则这种修改是超范围的。

　　五、“整体新颖性判断法”的合理性分析

　　在目前的审查实践中判断修改是否超范围时，由于对《专利审查指南》中“直接地、毫无疑义地确定”的尺度难以把握，审查员和代理人之间常常有判断不一致的情形。本文所提出的“整体新颖性判断法”，可操作性强，便于审查员和代理人的实际运用。并且，该判断方法是从申请文件的整体发明层面上去考虑超范围的问题，与专利法第33条的立法宗旨更为吻合。从下面的分析可以进一步看出，采用本文所提出的“整体新颖性判断法”来判断“特征组合式修改”是否超范围是合理的。

　　从申请人的实际贡献来看，本文提出的整体新颖性判断法能够给出更为合理的结论。当原始申请文件中已经表明了相关特征（包括重新组合的特征或其上位概念）之间的关联，甚至在实施例中给出了某些下位的技术特征组合时的技术效果，这说明申请人虽然没有在申请文件中明确记载由这些分离的技术特征组合形成的技术方案，但是已经意识到这种组合的可能性以及相应带来的技术效果，也就是说申请人对于该特征组合形成的技术方案作出了相应的贡献。申请人在初期撰写申请文件中的过程中，由于无法预知审查过程中审查员的具体审查意见以及预先确定将来可能的修改方式，所以通常难以在原始申请文件中非常全面地记载不同技术特征的不同层次的范围的所有组合形式。如果简单地认定只要重新组合的技术方案在原申请文件中没有明确记载，这种修改就超范围，那么在很多情况下，如果原始权利要求书中记载的较宽泛的范围不能够被授权的话，申请人通常就只能够退回到实施例，这对申请人来说是不公平的。

　　当然，如果特征组合后形成的技术方案改变了某些特征之间的关联性，或者这种组合带来了意想不到的技术效果，而申请人在申请日时未意识到这种组合的效果，从而在原始申请文件中未记载或给出产生这种效果的启示，这说明申请人没有对该特征组合形成的技术方案作出真正的贡献，申请人就不应当享有由该特征组合形成的技术方案带来的权利，相应的修改不能被允许。

　　从专利权可能的后续影响来看，本文提出的整体新颖性判断法不会导致公众利益的受损。首先，对于在后的专利申请人，按照本文提出的判断方法，如果“特征组合式修改”形成的技术方案相对于原始申请文件不超范围，就说明该特征组合形成的技术方案相对于原始申请文件不具备新颖性或创造性，那么，无论是否对该申请进行修改，在后申请人都不可能仅仅根据特征组合形成的技术方案获取专利权。其次，对于可能实施商业行为的公众来说，专利申请一旦被公布，专利法第13条就已经明确赋予了申请人临时保护的权利，此时所依据的保护范围就是原始的权利要求，公众在实施其商业行为时就必然要考虑可能存在的侵权风险，由于重新组合后的保护范围通常要小于原权利要求的保护范围，那么只要公众能够避免对原始权利要求的侵权，自然也就能够避免修改后授权专利的侵权。

　　六、结论

　　本文从修改超范围的立法宗旨出发，结合具体案例分析，提出了适合判断“特征组合式修改”是否超范围的方法——整体新颖性判断法，并相应分析了该判断方法的合理性。该判断方法的可操作性强，且更恰当地体现了专利法第33条的立法宗旨和《专利审查指南》中“直接地、毫无疑义地确定”的指导思想。对于修改是否超范围的判断，不应当仅仅局限于从字面含义上对技术方案进行同一性分析，还应当从专利法的立法宗旨出发，综合考虑申请文件和现有技术，以及专利权可能带来的后续影响，全面平衡和分析，从而得出更为合理和公平的结论。

　　参考文献：

　　【1】国家知识产权局。专利审查指南【M】。北京：知识产权出版社，2010：243.

　　【2】国家知识产权局条法司。新专利法详解【M】。北京：知识产权出版社，2001：227-229.

　　【3】国家知识产权局。专利审查指【M】。北京：知识产权出版社，2010：251.

　　【4】国家知识产权局。专利审查指南【M】。北京：知识产权出版社，2010：177.